РЕШЕНИЕ
№ 294
гр. София, 26.02.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-3, в публично заседание на
двадесет и девети януари през две хиляди двадесет и четвърта година в
следния състав:
Председател:Венета Цветкова
при участието на секретаря Р. Люб. Аврамова
като разгледа докладваното от Венета Цветкова Търговско дело №
20231100901655 по описа за 2023 година
Ищецът „Ф.Ф.“ ЕООД, ЕИК: ******* твърди, че е притежател на регистрирА.
комбинирА. европейска търговска марка рег. № ******* - „YOUR КЕТО DIET”, заявена на
12.04.2019г. и регистрирА. на 25.09.2019г., регистрирА. за множество стоки и услуги в
класове 35, 43 и 44 на Международната класификация на стоките и услугите. Твърди да
използва марката за означаване на предлаганите от него услуги - рекламиране и рекламни
услуги; онлайн реклама в компютьрна мрежа; рекламни услуги, предоставяни чрез интернет;
предоставяне на персонализирани услуги за планиране на хранителен режим чрез уебсайт;
диетични консултации; изготвяне и предоставяне на програми за отслабване; консултации с
диетолог.
Твърди, че ответникът "Е.Д.М.С." ООД, ЕИК: *******, който предлага идентични
услуги използва за обозначаването им сходен на регистрирА.та марка знак в поддържан от
ответника и употребяван за рекламирането и предлагането им сайт уебсайт
https:/*********** и свързано мобилно приложение, на територията на ЕС, с което счита, че
е допуснато нарушение на правата на маркопритежателя по чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗМГО, считано
от дата 12.01.2021г. В тази връзка твърди, че управител на ответното дружество е лице, с
което ищецът е бил в трудови правоотношения, след прекратяване на които служителката е
имала задължението да не извършва конкурентна дейност, а ищецът не е давал съгласие за
ползване на марката му. Счита, че е налице сходство между марката на ищеца и използвания
от ответника знак, като сравнение на знаците в цялост и високата степен на визуално
сходство биха могли да объркат потребителите, които да свържат знака с марката.
Уточнява, че марката е ползвА. от ответника на територията на ЕС, като за известен
период от време, достъпът до сайта за потребители от България е бил ограничен.
Претендира да е претърпял вреди, изразяващи се в неполучено лицензионно
възнаграждение. Претендира присъждане и на законна лихва от датата на исковата молба и
разноски.
1
Ответникът оспорва исковете. Твърди, че към настоящия момент посоченият в
исковата молба сайт не функционира, но същият не функционира още от 2021 година,
поради осъществени хакерски атаки. Счита и че не е налице идентичност между
предлаганите от страните услуги, вкл. има разлика между предлаганите от ответника и
услугите в клас 43.
Оспорва и наличието на висока степен на сходство между знаците, както във
визуално и фонетично отношение, така и намира семантичното им значение за различно.
Поради това отчита да липсва вероятността за объркване на потребителите, тъй като
засегнатият кръг от лица е с повишена степен на внимание, а са налице разлики в
сравняваните знаци, предлаганите услуги и кА.ли за разпространение.
Моли за отхвърляне на исковете и присъждане на разноски.
При така заявените от ищеца обстоятелства съдът намира, че е сезиран с обективно
кумулативно съединени искове с правна квалификация, както следва:
1. Установителен иск с правно основание чл. 116, ал.1, т.1 ЗМГО, вр. чл. 113, ал. 1, вр.
чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗМГО и чл. 17 от Регламент /ЕС/ 2017/1001- за установяване факта на
извършено на територията на ЕС в периода от 12.01.2021 година от ответника
нарушение на правото на ищеца върху регистрирА.та комбинирА. търговска марка на
ЕС “YOUR KETO DIET”, с peг. № *******, изразяващо се в предлагане, обозначаване
и рекламиране от стрА. на ответника на предлаганите от него, идентични с тези на
ищеца услуги от клас 35, 43 и 44 и по-специално – предлагане на специфичен вид
диета /хранителен режим/ на потребителите, обозначени със сходен с регистрирА.та
марка на ищеца знак в сайта на ответника https:/***********/ и чрез мобилно
приложение;
2. На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗМГО, вр. чл. 17 от Регламент /ЕС/ 2017/1001 -
осъдителен иск за сумата от 100 лева – за претърпени от нарушението имуществени
вреди под формата на пропуснати ползи от неполучаване на лицензионно
възнаграждение в периода 21.10.2021 година – датата на предявяване на иска;
3. На основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, вр. чл. 17 от Регламент /ЕС/ 2017/1001 –
осъдителен иск за осъждане на ответника да преустанови нарушенията, описани по-
горе,
В тежест на ищеца е да докаже твърденията си, че: 1) е притежател на правата върху
посочената в исковата молба марка и нейния обхват; 2) че правото му е нарушено от
ответника, който е използвал марките в търговската си дейност - чрез използване на
идентичен или сходен на марките знак за обозначаване на идентични или сходни услуги на
тези, за които са регистрирани марките, съответно - при рекламиране на такива услуги, чрез
използван в търговската му дейност домейн и мобилно приложение; 3) че съществува
вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака
с марката.
Ищецът следва да докаже и претърпени вреди в резултат от нарушението и техния
вид и размер, както и че ответникът продължава да нарушава правата на ищеца във връзка с
регистрираните марки и към момента на даване ход на устните състезания по делото.
Ответникът носи тежест да докаже твърдените от него факти, изключващи правата на
ищеца.
Относно притежанието на марките от ищеца.
Между страните не се спори и съответно съдът приема за доказано, че ищецът към
датата на предявяване на иска и в процесния период е притежател на правата върху марката,
посочена в исковата молба. Това обстоятелства се установяват и от представената справка за
марки от Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост и служебно
извършената справка в регистъра на марките към тази институция, видно от които ищецът
2
към датата на предявяване на иска е притежател на правата върху процесната комбинирА.
марка на ЕС “Your Keto Diet”, съдържаща словен и фигуративен елемент, с peг. № *******,
регистрирА. в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост на 25.09.2019
г., заявена на 12.04.2019 година и със срок на действие до 12.04.2029 година за стоки от
класове 35, 43 и 44 от Класификация от Ница. Посоченото е достатъчно да се приеме, че
ищецът има активна материално-правна легитимация по предявените искове и е
легитимиран по тях за защита от нарушения на правата на маркопритежател
Следователно, установява се, че ищецът притежава правата върху регистрирА.та
търговска марка, като обект на интелектуална собственост, след проведено
административно производство пред пред Служба на ЕС за интелектуална собственост /чл.
111, вр. чл. 10 ЗМГО и чл. 9 от Регламента/, по реда на Регламент /ЕС/ 2017/1001 на
Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския
съюз, който се прилага от всички държави членки считано от 01.10.2017 г. В чл. 111, ал. 2
ЗМГО е предвидено, че марката на ЕС има действие на територията на Република България
и притежателят се ползва с правата по този закон. Ето защо, ищецът се ползва със закрилата
върху притежавА.та от него марка на ЕС и на територията на Република България, считано
от датата на подаване на заявката за регистрация. От друга стрА., според разпоредбата на
чл. 17, § 1 от Регламент (EC) 2017/1001, отношенията възникнали от нарушения на правото
върху марка на ЕС се уреждат от националното законодателство. Следователно, именно
българският/националният/ закон и по-специално - ЗМГО - е приложим при преценката
дали е налице нарушение на притежаваното от ищеца право върху марката на ЕС и правата
на притежателя на марката в тези случаи.
По отношение на установяване факта на извършване на нарушение от стрА. на
ответника на правата на маркопритежателя, чрез действията, описани в исковата молба и в
посочения период от време.
В чл. 13, ал. 1 ЗМГО от 2019 г. е предвидено, че правото върху марка включва
правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица
без негово съгласие да използват в търговската си дейност всеки знак за стоки и/или услуги,
който: 1) е идентичен на марката за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е
регистрирА.; 2) e идентичен или сходен на марката и е използван за стоки или услуги,
идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирА., ако съществува вероятност
за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката;
3) е идентичен или сходен на марката, независимо дали е използван за стоки или услуги,
които са идентични, сходни или не на тези, за които марката е регистрирА., ако марката се
ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на
знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или
известността на марката или би ги увредило. Съгласно чл. 13, ал. 2 ЗМГО използването по
смисъла на чл. 13, ал. 1 ЗМГО, е налице когато е извършено, което и да е от следните
действия: 1) действия по поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки; 2)
действия по предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара,
съхраняването или държането им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на
услуги с този знак; 3) действия по внос или износ на стоките с този знак; 4) действия по
използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от
търговско или фирмено наименование; 5) действия по използване на знака в търговски
книжа и в реклами; 6) действия по използването на знака в сравнителна реклама по начин,
който е в нарушение на чл. 34 от Закона за защита на конкуренцията. Следователно, за да се
приеме, че е налице нарушение на правото на търговска марка от ответника, трябва да бъде
установено, че е налице използване от това лице на знак, като това използване: 1) е без
съгласието на притежателя на марката; 2) е свързано с извършвА. търговска дейност; 3) е по
отношение на стоки или услуги, които това лице предлага в търговската си дейност; 4) може
да засегне основната функция на марката- да обозначава и гарантира на потребителите
3
произхода на стоките или услугите и отличава стоките или услугите, предлагани от едно
лице от тези на друго лице.
Твърдяното нарушение в случая е предлагане, обозначаване и рекламиране на
територията на ЕС от стрА. на ответника на предлаганите от него, идентични с тези на
ищеца услуги от клас 35, 43 и 44 и по-специално – предлагане в периода 12.01.2021 година и
към 05.09.2023 година, включително на специфичен вид диета /хранителен режим/ на
потребителите, обозначени със сходен с регистрирА.та марка на ищеца знак, в и чрез сайта
на ответника https:/***********/ и чрез мобилно приложение, като диетата се предлага като
дигитална услуга /срещу съответно заплащане потребителят получава достъп до диетата
чрез сайта, изпратена като файл или на мобилно приложение/, както и рекламиране на
предоставяните от ответника услуги в посочения сайт чрез използване на сходен на марката
знак.
От представените от ищеца доказателства се установява единствено, че посоченият
по-горе сайт е регистриран и се притежава и управлява от ответното дружество към
07.04.2023 година и 24.04.2023 година, което обстоятелство и не се оспорва от ответника.
Чрез представените доказателства, обаче, при съобразяване правилата за разпределяне на
доказателствената тежест, ищецът не проведе пълно и главно доказване за факта на
ползването от ответника на този сайт/мобилно приложение в исковия период, за извършено
онлайн предлагане на услугата по изготвяне и предоставяне на кето диета на потребители в
стрА.та или на територията на Общността и при осъществяване на търгfвската дейност.
Същото се отнася и за функционалността и реалното използване на свързано със сайта
мобилно приложение, предоставящо възможност за ползване на дигиталната услуга – достъп
до определен вид диетичен/хранителен режим.
Други доказателства за реалното ползване на знака от ответника в търговската му
дейност - в сайт, мобилно приложение или интернет пространството за рекламиране на
предоставяни от него услуги, не са представени. Поради това и въпреки, че не е спорно, че
посоченият сайт е съществувал и евентуално е бил функциониращ в конкретен времеви
момент – на 01.10.2023 година и 24.04.2023 година и на него е предлагА. услуга по
изготвяне на персонализирА. кето диета, чрез въвеждане на набор от лични данни и
специализирА. информация, както и в сайта се изобразява спорния знак, ищецът не доказа
един от елементите на фактическия състав на предявените искове, а именно - ползване от
ответника по смисъла на чл. 13, ал. 1, вр. чл. 13, ал. 2, т. 2 или т. 5 ЗМГО, осъществено при
извършване на търговската му дейност.
Обстоятелството, че един от управителите и съдружник на ответното дружество е бил
служител на трудов договор в период 2019 година – 05.08.2020 година и е поел задължение
за поверителност и забрА. за конкуретна дейност за срок от 5 години, само по себе си не
установява извършване на действия по използване на знака на ищеца, каквито са твърдени в
исковата молба. Отделно, за връзка между ответното дружество и цитирания в исковата
молба сайт няма въобще доказателства за период преди 07.04.2023 година.
Следователно, само на това основание – недоказаност на обстоятелството, че именно
ответникът е използвал описания в исковата молба знак за обозначаване на идентични
услуги на тези, за които е регистрирА. марката, съответно - при рекламиране на такива
услуги, посредством използван в търговската му дейност домейн и мобилно приложение –
исковете са неоснователни и подлежат на отхвърляне.
За пълнота на изложението, обаче, както и с оглед възможността за упражняване на
инстанционен контрол, следва да се посочи и следното, дори да се приеме, че ответникът е
извършил ползване чрез действията, описани в чл. 13, ал. 1, вр. чл. 13, ал. 2 ЗМГО.
Сравнителният А.лиз на регистрирА.та марка със спорния знак, налага извод за липса
на идентичност или сходство между тях по следните причини.
4
В тази насока съдът кредитира заключението на вещото лице по приетата по делото
съдебно-маркова експертиза, като намира същото за обективно и вярно, изготвено изцяло в
обхвата на специални знания на вещото лице и доказателствения материал по делото.
Вещото лице е направило подробен А.лиз на доминиращите и отличителни елементи
и сравнение в цялост, като е взело предвид и следното изображение на сравняваните знаци,
което е видно и от представените писмени доказателства.
Марката на ищеца, както беше посочено, е комбинирА. и съдържа словен и
фигуративен елемент, като в лявата стрА. е разположен образен елемент, изобразяващ плод
на авокадо в разрез, а вдясно от него са хоризонтално разпfложени на три реда словни
елементи, които смислово формират израз „Your Keto Diet" или „Твоята Кето Диета“, като и
трите словни елемента са изписани на латиница, като първият е с малки букви, а вторият и
третият са с главна и малки букви, в разкривен ръкописен шрифт. Марката е изпълнена в
черно-бял цвят.
В марката отличителен елемент е образният елемент - стилизирано изображение на
разрязано авокадо, тъй като именно той в случая служи за отличаване услугите на ищеца от
тези на други лица. Напротив, словната част има по-скоро описателен характер по
отношение на предоставяната услуга и съответно е слабо отличителен, което се дължи на
специфичното изписване на думите или графичния им дизайн.
Доминиращ елемент в Марката на ищеца е също образният елемент, който визуално
привлича внимание и изпъква при общото възприятие на знака.
От друга стрА., знакът на ответника също съдържа словен и образен елемент, но е
изпълнен в цветова комбинация от жълто, зелено, кафяво, бяло и черно. Съдържа образен
елемент - стилизирано изображение на разрязано яйце и зелено листо, а вертикално под него
е разположен словният елемент „Keto Above".
Тук отличителен елемент е отново образният елемент - стилизирано изображение на
разрязано яйце, докато словният елемент е по-слабо отличителен, тъй като не представлява
израз със собствено значение.
Доминираш елемент при знака също е образният елемент, поради централно
разположение и площта, която заема в общата композиция на знака.
Съдът споделя изводите на вещото лице за липсата на фонетично и визуално
сходство на сравняваните марка и знак. Въпреки наличието на общ словен елемент keto, не
са налице напълно съвпадащи звуци на еднаква позиция. Общият елемент има, освен това, и
описателно значение за предоставяните услуги и не може да бъде обект на закрила /чл. 14 от
Регламента/, както и се характеризира с неотличителност. Липсата на визуално сходство, от
своя стрА., е видна от различното пространствено позициониране на образните и словните
елементи, цветовото оформление /липсата на цветове, освен черно и бяло при ищеца/,
различните образни елементи, които разлики не позволяват възприемане на минималните
визуални сходства, като например тези при изписване на общия словен елемент keto и
разкриват ниско визуално сходство.
Според вещото лице, не е налице и смислово сходство, предвид ясното обозначаване
при ищеца, като Твоята Кето Диета и липсата на формиращ собствено смислово значение
израз при ответника, както и поради пълното различие в смисъла, произтичащ от образните
елементи. Действително, докато при марката на ищеца, семантичното значение води към
асоциация с персонализирА. диета, в основата на която изобразеното авокадо може да значи
набавяне на полезни мазнини, то при ответника - значението клони повече към успешна
диета, свързА. с употребата на полезни протеини. Тези различия, възприети от
потребителите биха обозначавали различни продукти.
В заключение, липсата на сходство между сравняваните обекти, по който и да е
признак води до извод за това, че за средния потребител цялостното общо впечатление
5
/както по принцип потребителят възприема марката/знака – в цялост/ от знаците би било за
тяхното несходство. Несходството от своя стрА. изключва възможността от объркване на
релевантния кръг потребители чрез свързване на марката със знака. Това несходство
произтича основно от факта, че сравняваните знаци разкриват повече различия отколкото
сходства, а общият словен елемент не е отличителен, тъй като описва естеството на
предлагА.та услуга. Именно затова и потребителите няма да объркат директно марката със
знака, но и няма да ги свържат, като счетат, че произходът на услугите, обfзначени с тях е
един и същ. Тук следва изрично да се допълни и че доколкото услугите са в сферата,
свързА. със здравето на човека, релевантният кръг потребителите има завишено внимание и
бдителност, както и извършват по-задълбочен А.лиз и преценка при избор на услугата, при
сходни начини на търговска реализация на услугите, тоест, изборът е информиран и
обоснован. Именно поради това и този извод няма да се разколебае и от А.лиза на услугите,
за които е регистрирА. марката в клас 43 и предоставянето на услуга – кето диета /посочена
в разпечатките от сайтове и по твърдения на ищеца/, който сочи на идентичност /в
съотношение общо към частно/, а съпоставката на стоките в клас 44 и услугите, описани в
исковата молба – на висока степен на сходство, произтичащо от сходството в естеството и
предназначението на услугите и почти идентичния релевантен кръг потребители.
Предвид възприетото по-горе и установените факти, съдът намира за недоказано
използване в търговската дейност на ответника на марките на ищеца, съобразно твърденията
в исковата молба и очертания предмет на спора, по следните причини. Не се установи и
сходство на марката и сравнявания знак, нито пък вероятност от объркване на
потребителите. Следователно, по делото не са доказани извършени нарушения на правата на
маркопритежателя по регистрирА.та търговска марка и искът за установяване на такова е
неоснователен.
Предвид обусловеността на остА.лите искове от доказване на факта на извършено
нарушение, съответно неоснователни се явяват и осъдителни искове за претърпени от
твърдените нарушения вреди в посочения размер, както и за преустановяването на
нарушенията.
По разноските:
Разноски, предвид изхода на спора, са дължими само на ответника, който
своевременно e заявил искане за присъждането им.
Претендираните и доказани от ответника разноски са в размер на 3000 лева – за
адвокатско възнаграждение с ДДС.
Така мотивиран, СЪДЪТ
РЕШИ:
ОТХВЪРЛЯ предявените от „Ф.Ф.“ ЕООД, ЕИК: ******* срещу "Е.Д.М.С." ООД,
ЕИК: ******* обективно съединени искове по:
1. чл. 116, ал.1, т.1 ЗМГО, вр. чл. 113, ал. 1, вр. чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗМГО и чл. 17 от
Регламент /ЕС/ 2017/1001- за установяване факта на извършено на територията на ЕС
в периода от 12.01.2021 година и до предявяване на иска от ответника "Е.Д.М.С." ООД
нарушение на правото на ищеца върху регистрирА.та комбинирА. търговска марка на
ЕС “YOUR KETO DIET”, с peг. № *******, изразяващо се в предлагане, обозначаване
и рекламиране от стрА. на ответника на предлаганите от него, идентични с тези на
ищеца услуги от клас 35, 43 и 44 и по-специално – предлагане на специфичен вид
диета /хранителен режим/ на потребителите, обозначени със сходен с регистрирА.та
6
марка на ищеца знак в сайта на ответника https:/***********/ и чрез мобилно
приложение;
2. чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗМГО, вр. чл. 17 от Регламент /ЕС/ 2017/1001 - осъдителен иск за
сумата от 100 лева – за претърпени от нарушението имуществени вреди под формата
на пропуснати ползи от неполучаване на лицензионно възнаграждение в периода
21.10.2021 година – датата на предявяване на иска;
3. чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, вр. чл. 17 от Регламент /ЕС/ 2017/1001 – осъдителен иск за
осъждане на ответника "Е.Д.М.С." ООД да преустанови нарушенията, описани по-
горе.
ОСЪЖДА „Ф.Ф.“ ЕООД, ЕИК: ******* да заплати на "Е.Д.М.С." ООД, ЕИК:
*******, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК, сумата от 3000 лева – съдебни разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд в двуседмичен
срок от връчването му на страните.
Съдия при Софийски градски съд: _______________________
7