Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. София,21.07.2014год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Търговско отделение, VІ – 7 състав, в публично заседание на осемнадесети март 2014 година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Бойкинов

 

при секретаря П.С. като изслуша докладваното от съдия Бойкинов търг. д. № 4622 по описа за 2012г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

           

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 1, чл. 76, ал. 1, т. 2, чл. 76, ал. 1, т. 3 от ЗМГО и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД от „Е.А.” ООД срещу „О.” ЕООД.

Ищецът „Е.А.” ООД, дружество, учредено и функциониращо съгласно законодателството на Федерална република Г., вписано в Търговски регистър Б на Окръжен съд – гр. З. под № HBR 9523, твърди, че притежава европейска закрила върху търговските марки ELDRO, защитена с регистрационен номер 450233, ELHY, защитена с регистрационен номер 2085924 и 3D/измерна/ марка, защитена с регистрационен номер *********, което е териториално защитено право и има действие по отношение на държавите членки на ЕС. Твърди, че в хода на участието в процедура по реда на чл. 103, ал. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект „Доставка на електро-хидравлични повдигачи”, реф. № 096/2011 – ЗОП, в „М. М. – И.” ЕАД, открита с Решение № МТ-04-4293/03.11.2011 г., в която процедура единствени участници са били страните по настоящото дело и на първо място е класиран ответникът „О.” ЕООД, с предлагана цена за изпълнение на поръчката в размер на 774 823 лева без ДДС, представители на ищеца са забелязали, че ответното дружество участва като представя продукт, който имитира произвеждания и защитен от дружеството-ищец такъв. Твърди, че дружеството не е давало съгласие, не е оправомощавало никого да произвежда процесните изделия, нито с тези марки. Твърди, че през 2008 г. двете дружества са били участници и в друга обществена поръчка, открита с Решение № МТ-04-2588/18.07.2008 г. и уникален номер в регистъра на обществените поръчки № 00265-2008-0108 като ответникът отново е участвал със същото изделие и е спечелил обществената поръчка на стойност 456 490 лева без ДДС. Моли съда да постанови решение, с което да приеме за установено по отношение на ответника факта на нарушението на правата на ищеца по Закона за марките и географските означения /ЗМГО/, а именно: правото на ищеца върху търговските марки ELDRO и ELHY като поставя търговските марки върху продукт, опаковката му и търговски книжа, представящи и рекламиращи продукта; внася от „Ф.” – Сърбия като знае или е имал основания да счита, че поставянето на марката е без съгласието на притежателя ú; предлага тези стоки /продукти/ за продажба, включително чрез участие в обществени поръчки като посочените в обстоятелствената част на исковата молба; да осъди ответника да преустанови използването на търговските марки ELDRO и ELHY и да осъди ответника да заплати на ищеца сумата 456 490 лева без ДДС, представляваща пропуснати вреди в размера на стойността на сключения договор по обществена поръчка от 2008 г. както и сумата в размер на 11 000 лева, представляваща частичен иск от общата стойност от 774 823 лева без ДДС – стойността на сключения договор за обществена поръчка от 2012 г. Претендира мораторната лихва върху двете суми съответно от 25.03.2009 г. и от 22.02.2012 г. до датата на завеждане на настоящия иск и законната лихва върху дължимите суми от датата на образуване на делото до окончателното плащане плюс направените разноски.

Ответникът представя отговор на исковата молба в срок, с който отговор оспорва изцяло претенцията на ищеца по основание и размер. Твърди, че ищецът е подал заявления за регистрации, от които черпи твърденията си чак през месец март 2012 година, а ответното дружество, никога не е използвало марки като тези, чиято защита ищецът е поискал на 12.02.2012 г. от Българското патентно ведомство.

Съдът е указъл на осн. чл. 146, ал. 1, т. 5 от ГПК на ищеца, че е в негова доказателствена тежест да ангажира доказателства в подкрепа на твърденията си, че притежава регистрирани търговски марки ELDRO – № 450233 в регистъра на немското патентно ведомство и ELHY  – № 2085924 в регистъра на немското патентно ведомство, които ответникът без негово съгласие използва в търговската си дейност. Указва му също така, че следва да ангажира и доказателства в подкрепа на твърденията му, че е налице идентичност между притежаваната от  него търговска марка и знакът, който ответникът използва за означаването на своите продукти. Указъл му е също така, че следва да ангажира доказателства за размера на претендираните от него вреди.

Указъл е също така на осн. чл. 146, ал. 1, т. 5 от ГПК на ответника, че следва да ангажира доказателства относно обстоятелствата на които основава възраженията си.

             Съдът като прецени доводите на страните,събраните по делото доказателства ,приема за установена следната фактическа обстановка :

            По делото е представен и приет като доказателство Сертификат за регистрация на марка на Общността № 00042970, регистрирана на 03.11.1998год. от OHIM, за триизмерна марка с клас по Виенската класификация на образните елементи 15.1.11- двигатели, с притежател дружеството EMG-ELTMA Hebezeuge Automation GmbH от Федерална република Г., регистрирана за стоките от клас 7 на МКСУ- задвижващи устройства, по-специално електрохидравлични задвижващи устройства. По делото няма ангажирани доказателства от които да е видно прехвърляне правата върху тази търговска марка от притежателя й в полза на ищеца.

           По делото е представена и приета като доказателство Национална регистрация на словна марка ELHY с № 2085924/08.03.2012год. във ФРГ за стоки от клас 7 на МКСУ, със срок на действие 31.01.2014год., с притежател отново дружеството EMG-ELTMA Hebezeuge Automation GmbH, впоследствие прехвърлена в полза на ищеца на базата на международна регистрация IR 1038860 от 19.03.2010год.

           По делото е представена и приета като доказателство Национална регистрация на словна марка с № 450233 ELDRO за стоки от клас 7 и 9 на МКСУ с приоритет от 21.10.1961год., регистрирана в Г. и с международна регистрация IR 242694 от 28.04.1961год. с покровителствен срок до 31.10.2021год. и с притежател на марката Е.А.” ООД.

 

 

 

           

               От допълнителното заключение на вещото лице-съдебно-маркова експертиза, изготвено от В.П., се установява, че при подробния от вещото лице непосредствен оглед на доставеното от ответника оборудване и  представения му печатен материал, може да се направи извода за наличие на пълна идентичност на сравняваните триизмерна марка - защитена с регистрационен номер ********* и внесените от ответника електромотори, произведени във „Ф.”, Сърбия. Сравнението за сходство и идентичност на марките е извършено на базата на общия вид на марката и огледаните от вещото лице за нуждите на експертизата електрохидравлични повдигачи, които се намират на склад при третото лице „Мини М. – И.”ЕАД. Според вещото лице важен е общият ефект от възприемането на електрохидравличните повдигачи и регистрираната триизмерна марка на ищеца. Сходството при тези марки се определя от визуалния ефект като, за да се намали рискът от объркване на марката и процесните електроповдигачи, следва да бъде преценявано сходството, а не различието между тях, защото сходството е това, което остава в паметта и се възстановява във въображението на потребителя. Правейки този анализ вещото лице П. достига до извода, че начинът по който са представени елктрохидравличните повдигачи говори за използване на триизмерната марка на ищеца. Използването е по такъв начин, че не отличава стоките на единия търговец от сходните стоки на другия търговец, защото те изглеждат по еднакъв начин.

        С оглед на гореизложеното вещото лице П. дава заключение, че процесните съоръжения „електрохидравлични повдигачи” в „Мини Марица Изток”АД представляват използване на триизмерната марка на Общността с рег.№ *********, защото е налице идентичност в дизайна на процесните съоръжения, внасяни от ответника „О.”АД и произведени от третото лице „Ф.”- Сърбия, и произвежданите от ищеца електрохидравлични повдигачи, които са защитени като обемна/триизмерна/ марка на Общността с № *********.

          Тези крайни изводи на вещото лице П. се потвърждават от тройната   тройна съдебно-маркова експертиза в състав от вещите лица В.П., А.Ч. и В.Ш., която макар и да не възприема констатациите на единичната експертиза за пълна идентичност, а само за сходство по отношение на сравняваните образци, потвърждава крайните изводи на вещото лице П. в представеното от него заключение.

           По отношение пък на словните марки ELDRO и ELHY и единичната, и тройната експертизи стигат до извода, че не са констатирали ответникът да използва тези думи за означаване на произведените от него изделия. Върху корпуса на повдигачите, намиращи се в „Мини Марица Изток”АД няма нанесени означения ELDRO и/или ELHY, а върху показаните на вещите лица изделия са поставени табели с надписи Fluidotehnik. Действително на няколко места  в каталозите на „Ф.” има споменавания в текста на наименованията ELDRO и ELHY, но само като еквивалентни/като технически характеристики/ повдигачи, които са напълно заменяеми с описаните и изобразените в каталозите повдигачи на „Ф.”.

            Разпитана в съдебно заседание вещото лице Ш. от състава на тройната експертиза потвърждава, че словните марки ги няма поставени върху изделията. Има ги само в каталозите, но изнесената в тях информация не представлява използване на марките, тъй като по този начин чрез използването на тези наименования само се обозначават изделия, които се заменят с процесните. Следователно според вещото лице не съществува вероятност за объркване от потребителите, която да включва възможност за свързване на използвания от ответника знак със словните  марките на ищеца.

              При така установената фактическа обстановка приема следното от правна страна :   

             Съгласно разпоредбата на Чл.73,ал.1,т.1 от ЗМГО нарушение на правото на регистрирана марка съставлява поставянето на марката върху материал, предназначен да се използва за етикетиране или опаковане на търговски книжа или за рекламиране на стоки или услуги, ако лицето, което извършва тези действия знае или има основание да счита, че поставянето на марката е без съгласието на притежателя. От друга страна правото върху марка е изключително. То се придобива чрез регистрация- Чл.10 ЗМГО и включва според Чл.13 от същия нормативен акт правото на притежателя й  да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската си дейност знак, който е идентичен или сходен с неговия.

               В настоящия случай обаче от събраните по делото писмени доказателства не се установява ищецът да е притежател на триизмерната марка на Общността с рег.№ ********* по отношение на която вещите лица са категорични, че е налице неправомерно използване от страна на ответника чрез произвежданите от него електрохидравлични повдигачи.

              Напротив от обсъденото по-горе писмено доказателство , представляващо  Сертификат за регистрация на марка на Общността № 00042970, регистрирана на 03.11.1998год. от OHIM се установява, че правата върху обемна/триизмерна/ марка принадлежат на третото по делото лице EMG-ELTMA Hebezeuge Automation GmbH, което дори и да е икономически и/или юридически свързано лице с ищеца, все пак представлява отделен правен субект от него. Съответно по делото  няма ангажирани доказателства, от които да е видно прехвърляне на правата върху тази търговска марка от притежателя й в полза на ищеца. Респективно не се доказва, а и не се твърди ищецът да е придобил правото на ползване върху марката по силата на сключен лицензионен договор с притежателя на марката. Предвид изложеното следва да се приеме, че ищецът „Е.А.” ООД не е притежател на триизмерната марка на Общността с рег.№ *********, поради което и въпреки безспорно установеното по делото неправомерно използване на марката от страна на ответника, предявеният от ищеца иск с правно основание Чл.76, ал.1, т.1 от ЗМГО за установяване факта на нарушението следва да бъде отхвърлен само на това основание, като неоснователен.

          По отношение пък на иска за установяване факта на нарушението върху словните марки ELDRO и ELHY от приетите по делото единична и тройна съдебно-маркова експертиза се установява по безспорен начин, че не е налице използване на двете словни марки на ищеца от страна на ответника, което използване да е по начин, че да съществува вероятност за объркване на потребителите, разбирана като възможност за свързване на използвания от ответника знак със словните  марките на ищеца. Поради което и предявеният от него иск с правно основание Чл.76,ал.1, т.1 от ЗМГО за защита на правата му по отношение на тези две марки следва да бъде отхвърлен от съда като неоснователен.

           С оглед изхода на спора по главния иск с правно основание Чл.76, ал.1, т.1 от МГО като неоснователни следва да бъдат отхвърлени и акцесорните такива с правно основание Чл.76, ал.1, т.2 от ЗМГО-за осъждане на ответника да преустанови извършването на нарушенията на правата на ищеца върху процесните търговски марки и с правно основание Чл.76, ал.1, т.3 от ЗМГО за вредите, претърпени от ищеца вследствие на неправомерното използване.

 

                                    Водим от изложеното Софийски градски съд

 

                                                      Р  Е  Ш  И  :

 

            ОТХВЪРЛЯ предявения от  „Е.А.” ООД, дружество, учредено и функциониращо съгласно законодателството на Федерална република Г., вписано в Търговски регистър Б на Окръжен съд – гр. З. под № HBR 9523, със съдебен адрес гр.Б.., ул.”П.”№**,ет** срещу „О.”ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление гр.С., ул.”В.Г.”№1 иск с правно основание Чл.76, ал.1, т.1 от ЗМГО за установяване факта на нарушението върху търговските марки ELDRO, защитена с регистрационен номер 450233, ELHY, защитена с регистрационен номер 2085924 и 3D/измерна/ марка, защитена с регистрационен номер *********, което е териториално защитено право и има действие по отношение на държавите членки на ЕС, като неоснователен.

           ОТХВЪРЛЯ предявения от  „Е.А.” ООД, дружество, учредено и функциониращо съгласно законодателството на Федерална република Г., вписано в Търговски регистър Б на Окръжен съд – гр. З. под № HBR 9523, със съдебен адрес гр.Б., ул.”П.”№**,ет.* срещу „О.”ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление гр.С., ул.”В.Г.”№1 иск с правно основание Чл.76, ал.1, т.2 от ЗМГО за осъждане на ответника да преустанови използването на търговските марки, като неоснователен.

          ОТХВЪРЛЯ предявения от  „Е.А.” ООД, дружество, учредено и функциониращо съгласно законодателството на Федерална република Г., вписано в Търговски регистър Б на Окръжен съд – гр. З. под № HBR 9523, със съдебен адрес гр.Б., ул.”П.”№**,ет.** срещу „О.”ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление гр.С., ул.”В.Г.”№1 иск с правно основание Чл.76, ал.1, т.3 от ЗМГО за сумата  456 490 лева без ДДС, представляваща пропуснати вреди в размера на стойността на сключения договор по обществена поръчка от 2008 г. както и сумата в размер на 11 000 лева, представляваща частичен иск от общата стойност от 774 823 лева без ДДС – стойността на сключения договор за обществена поръчка от 2012 г., като неоснователен.

          ОТХВЪРЛЯ предявения от  „Е.А.” ООД, дружество, учредено и функциониращо съгласно законодателството на Федерална република Г., вписано в Търговски регистър Б на Окръжен съд – гр. З. под № HBR 9523, със съдебен адрес гр.Б., ул.”П.”№**,ет.*срещу „О.”ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”В.Г.”№1 иск с правно основание Чл.86, ал.1 от ЗЗД, като неоснователен.

            Решението може да се обжалва пред Софийски Апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му.

 

 

                                                                                   СЪДИЯ: