О П Р Е Д
Е Л Е Н И Е
гр.София,
…………………
СОФИЙСКИЯТ
ГРАДСКИ СЪД, Търговска колегия, VІ-12 състав в закрито заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Колев
като
взе предвид докладваното от съдия П.Колев т.д. № 3056 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид
следното:
С определение №
369/23.08.2019 г. на ВКС е прието следното относно предмета на делото:
Предявени са два
насрещни иска, свързани с регистрираните от първоначалния ищец национална марка
и марка на ЕС, които са обосновани с твърдения за недобросъвестност при
заявяването им.
„Съгласно чл.
26, ал. 3, т. 4 ЗМГО националната регистрация на марка се заличава на основание
недобросъвестност на заявителя, установена с влязло в сила съдебно решение и по
искане на действителния притежател на марката (чл. 26, ал. 5, т. 2 ЗМГО).
Качеството „действителен притежател“ обаче е условие за допустимост на
административното производство за заличаване, а в предхождащото го исково
производство по иска за установяване на недобросъвестност това качество е от
значение не за допустимостта, а за основателността му, като ищецът следва да
докаже, че към момента на заявяване на марката от страна на ответника е ползвал
в търговската си дейност знак, определящ го като действителен притежател (т. д.
№ 370/2017 г., ВКС, І т. о.). Следователно липсата в исковата молба на
твърдения в тази насока не обосновава извод за недопустимост на иска за
недобросъвестност, и то поради липса на интерес, а представлява нередовност по
чл. 127, ал. 1, т. 4 ГПК, изразяваща се в непълнота на обстоятелствата, на
които се основава искът, която може да обоснове връщане на исковата молба по
реда на чл. 129, ал. 3 ГПК, но не и на основание чл. 130 ГПК.
В разглеждания
случай в насрещната искова молба не са изложени твърдения преди и към момента
на заявяване на процесните марки от страна на първоначалния ищец ответникът да
е ползвал сходни знаци, включващи спорния елемент „ELPROM”, в търговската си
дейност – нередовност по чл. 127, ал. 1, т. 4 ГПК съобразно изложеното по-горе,
за чието отстраняване първоинстанционният съд не е дал съответните указания.
Тук следва да се отбележи, че съобразно посочената практика, изискваща
категорично обосноваване на извода за недопустимост на иска, оспорването от
страна на насрещния ищец на отличителната способност на процесните марки, в
частност на спорния елемент „ELPROM”, не изключва дефинитивно ползването на
същия елемент от страна на насрещния ищец.
Наред с това, по
отношение на иска за недобросъвестност при заявяване на марката на ЕС е налице
друга нередовност на исковата молба, изразяваща се в противоречие между
обстоятелствената част и петитума. Съобразно регистрацията на марката искът се
подчинява на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/1001, които не предвиждат
самостоятелен установителен иск за недобросъвестност, а иск (предявен под
формата на насрещен съгласно чл. 128) за обявяване на недействителност на
основание недобросъвестност (чл. 59, §1, б. „б“). Поради това формулираният по
този иск петитум за установяване на недобросъвестност не съответства на
заявеното основание, изведено от обстоятелствената част – нередовност, за чието
отстраняване първоинстанционният съд също не е дал съответните указания. С
оглед изложеното предприетото в частната жалба в тази насока следва да се квалифицира
именно като уточнение на петитума на иска, а не като недопустимо изменение на
същия.
С оглед
изложеното, като е постановил връщане на исковата молба на основание
недопустимост – при наличие на нередовности на исковата молба от значение за
извода за недопустимост – първоинстанционният съд се е отклонил от установената
практика, което е следвало да бъде съобразено от въззивния съд съгласно ТР №
6/2017 г. Поради това обжалваното определение и потвърденото с него
първоинстанционно определение следва да бъдат отменени и делото върнато на
първоинстанционния съд за продължаване на производството, при което на ищеца по
насрещните искове следва да бъдат дадени точни указания за излагане на
конкретни обстоятелства за осъществявано от него в търговската му дейност
(извън фирменото наименование) ползване преди и към момента на заявяване на
процесните марки на знаци, включващи спорния елемент „ELPROM”, както и за
формулирането на надлежен петитум по иска, основан на недобросъвестност при
заявяването на марката на ЕС, едва след изпълнението на които указания може да
бъде извършена повторна преценка за допустимост на насрещните искове“.
Указанията на
ВКС за задължителни за настоящия съд, подари което и следва са се приеме, че
предмет на насрещната искова молба се свежда до тези две претенции.
С определение от
о.с.з. на 25.09.2020 г., във връзка със заличаването на националната марка №
93185А, насрещният ищец се е отказал от иска по отношение на тази марка и
производството е било прекратено. Следователно предмет на делото е само вторият насрещен иск - за обявяване на недействителност на марката
на европейския съюз, основан на недобросъвестност на заявителя при подаване на
заявката (чл.59, ал.1, б. „б“ отРегламент (EC) 2017/1001 на Европейския парламент
и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз).
Изложеният от
насрещния ищец факт за липса на отличителна способност може да бъде
интерпретиран, съгласно указанията на
ВКС, само в контекста на това, че оспорването от страна на насрещния
ищец на отличителната способност на процесните марки, в частност на спорния
елемент „ELPROM”, не изключва дефинитивно ползването на същия елемент от страна
на насрещния ищец. Той не съставлява, съгласно акта на касационната инстанция,
елемент от друг отделен, самостоятелен, твърдян модел на материално
правоотношение, въведен с исковата молба.
Следователно
настоящата инстанция неправилно е интерпретирала указанията на ВКС, приемайки,
че в случая е налице обективно съединяване на искове: 1. Иск с правно основание
чл.59, ал.1, б. „а“ от Регламент (EC) 2017/1001, основан на регистрирация
осъществена в противоречие с разпоредбите на член 7 – липса на отличителност;
2. Иск с правно основание чл.59, ал.1, б. „а“ от Регламент (EC) 2017/1001 -
недобросъвестност на заявителя при подаване на заявката (чл.59, ал.1, б. „б“ от
Регламент (EC) 2017/1001
Тъй като иск с
първия предмет изначално не е бил предявен, а ищецът по насрещния иск е заявил,
че поддържа такъв, то следва да се приеме, че е налице последващо обективно
съединяване на искове, предприето извън условията по чл.210 ГПК, което е
недопустимо. (ОПРЕДЕЛЕНИЕ №
605 ОТ 09.11.2009 Г. ПО Ч. Т. Д. № 486/2009 Г., І Т. О. НА ВКС).
В случая искът е обусловен от
преклузивния срок за предяване на
насрещните искове, а и не може да бъде отделен в отделно производство, предвид характера му. Това налага прекратяване
на производството по делото в тази част, като действията на съда по приемането
му не влияят върху неговата допустимост.
По предявения
иск чл.59, ал.1, б. „б“ от Регламент (EC) 2017/1001 основан на недобросъвестност на заявителя при подаване
на заявката:
Съобразно
отговора даден в преюдициалното
запитване по Дело C-529/07, относимият момент, за да се прецени наличието на недобросъвестност на
заявителя, е този на подаването от заинтересованото лице на заявката за
регистрация, като релевантните фактори са: обстоятелството, че заявителят знае
или трябва да знае, че трето лице използва поне в една държава членка идентичен
или подобен знак за идентична или подобна стока, който води до объркване със
знака, чиято регистрация е заявена; намерението на заявителя да попречи на
третото лице да използва такъв знак, както и степента на правна защита, от
която се ползват знакът на третото лице и знакът, чиято регистрация е заявена.
По
отношение на израза „трябва да знае“,
презумпция за обстоятелството, че заявителят знае, че трето лице използва
идентичен или подобен знак за идентична или подобна стока, който води до
объркване със знака, чиято регистрация е заявена, може да следва по-конкретно
от факта, че това използване е общоизвестно в съответния икономически сектор,
за което може да се съди по-специално от продължителността на използването.
Всъщност колкото по-отдавна е налице това използване, толкова по-вероятно е
заявителят да знае за него към момента на подаването на заявката за
регистрация.
Следователно ищецът по насрещния иск за чл.59, ал.1, б. „б“ от Регламента, с
оглед обосноваване на правния си интерес от исковата защита, следва да твърди използване на знака по време
и преди регистрацията му от първоначалния ищец.
В уточнителната
си молба от 17.10.2019 г. и многобройните си уточнения – о.с.з. на 25.09.2020
г., 05.02.2021 г.; 24.09.2021 г.; молба от 01.10.2021 г., насрещният ищец е
посочил, че използва знак „Е.Т.“ за произведена от него продукция –
ел.двигатели от момента на регистрирането му(29.05.2017 г., съгласно Отговора
на ИМ), но който знак е бил използван от
неговите праводатели още от 1947 г. - „Е.Т.“,
Елма АД, „Солид 85“ ЕООД, чиито правоприемник
се явява, което е довело до неговата неотличителност.
Въпросът дали в
това съставлява ползване от дружеството на нарушаващия знак е въпрос по
същество.
При извършеното
уточнение трябва да се извърши повторна преценка за допустимост на насрещния
иск, съгласно указанията на ВКС.
Във връзка с
това следва да се обсъди правното значение на твърдението на ищеца за неотличителност на марката,
извеждано от факта, че тя се е използвала като фирмено наименование от
множество дружества още от 1974 г., като е обозначавала тяхната продукция в
електрическата промишленост, довело до превръщането на „Елпром“(ел-електрическа
и пром-промишленост) в родово понятие, за допустимостта на иска.
Ответникът по
насрещния иск е направил възражение, че Разпоредбата на чл. 59, ал.1, буква б)
от Регламент (ЕС)2017/1001, макар да не го извежда като отделен елемент както в
ЗМГО, дава право на ответника по иск за
нарушение на марка на ЕС, който счита, че е действителният притежател на
марката. (който е използвал марката преди да бъде заявена за регистрация от
ищеца), да предяви в производството по нарушение насрещен иск за обявяване на
недействителност на марката, на основание, че заявителят е бил недобросъвестен
при подаване на заявката. Счита, че това изискване се извежда по тълкувателен път. Позовава се
на чл. 63, ал.1, буква б), където е посочено, че искане за обявяване на
недействителност на марката по чл. 59 може да бъде подадено пред Службата от
„всяко лице“, като се има предвид „всяко лице, което счита себе си за
действителния притежател на марката. Това се разбира недвусмислено от цялостния
прочит на Регламента, в т.ч., но не само, от целите и духа на акта, и се
потвърждава от константната практика на Службата и на СЕС по чл. 59, ал.1 от
Регламент (ЕС)2017/1001 (съответстващ на чл. 52, параграф 1, буква б) от
Регламент (ЕО) № 207/2009 и чл. 51, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) №
40/94), както и на тълкувателната практика на СЕС по чл. 3, параграф 2, буква
г) от Директива № 95/2008(ЕО).
Според
настоящата инстанция в контекста на разрешението дадено в Дело C-529/07, в случая на иск заявен на основание на недобросъвестност, ищецът може да обоснове
правния си интерес само с твърдение отличителност на марката, тъй като
идентичността или сходството й с
нарушаващия знак за идентични или сходни стоки/услуги води до объркване на потребителите.
Именно поради това и ответникът по насрещният иск, като е знаел(или е трябвало
да знае) за това използване, е имал намерение да попречи на това лице да
използва знака още към момента на заявяване.В такъв смисъл е прието, че „този(т.е.
нарушаващия) знак се ползва от правна закрила в определена степен“, като „поради собствените си характеристики вече е получил правна
закрила в определена степен“.
Следователно твърдението за липса на отличителност на
регистираната марка състалвява изложение на
факти за наличие на отрицателна процесуална предпоставка за упражняване
на право на иск, налагащо прекратяване на производството по делото.
С обжалваното
определение ВКС е приел, че оспорването от страна на насрещния ищец на
отличителната способност на процесните марки, в частност на спорния елемент „E.”,
не изключва дефинитивно ползването на същия елемент от страна на насрещния ищец,
т.е. преценката е извършена на база на факти – единият не изключва другия и
няма отношение към процесуалната допустимост, която следва да се извърши след
уточняване на иска.
Ответникът е направил възражение за недопустимост на
насрещните искове, основано на прекратеното производство по първоначално
предявените.
Принципно предявявянето на насрещни искове са явява форма
на последващо обективно съединяване, предприето по почин на ответника. Поради
самостоятелния им характер,
разглеждането им не е поставено в зависимост от първоначалните искове,
като оттеглянето на последните не се намира във връзка с възникналите насрещни
процесуални правоотношения. Тъй като правото на иск, въведен с насрещната
страна съществува и извън процеса, от волята на ответника зависи дали да го
включи в предмета на делото.
Настоящият иск обаче е специален и се явява отклонение от
принципа за компетентност на Службата на ЕС, като цели защита която може да
бъде осъществена от съда при предявен иск за нарушение на марката. Правото на
иск не съществува извън процеса, а там се превръща в право на защита по
административен ред, което може да бъде упражнено винаги от лицето с правен
интерес.
Следователно с
прекратяване на производството по първоначалните искове е налице отрицателна
процесуална предпоставка за упражняване на специалните установителни искове по
Регламента, налагащо извод за недопустимост на иска.
Воден от
гореизложеното съдът
ОПРЕДЕЛИ:
Отменя
определението, с което е даден ход по същество на делото.
Прекратява
производството по т.д. №3056/2017 г. на СГС, 6-12 с-в.
Определението подлежи на обжалване пред САС в 1 седм. срок
от връчването му.
Съдия: