№ 370
гр. София , 10.06.2021 г.
АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ, 11-ТИ ТЪРГОВСКИ в закрито заседание
на десети юни, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:
Председател:Бистра Николова
Членове:Тодор Тодоров
Милен Василев
като разгледа докладваното от Милен Василев Въззивно частно търговско
дело № 20211001000518 по описа за 2021 година
Производството е по реда на чл. 274 – 279 от ГПК.
Образувано е по частна жалба от 7.04.2021 г. на ищеца „Т. КР.“, регистрирано в Литва, срещу определението
от 22.03.2021 г. по т. д. № 2124/2020 г. на Софийския градски съд, VІ-3 състав, в частта, с която е върната
исковата молба по предявения от жалбоподателя установителен иск по чл. 12, ал. 5 ЗМГО и чл. 124, ал. 4 ГПК.
В жалбата се твърди се, че неправилно СГС е приел, че искът по чл. 12, ал. 5 ЗМГО е недопустим поради
липса на правен интерес, тъй като е притежател на по-ранна регистрирана марка, правата по които са предмет на
защита с останалите предявени искове по чл. 116, ал. 1 ЗМГО. Твърди се, че съдът не е направил разлика между
преждеползване /което е основание за подаване на опозиция по чл. 12, ал. 4 ЗМГО/ и недобросъвестно заявяване
на марка, което е основание за иск по чл. 12, ал. 5 ЗМГО, за чиято допустимост е достатъчно ищецът да твърди,
че е действителен притежател на марката. Поддържа се и, че независимо, че ищецът е подал и опозиция по чл. 12,
ал. 1, т. 2 ЗМГО срещу регистрацията на заявената марка на ответника на основание по-ранно регистрираната от
ищеца марка на ЕС, то предпоставките за успех на тази опозиция са различни от тези за уважаване на иска по чл.
12, ал. 5 ЗМГО. Различен бил и обхватът на защитата – при успешна опозиция той е редуциран до отказ за
регистриране на заявената марка единствено за сходни услуги, а при установена недобросъвестност марката
подлежи на заличаване изцяло за всички стоки и услуги. Твърди се и, че по-ранната европейска марка на ищеца е
със словен елемент на латиница, което хипотетично можело да доведе до извод за по-ниска степен на сходство с
по-късната заявка на ответника, в която словният елемент е на кирилица. Всички това обуславяло наличие на
правен интерес от предявения иск, като ищецът не разполагал с друг правен способ за установяване на
недобросъвестност на ответника при заявяване на процесната марка.
Предвид изложеното жалбоподателят моли въззивния съд да отмени обжалвания съдебен акт.
Ответникът сдружение „Аз музея“, редовно уведомено, не взема становище по жалбата.
Софийският апелативен съд, след като прецени събраните доказателства и обсъди доводите по частната жалба,
намира за установено следното:
Първоинстанционният съд е бил сезиран от „Т. КР.“, регистрирано в Литва, „Музей на илюзиите“ ООД и
фондация „Музей на илюзиите“, с искова молба от 4.11.2020 г. срещу сдружение „Аз музея“. В исковата молба се
твърди, че ищецът „Т. КР.“ е дружество, което е специализирало търговската си дейност в областта на
предоставяне на множество увеселителни услуги и атракциони, включително създаване и управление на центрове
1
за оптическа измама и оптически илюзии, както и продажба на интерактивни експонати и други сувенири.
Дружеството създало силно разпознаваема услуга – атракционен център с наименование „Музей на илюзиите“
(„Museum of illusion“), като натрупаното ноу-хау, търговският бранд и създадените дизайни в центровете са
предмет на отдаване под франчайз, като по този начин били създадени 3 центъра за оптическа измама с този
бранд – във Вилнюс, Краков и София и предстояло откриване на център в Тел Авив. Създавайки своя бранд през
2016 г. дружеството предприело стъпки да запази своите изключителни права върху него, като за целта заявило
на 27.04.2017 г. и регистрирало на 16.08.2017 г. марка на Европейския съюз № ********* „Museum of illusion“,
комбинирана, за услуги клас 41 – услуги на увеселителни и тематични паркове; услуги за развлекателни
центрове; развлечение от рода на магическо шоу; организиране на развлекателни услуги; организиране на шоу
програми; предоставяне на съоръжения за тематични развлекателни паркове. След проведени преговори ищецът
„Т. КР.“ се съгласил марката да бъде използвана и на територията на България, като бъде създаден по франчайз
модел увеселителен център за оптическа измама по модела на предходните. За целта на 10.10.2019 г. било
регистрирано дружеството „Музей на илюзиите“ ООД /вторият ищец/, което да използва марката на пазара в
България и да получи франчайз за създаване на център за оптическа измама. На 21.11.2019 г. е бил сключен
договор за наем на недвижимите помещения в гр. София, в които ще се помещава увеселителният център, а на
5.12.2019 г. е бил сключен договор за франчайз между първия и втория ищец, с който било предоставено правото
на ползване на посочената марка на ЕС, както и правото на втория ищец да наименува търговския обект „Museum
of illusion“ или „Музей на илюзиите“, а първият ищец се задължил да регистрира българска марка „Музей на
илюзиите“, каквато била регистрирана на 27.07.2020 г. по заявка от 28.11.2019 г. На 3.12.2019 г. била
регистрирана фондация „Музей на илюзиите“ /третият ищец/, която била свързано лице с втория ищец, като по
силата на подписан на 26.12.2019 г. договор вторият ищец отстъпил на фондацията правото да използва марката
„Музей на илюзиите“, а фондацията организирала управлението на създадения център за оптическа измама,
открит на 26.12.2019 г. в гр. София. След сериозно медийно отразяване увеселителният център „Музей на
илюзиите“ започнал да функционира и в периода до м. 09.2020 г. бил посетен от хиляди посетители, а приходите
от дейността надхвърлили 670 000 лв., като в него работели 9 служители по трудови правоотношения.
Впоследствие ищците установили, че ответникът нарушава правата им върху националната и европейската
марки, като на 29.02.2020 г. е открил увеселителен център „Музей на илюзиите“ в гр. Велико Търново, а на
31.10.2019 г. е подал национална заявка за регистрация на марка „Музей на илюзиите“ – комбинирана.
Установено било и, че представляващият ответното сдружение Петър Бояджиев на 25.06.2019 г. е посетил „Музей
на илюзиите“ в гр. Краков, рекламирал е дейността си на собствен Интернет сайт, на който марката била изписана
както на български език, така и на английски език, а било налице и пълно имитиране на експонатите, изложени в
увеселителния център в гр. София, с тези в центъра на ответника в гр. В. Търново. С описаните действия
ответникът нарушавал забраната по чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗМГО, а освен това било налице и недобросъвестно подаване
на заявката за регистрация на марка по смисъла на чл. 12, ал. 5 ЗМГО. В резултат на нарушенията ищците
претърпели вреди във формата на пропуснати ползи за неполученото лицензионно възнаграждение. Ето защо е
поискано от съда: 1) да установи факта на нарушението, извършено от ответника на правата върху марка на ЕС №
********* и национална марка № 109107; 2) да осъди ответника да преустанови нарушението; 3) да осъди
ответника да заплати обезщетение в размер на 78 000 лв. за периода от 29.02.2020 г. до датата на исковата молба,
заедно със законната лихва от подаване на исковата молба до изплащането; 4) да осъди ответника да разгласи за
негова сметка диспозитива на решението; и 5) да установи факта, че ответникът е действал недобросъвестно при
подаване на заявка за регистрация с вх. № 156861.
С молба от 23.11.2020 г. във връзка с указания по разпореждане от 9.11.2020 г. ищците са уточнили, че
съобразно чл. 115, ал. 1, т. 2 ЗМГО легитимацията и интересът на ищеца „Музей на илюзиите“ ООД по
отношение на предявените искове произтича от качеството му на изключителен лицензополучател по смисъла на
чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗМГО по договор за франчайз от 5.12.2019 г., а това качество имал и ищецът фондация „Музей
на илюзиите“ по силата на договора от 26.12.2019 г.
С молба от 22.12.2020 г. във връзка с указания по разпореждане от 26.11.2020 г. ищците са уточнили, че искът
за обезщетение и искът по чл. 12, ал. 5 ЗМГО са предявени само от ищеца „Т. КР.“.
На 17.03.2021 г. е постъпил отговор на исковата молба, подаден от ответника сдружение „Аз музея“. В същия е
2
посочено, че регистрираната от първия ищец национална марка № 109107 „Музей на илюзиите“ по заявка от
28.11.2019 г. е регистрирана в нарушение на чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗМГО и са налице основания за заличаването й по
реда на чл. 36 ЗМГО, тъй като преди нея на 31.10.2019 г. била подадена заявката на ответника с № 2019156861N,
а освен това по заявка от 12.04.2019 г. била регистрирана на 29.11.2019 г. марка № 107298, собственост на
„Metamorfoza“ D.O.O., регистрирано в гр. Загреб, Република Хърватска, като и трите заявки са за услуги от същия
клас 41. Възразено е и, че регистрираната от ищеца марка на ЕС на 16.08.2017 г. не е идентична или сходна на
заявената от ответника за регистрация национална марка, като двете марки се различавали съществено и било
невъзможно объркване на потребителите. Посочено е, че в Патентното ведомство бил налице висящ спор по
опозиция № 70141799/30.03.2020 г., подадена от ищците срещу заявката на ответника.
С обжалваното определение от 22.03.2021 г. СГС е върнал исковата молба в частта по предявения
установителен иск по чл. 12, ал. 5 ЗМГО и чл. 124, ал. 4 ГПК, като е приел, че същият е недопустим поради
липсата на правен интерес за ищеца. Прието е, че такъв липсва, тъй като ищецът твърди да е притежател на по-
ранна регистрирана марка и за него съществува възможността за подаване на опозиция при условията на чл. 12,
ал. 1 ЗМГО, а интерес от предявяване на иск по чл. 12, ал. 5 ЗМГО би имал преждеползвател на заявената за
регистрация марка, който не би имал друг ред за защита на нерегистрираната си марка. Прието е, че такъв иск би
имал интерес да предяви ответника, тъй като именно той твърди да е ползвал марката в своята дейност преди
ищеца.
При така установените обстоятелства въззивният съд намира от правна страна следното:
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 от ГПК и е допустима. Разгледана по същество е
неоснователна.
Преди да вземе отношение по конкретните въпроси по жалбата настоящият въззивен състав счита за
необходимо да извърши кратък сравнителен анализ между действащия и отменения ЗМГО от 1999 г. относно
правата на т.нар. „действителен притежател на нерегистрирана марка“.
Не е спорно, а и в съдебната практика[1] е отдавна утвърдено, че „действителен притежател“ е лицето, което
реално използва в търговската си дейност незащитен от него за територията на страната знак /марка/, извършвайки
действия /със стоки и услуги/, с които се афишира като притежател на марката, без юридически да е признат за
такъв, когато това ползване предхожда датата на заявяване за регистрация на същата или сходна марка от друго
лице. За този действителен притежател законодателството в областта на марките е предвидило възможност да се
противопостави на заявена или вече извършена регистрация на марка на друго лице, но между действащия и
отменения ЗМГО съществува известна разлика в уредбата в тази част.
По отменения ЗМГО – 1999 г. в първоначалната му редакция наличието на предходно фактическо ползване от
едно лице на нерегистрирана марка е било предвидено единствено като основание за заличаване на вече
регистрирана марка на друго лице, ако по исков ред е установена неговата недобросъвестност при подаване на
заявката – чл. 26, ал. 3, т. 4. С изменението на ЗМГО от ДВ, бр. 19/2010 г., в сила от 10.03.2011 г., са въведени
новите разпоредби на ал. 6 на чл. 12 и на чл. 38б, уреждащи предходното фактическо ползване и като
относително основание за отказ за регистрация. Такова основание за отказ е налице, когато фактическият
ползвател е подал опозиция и има подадена своя заявка за регистрация, която не е необходимо да предхожда
оспорваната заявка /ако заявката на фактическия ползвател предхожда другата заявка, то тогава ще е налице друго
основание за отказ – по чл. 12, ал. 1 във вр. с ал. 2, т. 2/. Ако това лице е пропуснало да подаде опозиция или
опозицията е отхвърлена като недопустима, разполага с възможността на същото основание да подаде искане до
Патентното ведомство за заличаване на регистрираната марка, като регистрирана в нарушение на чл. 12, ал. 6 –
чл. 26, ал. 3, т. 1 във вр. с ал. 5, т. 1. Както подадената опозиция, така и искането за заличаване на това основание,
е мотивирано от интереса на фактическия ползвател да регистрира марката по своето заявление /арг. от чл. 38б,
ал. 1 ЗМГО и чл. 26, ал. 5, т. 1 ЗМГО/.
Фактическият ползвател обаче може да няма намерение да регистрира марката, поради което да не е подал
3
заявка за регистрация – законът не го задължава, още повече, че регистрацията е свързана със значителни
финансови разходи за него. В тази хипотеза и съобразно съдебната практика[2] той не може да подаде опозиция
или искане за заличаване, основани само на неговото предходно фактическо ползване на марката като
действителен притежател /което иначе би било достатъчно при подадена от него заявка/. Въпреки това и в този
случай фактическият ползвател има икономически интерес от заличаване на регистрацията на марката, който
интерес се свързва с възможността и за в бъдеще свободно да ползва нерегистрираната марка в търговската си
дейност, макар като такава да не може да забрани и на други лица да я ползват. Това е така, защото притежателят
на регистрирана марка има правата по чл. 13, ал. 1 ЗМГО – 1999 г. да забрани ползването на марката от всяко
друго лице, дори и това лице да е ползвало марката преди заявяването й от юридическия й притежател. До
заличаването на марката фактическият ползвател се явява нарушител на правата на юридическия притежател
върху марката, като за извършеното ползване на марката след нейната регистрация може да бъде ангажирана
както гражданската му отговорност /чл. 76 ЗМГО – 1999 г./, така и административнонаказателната му отговорност
/чл. 81 ЗМГО – 1999 г./, а също и наказателната му отговорност /чл. 172б НК/. Заличаването на марката води до
отпадане с обратна сила на противоправността на ползването на марката от фактическия ползвател в предходен
период, тъй като заличаването има обратно действие – от датата на подаване на заявката за регистрация на
марката /чл. 28, ал. 3 ЗМГО – 1999 г./, т.е. счита се, че регистрираният притежател никога не е придобивал права
върху тази марка. Следователно, интересът на фактическия ползвател да заличи марката е както икономически /да
продължи да ползва марката свободно и за в бъдеще/, така и юридически /да се освободи от последиците на
неправомерното си ползване в предходен период/. На този безспорен интерес на предходния фактически
ползвател, който сам не е подал заявка, законът придава правна релевантност обаче само в две ограничени
хипотези, при наличието на които той може да иска заличаване на регистрацията на марка, а именно – тези по чл.
26, ал. 3, т. 3 или т. 4, втората от които е приложима ако заявителят е действал недобросъвестно при подаване на
заявката и това е установено с влязло в сила съдебно решение. Ето защо може да се обобщи, че при действието на
ЗМГО – 1999 г. действителният притежател на нерегистрирана марка: 1) можеше да възрази срещу поискана
регистрация или да иска заличаване на регистрация на марката от друго лице, ако той самият е подал заявка за
регистрация – само на основание своето предходно фактическо ползване /чл. 26, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 12, ал. 6
във вр. с чл. 26, ал. 5, т. 1 и във вр. с чл. 38б, ал. 1/, или 2) можеше да иска заличаване на регистрирана марка от
друго лице, ако не е подал заявка за регистрация – на основание своето предходно фактическо ползване и
недобросъвестността на заявителя при подаване на заявката, установена по исков ред.
От горното съдебната практика[3] извеждаше кога е налице правен интерес за предявяване на установителния
иск по чл. 26, ал. 3, т. 4 ЗМГО – 1999 г. Такъв интерес се приемаше, че е налице при кумулативното наличие на
следните условия: 1) ответникът да е регистрирал марка, чиято регистрация да не е била заличена; 2) ищецът да
твърди, че е ползвал фактически идентична или сходна нерегистрирана марка преди и към момента на
заявяването й от ответника, т.е. че е действителният притежател; 3) ищецът да твърди, че ответникът е бил
недобросъвестен към момента на подаване на неговата заявка – че е знаел за фактическото ползване на ищеца; и
4) ищецът да не е притежател на по-ранна регистрирана марка, идентична или сходна на регистрираната от
ответника, както и да не е подал своя заявка за регистрация, производството по която да е висящо /в противен
случай той може да иска заличаване на марката и директно пред ПВ по реда на чл. 26, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 12,
ал. 1 или 5 ЗМГО – 1999 г. без да води исков процес/.
Действащият ЗМГО от 2019 г. внася изменения и в двете хипотези на защита на правата на действителния
притежател на нерегистрирана марка: 1) тази по чл. 12, ал. 6 ЗМГО – 1999 г. е възпроизведена в чл. 12, ал. 4
ЗМГО – 2019 г., с уточнението, че нерегистрираната и регистрираната марки трябва да са предназначени за стоки
или услуги, които са идентични или сходни, а ползването на нерегистрираната марка да продължава до
подаването на опозицията; 2) тази по чл. 26, ал. 3, т. 4 ЗМГО – 1999 г., касаеща предявяването на установителния
иск, е разширена в чл. 12, ал. 5 ЗМГО – 2019 г. чрез уреждането й като още една хипотеза на опозиция от
действителния притежател, като същевременно е запазена и възможността за последваща защита на
действителния притежател, ако той не е подал опозиция или тя е отхвърлена като недопустима /чл. 36, ал. 3, т. 1
във вр. с ал. 5, т. 1/. Следователно, при действащия ЗМГО установителният иск за недобросъвестност на
ответника при заявяване на марка за регистрация може да се предяви както във връзка с подадена от ищеца
опозиция по висящото административно производство по същата заявка, така и след тази регистрация – като
4
необходимо условие за заличаване на регистрацията.
Същевременно, като единствено разграничение между хипотезите на чл. 12, ал. 4 и ал. 5 на действащия ЗМГО
се очертава това дали действителният притежател е подал своя заявка за регистрация. При наличие на такава и
при едновременна висящност на процедурите по двете заявки конкуренцията между тях ще се реши по
административен ред на база кой е действителният притежател на марката, без значение коя заявка е подадена по-
рано и без значение от евентуална недобросъвестност. Ето защо при настоящата уредба правен интерес от
установителен иск по чл. 12, ал. 5 ЗМГО би съществувал единствено при липса на предпоставките по ал. 4, т.е.
при липса на подадена заявка от действителния притежател на марката. Такъв интерес би липсвал и ако се
твърдят предпоставките за отказ за регистрация на марката на ответника по някой от останалите хипотези на чл.
12. В тези случаи дори и да е пропусната възможността за опозиция, остава на разположение административният
ред за заличаване на марката по чл. 36, ал. 3, т. 1 ЗМГО.
В конкретния казус първият ищец твърди, че той е притежател на две марки, за които твърди са сходни по
смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО с марката, заявена за регистрация от ответника на 31.10.2019 г. – марка на ЕС
с № *********, регистрирана на 16.08.2017 г. по заявка от 27.04.2017 г., и национална марка № 109107,
регистрирана на 27.07.2020 г. по заявка от 28.11.2019 г. Същевременно, твърди, че той е фактически ползвател
именно на тези марки, а не на други. Спрямо националната марка № 109107 ищецът твърди да я е ползвал
фактически от преди подадената от него заявка от 28.11.2019 г., както и преди подадената от ответника заявка от
31.10.2019 г., т.е. твърди, че той е бил действителният притежател на марка № 109107 от преди нейната
регистрация. За марката на ЕС не се твърди подобно преждеползване. При тези твърдения е видно, че се
обосновават нарушения от ответника на правата на ищеца по марката на ЕС, както и основания за отказ за
регистрация на заявената от ответника марка – по чл. 12, ал. 1, т. 2 и по ал. 4 ЗМГО. Ищецът не навежда други и
различни твърдения за фактическо ползване, касаещи други и различни регистрирани или нерегистрирани марки
/знаци/. Твърдението му, че е бил действителен притежател на регистрираната от него марка № 109107 преди
нейното заявяване на 28.11.2019 г. и преди заявката на ответника от 31.10.2019 г., е достатъчно да обоснове
хипотезата на чл. 12, ал. 4 ЗМГО спрямо заявката на ответника. Не е спорно, че ищецът е подал опозиция срещу
тази заявка, поради което въпросът дали той е бил такъв действителен притежател следва да бъде разрешен в
административното производство по тази заявка, в което евентуалната недобросъвестност на ответника би била
ирелевантна. При положение, че самият ищец е подал заявка за регистрация /на марка № 109107/, то случаят
попада изцяло в приложното поле на чл. 12, ал. 4 ЗМГО, което лишава от правен интерес установителния иск по
чл. 12, ал. 5 ЗМГО, който път за защита е по-труден и сложен, тъй като изисква установяването на факт, който в
хипотезата на ал. 4 е ирелевантен.
Ето защо предявеният иск по чл. 12, ал. 5 ЗМГО се явява недопустим.
С оглед на изложеното обжалваното определение следва да се потвърди.
Така мотивиран, Софийският апелативен съд,
[1] така решение № 1015/2.05.2017 г. по т.д. № 1198/2017 г. на САС, както и решение № 195/31.01.2018 г. по т. д. №
370/2017 г. на ВКС, І т.о., и др.
[2] вж. решение № 10335/2.08.2018 г. по адм. д. № 12898/2017 г. на ВАС, VІІ отд. и др.
[3] вж. решение № 195/31.01.2018 г. по т. д. № 370/2017 г. на ВКС, І т.о.
5
ОПРЕДЕЛИ:
ПОТВЪРЖДАВА определението от 22.03.2021 г. по т. д. № 2124/2020 г. на Софийския градски съд, VІ-3
състав, в частта, с която е върната исковата молба по предявения от „Т. КР.“ установителен иск по чл. 12, ал. 5
ЗМГО и чл. 124, ал. 4 ГПК.
Определението подлежи на обжалване пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК в 1-седмичен срок от
връчването му на жалбоподателя.
Председател: _______________________
Членове:
1._______________________
2._______________________
6