№ 98
гр. София , 24.02.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ, 6-ТИ ТЪРГОВСКИ в публично заседание
на трети февруари, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:
Председател:Иван Иванов
Членове:Зорница Хайдукова
Валентин Бойкинов
като разгледа докладваното от Зорница Хайдукова Въззивно търговско дело
№ 20201001002633 по описа за 2020 година
Производството е по чл. 258 ГПК - чл. 273 ГПК.
Образувано е въззивна жалба на ответника „Клийн“ ЕООД срещу
решение № 1293/04.09.2020г. по т.д. 1549/2019г. по описа на Софийски
градски съд, ТО, VI – 8 с-в, с което е уважен предявеният от „Ийст
Ентърпрайз“ ООД срещу ответника „Клийн” ЕООД иск по чл. 124, ал. 4, изр.
2-ро ГПК, вр. чл. 26, ал. 3, т. 4 ЗМГО/отм./ и е признато за установено, че
„Клийн“ ЕООД е действал недобросъвестно при подаването на 28.08.2008г. в
Патентното ведомство на Република България на заявка за регистрация на
марка “HD Home Detail”(комбинирана) с рег. № 000***/30.08.2011г. на
Патентното ведомство на Република България и ответникът е осъден да
заплати на ищеца разноските по делото. Жалбоподателят поддържа
обжалваният съдебен акт да е необоснован с доводи да липсва пълно и
всеобхватно обсъждане на събраните по делото доказателства, както и да не
са обсъдени доводите на ответника по депозирания писмен отговор. Излага в
резултат от осъществения недобър анализ на доказателствата по делото съдът
да е достигнал и до грешни правни изводи. Сочи коректният анализ на
събраните гласни доказателства при разпита на св. Т. В. да потвърждава в
пълна степен съображенията на ответника за неоснователност на предявения
1
иск. Оспорва като необосновани изводите на съда ищецът да е доказал по
делото да е наложил на пазара използването на процесния знак за продажба
на стоки на едро и дребно. Отделно от това поддържа в случай, че последните
твърдения на ищеца се докажат, същият да има правната възможност да
подаде опозиция за регистрация на марката на ответника, или сам да подаде
заявление за регистрация на марка, което не се установява по делото. Сочи и
при сравняването на двата знака да не е достатъчно да се извършва визуална
проверка за сходството или идентичността им, а е необходимо да се извърши
проверка и за какви стоки и услуги са ползвани, респективно регистрирани
знаците. Излага притежаваната от него марка да е за услуги по реклама и
същата да не е от естество да накърни правата на ищеца за използване на
същия знак за класа продажба на стоки на едро и дребно. Сочи с обжалваното
решение да е прието в отклонение от нормата на чл. 9 ЗМГО/отм./ обратно
разрешение, а именно, че от значение е реалното използване на знака. Излага
притежателят на търговска марка да не е задължен да извършва, каквато и да
е дейност, като включително може да предостави ползването на марката под
лицензия на трето лице. Поддържа, доколкото уважаването на иска има за
възможна последица заличаването на марката на ответника, то необходими
предпоставки за последното да са установяване на идентичност на знака на
ищеца и марката на ответника, наличието на сходство на стоките и услугите
на двете страни и наличието на вероятност от объркване за потребителите.
Сочи по делото да се установява марката на ответника да е регистрирана за
услуги, различни от стоките на ищеца, както и да не е налице вероятност от
объркване на потребителите, предвид на което поддържа искът да е
неоснователен. Излага текстът на чл. 26, ал. 5 ЗМГО /отм./, с който се
въвежда понятието действителен собственик, да е изменен с ДВ бр. 19, от
2010г., в сила от 10.03.2011г., предвид на което и към датата на подаване на
процесната заявка няма как ответникът да е знаел, че ищецът е действителен
притежател на процесния знак. Поддържа и ищецът да е бил дистрибутор на
стоки с поставен знак на регистрирана в Германия търговска марка, по която
причина последният е действал като агент или представител, а не като
действителен притежател на марката. В обобщение сочи по делото да не се
установява да е бил недобросъвестен при подаване на заявка за регистрация
на процесната марка. По изложените доводи моли за отмяна на решението в
обжалваните му части и постановяване на друго, с което предявените искове
2
да бъдат отхвърлени като неоснователни. Претендира присъждане на
разноски по делото. Прави възражение за прекомерност на претендирания от
насрещната страна разход за адвокатско възнаграждение.
Въззиваемата страна, „Ийст Ентърпрайз“ ООД, оспорва въззивната
жалба на ответника като неоснователна. Излага обжалваният съдебен акт да е
обоснован от подробни и съответни на събраните по делото доказателства
мотиви, като съдът е отговорил и на всички поддържани с писмения отговор
на ответника доводи и възражения. Поддържа съдът да е обсъдил поотделно
и в тяхната съвкупност всички събрани по делото доказателства – заключения
по три експертизи, писмени доказателства и събраните гласни доказателства,
включително като е отчел евентуалната заинтересованост на двама от
свидетелите. Сочи да е невярно оплакването по жалбата на ответника, че
съдът не е сравнявал използвания от ищеца знак и регистрирания такъв като
търговска марка на ответника, и напротив съдът е изложил мотиви знаците да
са идентични като се е основал на приетата по делото и неоспорена СМЕ.
Излага съдът да е анализирал и кръга от стоки, които са част от търговската
дейност на ищеца и ответника, в която насока е кредитирал и допълнителното
заключение по СМЕ. Оспорва доводите по жалбата на ответника, че не може
да бъде формиран извод за недобросъвестност и накърняване на права на
ищеца, доколкото марката на ответника е регистрирана за услуги, различни от
предлаганите със същия знак стоки. Цитира практика на СЕС досежно
дефинирането на понятието недобросъвестност и в частност, че наличието на
последната в поведението на заявителя следва да се преценява цялостно като
се изследват всички относими фактори, а идентичността на стоките и
услугите е само един от възможните такива. На самостоятелно основание
поддържа ответникът сам с подадена от него опозиция по заявление на ищеца
за регистриране на процесния знак като търговска марка за стоки от клас 21,
да е възразил, че марката за производство и продажба на стоки е необходима
за предоставянето на услугите по регистрираната от него марка от клас 35, с
което е признал взаимосвързаността между последните. По тези доводи
поддържа ответникът, като е знаел за предлаганите от ищеца стоки с
последния знак, да е действал недобросъвестно при заявяване на същия знак
за регистриране за свързани услуги, което е и използвал по – късно с подадена
от него опозиция срещу заявлението на ищеца да регистрира ползваният от
3
него знак като търговска марка. Оспорва като неверни и доводите на
жалбоподателя ответник, че реално ищецът не установява да е ползвал
процесния знак като свой за обозначаване на произвежданите от него и
продавани стоки, а да е ползвал знака със съгласието на собственика му –
дружество, регистрирано в Германия. Поддържа тези твърдения на ответника
да се опровергават от всички събрани по делото доказателства в тяхната
съвкупност – ССчЕ, СМЕ и свидетелски показания, от които се установява
ищецът да е развивал самостоятелна търговска дейност и процесният знак да
е използван за обозначаване на стоките, предмет на тази дейност, а не, както
твърди ответникът, по причина, че е бил дистрибутор на немско дружество,
което не е и имало регистрация за осъществяване на дейност и използване на
марката на територията на Република България. По изложените доводи
поддържа по делото да се установява недобросъвестността на ответника при
заявяване за регистрация на процесната марка, предвид на което и
обжалваното решение, с което искът му за установяване на последната е
уважен, е правилно. Моли да бъде потвърдено. Претендира присъждането на
разноски по делото.
Депозирана е и частна жалба от „Ийст Ентърпрайз“ ООД срещу
постановеното по реда на чл. 248 ГПК определение № 260943 от 26.10.2020г.
по т.д. 1549/2019г. по описа на СГС, ТО, VI – 8 с-в, с което съдът е оставил
без уважение молбата на „Ийст Ентърпрайз“ ООД за изменение на решението
в частта за разноските. Жалбоподателят поддържа обжалваното определение
да е неправилно предвид постановяването му в противоречие на смисъла на
националния закон – чл. 78, ал. 5 ГПК, практиката на СЕС, и с оглед неговата
необоснованост и неотчитане на предмета на делото, неговата сложност и
реално престирания труд от адвоката, който в случая се явява съответен на
договорения с клиента при условията на свобода на договарянето размер.
Сочи националната уредба, а и практиката на СЕС, вкл. по решение от
28.07.2016г. по дело С – 57/2015г., да уреждат правото на страната да и бъдат
възстановени сторените от нея разноски, включително адвокатски хонорар,
когато последният е разумно определен. Излага и първоинстанционният съд
да е отчел, че делото се ползва с известна фактическа и правна сложност, но
вместо да съобрази реално престирания труд от адвоката във връзка с
реализирания от страната разход за заплащане на възнаграждение за
4
последния, единствено се е позовал на установени с Наредба 1/2004г. на ВАС
минимални размери на адвокатските възнаграждение по неоценяем иск.
Поддържа с решение от 23.11.2017г. по присъединени дела С -427/2016г. и С
– 428/2016г. Съдът на ЕС да е имал повод да се произнесе, че национална
уредба, като тази по Наредба 1/2004г. за определяне на минимални размери на
адвокатските възнаграждение ограничава конкуренцията в рамките на
вътрешния пазар по смисъла на чл. 101, параграф 1 ДФЕС. В този смисъл
излага и обжалваното определение на съда, което се основава само на
цитиране на същата наредба да е противно на нормите на правото на ЕС,
които са от по-висок порядък, и само на това основание да следва да бъде
отменено като неправилно. Жалбоподателят поддържа и извършеният по
делото труд от адвоката, за който на последния се дължи възнаграждение, да
е съответен на уговореното и заплатено от страната такова в размер на 2 640
лв. с вкл. ДДС и неправилно последното е намалено на 720 лв. с вкл. ДДС с
обжалвания съдебен акт. По тези доводи моли за отмяната му и за
постановяване на друг, с който да му бъде присъден пълния размер на
заплатения разход за представляването му от адвокат.
Ответникът, „Клийн“ ЕООД, оспорва частната жалба като
неоснователна. Поддържа обжалваният съдебен акт да е правилен и
обоснован.
При изпълнение правомощията си по чл. 269 ГПК настоящият въззивен
състав намира обжалваното решение за валидно, допустимо и правилно по
следните мотиви:
Видно от сезиралата съда искова молба ищецът е заявил искане до съда
за установяване недобросъвестност на ответника „Клийн“ ЕООД при
подаването на 28.08.2008г. в Патентното ведомство на Република България на
заявка за регистрация на марка “HD Home Detail”(комбинирана) с рег. №
000***/30.08.2011г. на Патентното ведомство на Република България.
При така очертания предмет на спора правилно според настоящия
състав на съда първоинстанционният съд е дал правна квалификация на иска
като е подвел последния под нормата на чл. 26, ал. 3, т. 4 ЗМГО/отм./ като
приложим към отношенията материален закон, доколкото с приетия след
датата на подаване на процесната заявка Закон за марките и географските
5
означения, обнародван в ДВ бр. 98 от 13.12.2019г., не е придадено обратно
действие на разпоредбите му по смисъла на чл. 14 ЗНА.
Приложим акт от правото на ЕС и при съобразяване на задължителната
практика на Съда на Европейския съюз по решение от 29.01.2020г. по дело С
– 371/18г. и решение от 08.05.2014г. по дело С – 591/12г. е действалото
материално право към датата на процесната заявка – 28.08.2008г., който в
случая е Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21.12.1988г. за
сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките,
която е отменена считано от 28.11.2008г. с Директива 2008/95/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2008г.
Противно оплакванията по жалбата на ответника настоящият състав на
съда приема ищецът „Ийст Ентърпрайз“ ООД с изложените с исковата молба
твърдения да е обосновал легитимацията си на ищец по уредения в закона –
чл. 26, ал. 3, т. 4 ЗМГО/отм./ иск за установяване на факт с правно значение,
предвид изложените от него обстоятелства да е използвал знакът,
регистриран от ответника като търговска марка, за означаване на продавани
на едро и дребно от него, собствени нему, стоки от клас 21 и 28 от Ницката
класификация преди датата на заявката на ответника. Интересът от
предявяване на иска е обоснован и с твърденията за знание у ответника, че
знакът се ползва от ищеца за периода от 2007г., когато ответникът е
закупувал от него стоки, обозначени с процесния знак, които ответникът е
продавал в своите магазини на дребно. Изрично са въведени твърдения и за
недобросъвестно поведение на ответника, изразяващо се в намерение да
присвои чуждата марка и използва същата за продажба на стоки от същия или
сходен вид в неговите магазини. Доводите за недобросъвестност на ответника
са допълнени и с поведението му по повод на подадена от ищеца заявка за
регистрация на ползваният от него знак, по която заявка ответникът е подал
опозиция, позовавайки се на своите права по регистрираната търговска марка
№ 000***/30.08.2011г., макар и за други класове услуги, като е поддържал да
е налице обвързаност между заявения клас за стоки на ищеца и предлаганите
услуги от ответника.
Исковата молба на ищеца съдържа и изложение за налични отношения
с регистрирано във Федерална Република Германия дружество „WISEN
Import & Export GmbH, собственици на капитала на което са собствениците на
6
капитала и на ищеца „Ийст Ентърпрайз“ ООД, но противно изложеното в
жалбата на ответника не са поддържани от ищеца никакви фактически
твърдения, които да обосновават извода, че е бил агент, дистрибутор или
друга форма на представител на регистрираното в Германия дружество.
Напротив, изложени са доводи за осъществяване, както на съвместен внос на
стоки от Китай, така и на самостоятелна дейност на ищеца по внос на стоки,
произведени в Китай – предимно изделия за бита от порцелан, върху които по
искане на ищеца е поставян процесния знак, като такъв е поставян и върху
опаковките на стоките – кутии и кашони.
Така очертаните в исковата молба обстоятелства са от естество да
обосноват извод, че ищецът може да бъде определен като действителен
притежател на марката/знака/, който съобразно изричната разпоредба на чл.
26, ал. 5, т. 2 ЗМГО /отм./ е легитимиран да подаде искане за заличаване на
марката на ответника, след като с влязло в сила решение установи неговата
недобросъвестност при подаване на заявката, респективно е и легитимиран да
предяви иск за установяване на последния факт с правно значение.
Както жалбоподателят сочи, нормата на ал. 5 на чл. 26 ЗМГО/отм./ е в
сила от 10.03.2011г. Същата, доколкото урежда права по сезиране на
Патентното ведомство с искане за заличаване на марка, следва да бъде
определена като процесуална, по която причина и има непосредствено
действие и към заварените отношения, каквито са процесните и същата
легитимира ищецът по подадения след влизането и в сила иск по чл. 26, ал. 3,
т. 4 ЗМГО /отм./ На самостоятелно основание нормата на чл. 26, ал. 5, т. 2
ЗМГО /отм./ само нормативно очертава легитимираните лица по иска по чл.
26, ал. 3, т. 4 ЗМГО, но последният иск е бил законово уреден и преди датата
на влизане в сила на ал. 5 на същия член, а легитимацията на ищеца по
последния е изводима от останалото съдържание на нормата, както и от
имплементирата в закона Първа директива 89/104/ЕИО, а именно, че право да
иска заличаване на търговска марка следва да бъде признато на всяко лице с
правен интерес, което сочи да е действителният собственик на знака и чиито
права се нарушават от регистрираната марка, при заявяването на която
притежателят и е действал недобросъвестно. В този смисъл е и практиката на
СЕС по решение от 29.01.2020г. по дело С – 371/18г., по решение от
12.09.2019г. по дело С-104/18г. и по цитираното от страните решение от
7
11.06.2009г. по дело С-529/07г.
Аналогично е и даденото разрешение с постановеното по реда на чл.
290 ГПК решение № 195 от 31.01.2018г. по т.д. 370/2017г. по описа на ВКС,
ТК, I ТО, с което по въпроса, по който делото е допуснато до касация е
отговорено, че за „действителен притежател“ по смисъла на чл. 26, ал. 5, т. 2
ЗМГО /отм./ следва да се счита този, който реално ползва в търговската си
дейност незащитен от него за територията на страната знак, извършвайки
действия /със стоки и услуги/, с които се афишира като притежател на
търговска марка, без юридически да е признат за такъв.
Със същото решение е счетен за неоснователен и поддържаният по
настоящия спор с жалбата на ответника довод, че ищецът е следвало да
подаде опозиция по заявката на ответника, ако е намирал, че марката му не
следва да бъде регистрирана, като е прието последното уредено в закона
право да съществува самостоятелно и да не е относимо към упражняването на
правото на иск по чл. 26, ал. 3, т. 4 ЗМГО/отм./ Даденото разрешение се
споделя от настоящия състав на съда, предвид цялостната законова уредба по
ЗМГО/отм./, която не изисква нито последователност, нито изчерпателност в
упражняването на права, включително досежно правото да бъде подадена
опозиция в хипотезата на чл. 38б ЗМГО/отм./ от действителния собственик на
марката.
Гореочертаните, легитимиращи интереса на ищеца от предявения иск,
факти и обстоятелства и се установяват по делото от събраните писмени
доказателства, гласни доказателства и заключения по СМЕ и ССчЕ.
От заключението по ССчЕ се установява ищецът да осъществява
търговска дейност за изследвания от вещото лице период от 01.01.2007г. до
датата на подаване на исковата молба в съда – 08.08.2019г., по внос и
продажба на стоки за дома, предимно сувенири, керамични изделия,
декорации и други. Стоките са произвеждани предимно в Китай и внасяни
директно от ищеца в България. Установената практика на търговеца е да
поръчва стоки еднократно в големи количества, които в последствие се
продават на клиенти на ищеца. За търговската му дейност ползва складови
помещения, посетени от вещото лице, като всички находящи се в склада
стоки са маркирани с процесния знак. Вещото лице по СМЕ също дава
8
заключение соченият с исковата молба знак на ищеца да е поставян върху
продаваните от ищеца стоки.
Извършването от търговеца на дейност по поръчка във фабрики в Китай
на изработването на стоки за бита, с поставен по искане на ищеца процесен
знак, вносът на стоките от ищеца и продажбата им на клиенти в България се
установява и от непротиворечивите свидетелски показания на св. Р. М. и св.
Р. Т..
Св. М. – служител при ищеца, дава показания процесният знак да му е
познат, защото от 2004г. – 2005г. и до сега го поставят на внасяните от
ищцовото дружество от Китай и продавани след това на трети лица стоки от
порцелан и керамика. Знакът е поставян на дъното на артикулите, както и на
опаковките на същите.
Св. Т. дава показания да е един от собствениците на дружеството
„Чинтана“ ООД. Отделила се през 2004г. и от 01.03.2005г. отворила склад за
търговия със стоки за бита. Търгувала основано със стоки от порцелан и
керамични изделия. Ищцовото дружество „Ийст Ентърпрайз“ ООД било едно
от големите вносители на такива стоки на територията на България и по тази
причина от 2005г. имала търговски отношения с това дружество, които се
развили пред годините, включително я викали за консултации, какви стоки да
внасят. Последните 10 години пътувала и със собственика на ищцовото
дружество в Китай, където обикаляли най - големите изложения, както и
фабриките за порцелан и керамика. Наблюденията и са, че ищецът винаги си
поръчва стоките във фабрики в Китай от избрани артикули, на които се
брандира фирмата „Ийст Ентърпрайз“ ООД. Свидетелят дава показания
процесният знак на ищеца да и е познат, тъй като още от самото начало,
когато е започнала да работи с ищеца – 2005г., винаги е стоял върху стоките
му. При посещенията във фабрики в Китай представителят на ищеца винаги е
поставял условие към производителите от фабриките този знак да бъде
поставян върху самите изделия, върху кутията и върху опаковката им и само
при приемане на условието е правел поръчка. Поръчките от ищеца е правила
като идвала лично в складовете му и си харесвала артикули. Всичките
предлагани артикули от ищеца винаги са носели процесния знак по исковата
молба. Същият е присъствал и върху рекламни материали и брошури на
ищеца.
9
Гореобсъдените доказателства в тяхната съвкупност настоящият състав
на съда приема да установяват твърдяното с исковата молба качество на
ищеца на действителен ползвател на процесната марка “HD Home Detail”
/комбинирана/ на територията на Република България към датата на подаване
на процесната заявка от ответника в Патентното Ведомство на Република
България – 28.08.2008г.
Обратният извод не може да бъде формиран от показанията на
свидетеля В., които във връзка с чл. 172 ГПК следва да бъдат преценени от
съда с оглед на тяхната заинтересованост, доколкото от показанията на
свидетеля се установява да живее от 15 години на семейни начала с
едноличният собственик на капитала и управител на ответника „Клийн“
ЕООД. Показанията на свидетеля в тази им част досежно установени от нея
обстоятелства при посещения на складове на ищеца с цел закупуване на стоки
от името на „Клийн“ ЕООД на едро са и общи и неконкретни – не била
забелязала знаци върху продаваните стоки на ищеца. Същите противоречат и
на останалите събрани по делото писмени и гласни доказателства, предвид на
което и няма да бъдат кредитирани в тази им част от съда.
Обратен извод не следва и от представените по делото доказателства за
регистрирана национална марка в регистрите на Германското ведомство за
патенти и търговски марки за същия знак на 26.01.2006г. за класове 21 и 28 и
притежател на марката Wisen Import & Export GmbH, доколкото тази
национална марка няма защита на територията на Република България и не
представлява пречка да бъде използван знака от ищеца в тази, различна от
страната по регистрация на националната марка, друга страна. Отделно от
това и от събраните по делото доказателства се установява учредители на
германското дружество Wisen Import & Export GmbH и собственици на ищеца
„Ийст Ентърпрайз“ ООД да са едни и същи физически лица, с което се
потвърждават твърденията на ищеца за осъществяване от двете дружества на
дейност по търговия със сходни стоки, но регистрираното в Германия
дружество е осъществявало търговия на територията на тази Федерална
Република, а регистрираният в България ищец на територията на последната
страна. Поставяният еднакъв знак на стоките, внасяни и продавани от двете
дружества в двете различни държави, е израз на самостоятелната дейност на
10
двете дружества, а не както поддържа ответникът българското дружество да е
агент или друга форма на посредник на немското. В този смисъл са и
заключението по приетата ССчЕ и показанията на св. М. и св. Т., които
установяват ищецът сам да е поръчвал от фабрики в Китай, внасял на
територията на република България и продавал на едро и дребно стоки от
порцелан с поставен процесния знак. За разлика от регистрираното в
Германия дружество, обаче, ищецът е използвал реално процесния знак, без
да направи постъпки за периода преди дата на процесната заявка на ответника
за регистрирането му като търговска марка, което по вече изложените доводи
на съда не изключва правото му по чл. 26, ал. 3, т. 4 ЗМГО/отм./ да заяви
искане за заличаване на търговската марка на ответника предвид
недобросъвестност на ответното дружество при подаването на заявката.
Неотносим към предявения иск като осъществил се след датата на
подаване на процесната заявка от ответника е фактът, че по подадена на
06.11.2009г. заявка пред Служба на Европейския съюз за интелектуална
собственост от Wisen Import & Export GmbH процесният знак е регистриран
като марка на общността на 04.05.2011г. с период на защита до 06.11.2019г.
При гореизложените доводи на съда за надлежна легитимация на ищеца
по предявения иск по чл. 26, ал. 3, т. 4 ЗМГО/отм./ съдът следва да извърши
преценка за наличието на твърдяната от ищеца недобросъвестност у
ответника „Клийн“ ООД при подаване на 28.08.2008г. на заявка №
2008105427N, въз основа на която е регистрирана марка № 000*** на
30.08.2011г. комбинирана „HD Home Detail“ за класове 35 – реклама;
управление на търговски сделки; търговска администрация; административна
дейност, и 39 – транспорт; опаковане и съхранение на стоки; организиране на
пътувания.
В тази насока съдът съобразява задължителната практиката на Съда на
Европейския съюз по решение от 29.01.2020г. по дело С-371/18г. по
отправено преюдициално запитване от Висш съд на Англия и Уелс досежно
тълкуването на приложимата и към настоящия спор по гореизложените
доводи на съда Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21.12.1988г. за
сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките и в
частност на чл. 3, ал. 2, б. „г“, имплементиран в чл. 26 ЗМГО/отм./
11
По поставените въпроси СЕС с горецитираното решение приема, че
директивата не дава определение на понятието „недобросъвестност“, но
последното е самостоятелно понятие на правото на Съюза и предвид
необходимостта от съгласувано прилагане на националните системи на
марките и тази на Съюза трябва да се тълкува по един и същ начин както в
контекста на Първа директива 89/104, така и в контекста на Регламент
№ 40/94 (вж. по аналогия решение от 27 юни 2013 г., Malaysia Dairy Industries,
C‑320/12, EU:C:2013:435, т. 34 и 35). Прието, е че Съдът е имал повод да се
произнесе, че наред с факта, че съобразно обичайното му значение в
общоупотребимия език понятието „недобросъвестност“ предполага
наличието на непочтена нагласа или намерение, с оглед на тълкуването му
трябва да се вземе предвид и конкретният контекст на правото в областта на
марките, а именно контекстът на търговския оборот. В това отношение
правилата на Съюза в областта на марките имат по-специално за цел да
допринасят за системата на ненарушена конкуренция в Съюза, в която, за да
привличат клиенти с качеството на своите стоки или услуги, предприятията
трябва да могат да регистрират като марки знаци, които позволяват на
потребителите да различат, без риск да се объркат, стоките или услугите на
посочените предприятия от тези с различен произход (решение от
12 септември 2019 г., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO,
C‑104/18 P, EU:C:2019:724, т. 45 и цитираната съдебна практика). По този
начин абсолютната причина или основание за недействителност по член 51,
параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 и член 3, параграф 2, буква г) от
Първа директива 89/104 се прилага, когато от релевантни и непротиворечиви
улики следва, че притежателят на марка е подал заявката за регистрация на
тази марка не с цел почтено да участва в пазарната конкуренция, а с
намерението да накърни интересите на трети лица по начин, който е в
противоречие с почтената търговска практика, или с намерението да
получи — без дори да има предвид конкретно трето лице — изключително
право за цели, различни от свързаните с функциите на дадена марка, по-
специално припомнената в предходната точка от настоящото решение
съществена функция по указването на произхода (решение от 12 септември
2019 г., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P,
EU:C:2019:724, т. 46). С решението е прието и, че несъмнено заявителят
на марка не е длъжен да посочи, нито дори да знае с точност към датата на
12
подаване на заявката си за регистрация или при нейното разглеждане как ще
използва заявената марка, като той разполага с пет години, за да започне
ефективно използване в съответствие с основната функция на марката (вж. в
този смисъл решение от 12 септември 2019 г., Deutsches Patent- und
Markenamt (#darferdas?), C‑541/18, EU:C:2019:725, т. 22). Независимо от това,
е счетено регистрацията на марка, без заявителят да има намерение да я
използва за обхванатите от тази регистрация стоки и услуги, да може да
представлява недобросъвестност, тъй като заявката за марка е лишена от
обосновка с оглед на целите на Регламент № 40/94 и на Първа директива
89/104. Прието е и, че подобна недобросъвестност може да се охарактеризира
само ако са налице обективни, релевантни и непротиворечиви улики, от които
да е видно, че към датата на подаване на заявката за регистрация на
разглежданата марка нейният заявител е имал намерението да накърни
интересите на трети лица по начин, който е в противоречие с почтената
търговска практика, или да получи, без дори да има предвид конкретно трето
лице, изключително право за цели, различни от свързаните с функциите на
дадена марка. Като извод по поставения въпрос е прието, че член 51,
параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 и член 3, параграф 2, буква г) от
Първа директива 89/104 трябва да се тълкуват в смисъл, че подаването на
заявка за марка без намерение тя да се използва за стоките и услугите,
обхванати от регистрацията, представлява недобросъвестно поведение по
смисъла на тези разпоредби, ако заявителят на марката е имал намерението да
накърни интересите на трети лица по начин, който е в противоречие с
почтената търговска практика, или да получи, без дори да има предвид
конкретно трето лице, изключително право за цели, различни от свързаните с
функциите на дадена марка.
С цитираното в гореизложените мотиви на СЕС решение на Съда на ЕС
от 12.09.2019г. по дело С-104/18г. е подчертано, че намерението за вредене у
заявителя на марка, макар да е субективен елемент, трябва да бъде обективно
установено от компетентните административни и съдебни органи, като всяко
твърдение за недобросъвестност трябва да бъде подложено на цялостна
преценка, като се имат предвид всички релевантни фактически обстоятелства
в конкретния случай (вж. в този смисъл решение от 11 юни 2009 г.,
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, т. 37 и 42).
Прието е, че само по този начин твърдението за недобросъвестност може да
13
бъде подложено на обективна преценка. Съдът при зачитане на даденото
тълкуване и на съображенията по точка 36 от решение от 11 юни 2009 г.,
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), е отчел до съда
да е отправено конкретно запитване относно хипотезата, в която в момента на
подаване на заявката за спорната марка множество производители са
използвали на вътрешния пазар идентични или сходни знаци за идентични
или сходни стоки, което можело да доведе до объркване. Прието е именно на
този конкретен въпрос да е даден отговор с решението на Съда. Извън
конкретно даденото тълкуване по отправените до съда въпроси по дело С –
529/07г. Съдът на ЕС е отчел, че е налице съществена разлика в преценката
дали е налице недобросъвестност и преценката дали е налице вероятност от
объркване, тъй като тези две понятия от правото в областта на марките са
различни. В този смисъл Съдът подчертава, че наред с останалите
обстоятелства, следва да се провери дали заявителят знае или трябва да знае,
че трето лице използва най-малко в една държава членка знака, който води до
объркване, със знака, чиято регистрация е заявена, като знанието на заявителя
може да се презумира, по-специално когато това използване е общоизвестно в
съответния икономически сектор (вж. в този смисъл решение от 11 юни
2009 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, т. 39 и
53), но горепосочения факт да е само един от релевантните факти, които
следва да се вземат предвид при преценка наличието на недобросъвестност.
Съдът изрично е изтъкнал, че при липсата на вероятност от объркване между
знака, използван от трето лице, и спорната марка, или ако не е налице
използване от страна на трето лице на знак, идентичен или сходен със
спорната марка, други фактически обстоятелства могат според случая да
представляват релевантни и непротиворечиви улики, които доказват
недобросъвестността на заявителя. Като възможни релевантни обстоятелства
в тази насока са посочени „търговската логика, в която се вписва заявката“ и
„хронологията на събитията около подаването и“, „периодът, изминал между
преустановяване на отношенията между страните и подаването на заявката“ и
др.
С цитираното решение от 11 юни 2009 г., Chocoladefabriken Lindt &
Sprüngli, C‑529/07, на поставените въпроси по сезиралото съда преюдициално
запитване е отговорено, че за да прецени наличието на недобросъвестност на
14
заявителя националната юрисдикция е длъжна да вземе предвид всички
относими фактори, които са свързани със случая и съществуват към момента
на подаване на заявката за регистрация на знак като марка и конкретно
посочените в запитването обстоятелства, че заявителят знае или трябва да
знае, че трето лице използва поне в една държава членка идентичен или
подобен знак за идентична или подобна стока, който води до объркване със
знака, чиято регистрация е заявена; намерението на заявителя да попречи на
третото лице да използва такъв знак, както и степента на правна защита, от
която се ползват знакът на третото лице и знакът, чиято регистрация е
заявена.
При отчитане на горецитираните, очертани в практиката на СЕС,
дефиниция на понятието недобросъвестност на заявителя при подаване на
заявка за регистрация на търговска марка и релевантни обективни факти и
обстоятелства, установяването на които според случая могат да установят
недобросъвестността на заявителя ответник като субективен елемент, съдът
на първо място намира, че следва да отчете твърдяната с исковата молба
идентичност на ползвания от ищеца в търговската му дейност знак и
заявеният за регистрация като национална търговска марка от ответника
такъв.
От заключението по приетата по делото и неоспорена от страните СМЕ
съдът приема по делото да се установява, че знакът, използван от ищеца и
използваната от ответника търговска марка са идентични, доколкото двата
знака съдържат толкова незначителни разлики, че те не биха били забелязани
от средностатистическия потребител при обикновеното внимание, което
последният влага. Изводите на вещото лице, които се споделят от настоящият
състав на съда, са основани на извършените от вещото лице визуално,
фонетично и семантично сравнение на знаците. Визуално и двата знака имат
идентична светлосива правоъгълна рамка с вписани в нея идентични главни
букви „HD” с идентичен шрифт, под който в долната част на сивата рамка е
разположен идентичен словен елемент „Home Detail” с идентичен шрифт,
идентично разположение на малки и главни букви и разлика само в цвета –
черен/бял. Фонетично знаците са идентични, доколкото съдържащите се
идентични букви се произнасят идентично. Идентичнa е и семантиката на
двата знака, които на български се превеждат като „домашен детайл“. И двата
15
знака съдържат идентичен доминиращ елемент – разположените централно в
знака масивни главни букви „HD”.
Второто поддържано с исковата молба на ищеца основание,
обосноваващо твърденията му за недобросъвестност на ответника, а именно
знанието на последния, че знакът се ползва от ищеца в търговската му
дейност, за да обозначава продаваните от него на едро и дребно стоки за бита,
предимно порцеланови изделия, също се установява по делото.
От заключението по събраната по делото ССчЕ и писмени
доказателства – фактури, съдът приема по делото да се установява, че в
периода от 26.09.2006г. до 2010г. ищецът „Ийст Ентърпрайз“ ООД е
продавал на ответника „Клийн“ ЕООД стоки за бита – вази, чаши, свещници,
чинии, купи, коледна декорация и т.н. на едро, като продадените общо
артикули са 1 665 броя. Видно от представените фактури, неоспорени от
ответника, отношенията между страните са били най-интензивни в периода
2007г. – 2008г. Търговските отношения между страните се установяват и от
събраните гласни доказателства при разпита на свидетелите М. – служител на
ищеца, и свидетелят В., служител при ответника и живееща на семейни
начала с управителя и едноличен собственик на ответното дружество. И
двамата свидетели дават показания ответникът да е закупувал стоки от ищеца
в периода от 2007г., както и свидетелят В. да е ходила лично в складовете на
ищеца, за да избира стоки от асортимента му, които са закупувани на едро от
ответника и предлагани за продажба на дребно в магазините му. Показанията
на св. В., в частта им, че не е видяла знак върху стоките на ищеца, по вече
изложените доводи на съда противоречат на събраните други доказателства
по делото – показанията на св. М. и св. Т., а и заключението по ССчЕ-за, от
които се установява непротиворечиво, че от 2005г. всички стоки на ищеца са
означени с процесния знак, предвид на което и с оглед тяхната
заинтересованост няма да бъдат кредитирани от съда. В този смисъл и от
останалите доказателства в тяхната съвкупност съдът приема по делото
безспорно да се установява, че към датата на подаване на заявката на
ответника – 28.08.2008г., за регистрация на марка № 000***, у ответника
„Клийн“ ЕООД е налице знание за обстоятелството, че ищецът ползва знакът
„HD Home Detail”/комбиниран/, за да обозначава продаваните от него и
собствени нему стоки.
16
От важно значение за преценка наличието на недобросъвестност у
ответника при подаването на процесната заявка е и установеният по делото
факт, че ответникът подава процесната заявка на 28.08.2008г., точно след най-
интензивния период в отношенията на страните, както и че след последната
дата отношенията им почти изцяло са прекратени – има само три фактури за
закупени стоки от февруари и март 2010г. Последното поведение на
ответника, ведно с доказаното по делото от заключението по допълнителната
СМЕ обстоятелство ответникът да е използвал регистрираната от него марка
за обозначаване на продавани от него и собствени нему стоки от същия вид
на продаваните от ищеца и закупувани от него по-рано стоки, настоящият
състав на съда приема да сочи на желание у ответника да накърни интереса на
ищеца като използва знака на ищеца за продажба на същия вид стоки. Това
поведение е в отклонение и на основния принцип за ненарушаване на
конкуренцията в Съюза, и в частност всеки да може да привлича клиенти с
качеството на своите услуги и стоки и по тази причина да може да регистрира
използваните от него при предлагането на стоки и услуги знаци като
търговска марка, а последните да изпълняват функцията си за означаване на
произхода на стоките.
Действително, търговската марка на ответника „Клийн“ ЕООД №
000*** на 30.08.2011г. комбинирана „HD Home Detail“ е регистрирана за
класове 35 – реклама; управление на търговски сделки; търговска
администрация; административна дейност, и 39 – транспорт; опаковане и
съхранение на стоки; организиране на пътувания, които са различни от класа
стоки, за които се установява ищецът да е използвал знака в периода преди
подаване на заявката на ответника – 4 свещи, 11 лампи, 21 вази, чаши, чинии,
порцеланови купи, свещници, кошнички за цветя, керамични изделия,
поставки за прибори, оливерници, и клас 28 коледна украса, играчки. Вещото
лице по допълнителната СМЕ, обаче, дава заключение ответникът реално да
използва знака за търговия на дребно със стоки за бита, която дейност е част
от покритите с горните категории дейности по продажба и разпространение
на стоки – 21 и др., а не дейност по предоставяне на услуги от класовете 35 и
39 от Ницката класификация. Изводът си вещото лице обосновава с
издадените насоки на Европейското ведомство по интелектуално собственост,
съобразно които рекламирането на собствени стоки и услуги не е услуга по
17
смисъла на клас 35, а такава би била услугата по управление на рекламна
агенция – проектиране на рекламни кампании за трети страни.
Ответникът не твърди, а и по делото не се установява да е използвал
регистрираната от него марка № 000*** на 30.08.2011г. комбинирана „HD
Home Detail“ за услугите, за които е регистрирана, класове 35 – реклама;
управление на търговски сделки; търговска администрация; административна
дейност, и 39 – транспорт; опаковане и съхранение на стоки; организиране на
пътувания, съобразно разясненията на последните понятия по Ницката
класификация, което поведение на ответника при зачитане на даденото
задължително тълкуване с решение от 29.01.2020г. по дело С – 371/18г. по
описа на СЕС може да бъде тълкувано като недобросъвестно поведение, ако
се установи, че при подаване на заявката не е имал намерение да използва
марката за този вид услуги, а е имал намерение така да навреди на трети лица.
Липсата на намерение марка № 000*** на 30.08.2011г. комбинирана „HD
Home Detail“ да бъде използвана от ответника за класа услуги, за които е
регистрирана се установява, както от обективния факт, че не е ползвана
следващите 12 години за тези услуги, така и от обстоятелството, че реално
знакът е използван за продажба на стоки, дейност идентична с дейността, за
която ищецът е ползвал знака. В този смисъл са и показанията на св. В., която
изрично сочи, че за реклама ответното дружество е ползвало услуги на
рекламна агенция, която според свидетеля е и дала идея за визията на
регистрираната марка.
По горните мотиви на съда установеното по делото поведение на
ответника по регистрация на процесния знак за услуги от различен клас от
стоките, за които е ползвал знака ищеца, без намерение марката да бъде
използвана за този клас услуги, но реално ползвайки знака за същите стоки, за
които е ползван и от ищеца, е противно на присъщите основни функции на
търговската марка и като краен резултат постига забранената от закона цел да
доведе до объркване на потребителите на същите стоки, които възприемат
идентичния знак, поставен на стоките на ищеца и стоките на ответника, и не
могат да отличат стоките на ищеца от предлаганите стоки на ответника. Така
установените обстоятелства и не се оспорват от ответника, чиято позиция в
съдебния спор е, че регистрираната от него марка за класове 35 и 39 е
използвана като знакът е поставян върху продаваните от него стоки за бита,
18
върху касовите бонове, издавани в неговите магазини и върху паната на
входовете на магазините, които дейности при кредитиране заключението по
допълнителната СМЕ са обхванати от класовете за продажба на същите стоки
за бита – 21 и др.
Съдът приема наличието на намерение за увреждане у ответника при
подаване на заявка за регистриране на процесната марка да се установява
ясно и от установените по делото и безспорни обстоятелства, че при подадена
заявка № 2018150897N от 04.06.2018г. от ищеца да регистрира знака като
търговска марка за класовете стоки, за които го ползва – клас 21, ответникът
подава опозиция вх.н. 70107901/05.02.2018г., с която се противопоставя на
заявката на ищеца, именно позовавайки се на правата си по регистрираната от
него по-рано марка № 000*** /комбинирана/ „HD Home Detail“, като сочи
реално да е използвал марката за дейностите по продажба на стоки на дребно,
които според него са съпътствани от дейността по продажба на стоки по клас
21, а според вещото лице се включват в последната дейност.
Гореустановената хронология в отношенията на страните, а именно, че
ответникът е знаел, че ищецът използва процесния знак, идентичен на
заявената марка, че го е утвърдил на пазара за продажна на стоки за бита, но
въпреки това регистрира същия знак като свой, макар и за други услуги,
които няма намерение да използва, но с намерение да го ползва за същия вид
стоки като на ищеца, както и да използва регистрацията, за да попречи на
ищеца сам да регистрира по-късно ползваният от него в дейността му по
продажба на стоки знак, според настоящият състав на съда при изискуемото
съобразно цитираната практика на СЕС доказване установява субективното
отношение на ответника при подаване на процесната заявка, което следва да
бъде квалифицирано като недобросъвестно.
По тези мотиви изводите на двете инстанции съвпадат и обжалваното
решение, с което искът по чл. 124, ал. 4, изр. 2-ро ГПК, вр. чл. 26, ал. 3, т. 4
ЗМГО/отм./ е уважен, следва да бъде потвърдено като правилно.
С оглед изхода на спора по въззивната жалба на ответника следва да
бъде разгледана и сезиралата съда частна жалба от „Ийст Ентърпрайз“ ООД
срещу постановеното по реда на чл. 248 ГПК определение № 260943 от
26.10.2020г. по т.д. 1549/2019г. по описа на СГС, ТО, VI – 8 с-в, с което съдът
19
е оставил без уважение молбата на „Ийст Ентърпрайз“ ООД за изменение на
решението в частта за разноските.
Жалбата е основателна по следните мотиви:
С оглед разпоредбата на чл. 78, ал. 5 ГПК, ако заплатеното от страната
възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и
фактическа сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна
да присъди по нисък размер на разноските в тази им част.
В конкретния случай претеднираният като заплатен разход от ищеца за
представляването му пред първата инстанция от адвокат е в размер на 2640
лв. с вкл. ДДС.
Разходът е признат за доказан от съда с обжалвания съдебен акт, но
намален като прекомерен.
Настоящият състав на съда като отчита делото да се ползва с правна и
фактическа сложност предвид гореочертания и в настоящото решение сложен
фактически състав на предявения иск, както и като отчита извършената от
адвоката работа по депозиране на искова молба, представителство в четири
съдебни заседания, при които са разпитани трима свидетели и приети две
основни и допълнително заключение по СЕ-зи, приема, че така определеният
и заплатен от ищеца хонорар за адвокат от 2 640 лв. с вкл. ДДС не е
прекомерен – не е неоправдано висок с оглед извършената от адвоката
дейност, и същият неправилно с обжалвания съдебен акт да е намален
единствено с мотива, че установеният минимум в Наредба 1 от 2004г. е в друг
размер.
Националният закон – ГПК, въвежда правото и задължението на съда да
присъди на спечелилата делото страна всеки сторен от нея във връзка със
съдебния процес разумен разход, включително разхода за един адвокат. При
изпълнение на последните си правомощия съдът не е обвързан от
установените в Наредба 1 от 2004 г. на ВАС размери, още по-малко същите,
включително разпоредбата на параграф 2 от ПЗР на Наредбата могат да бъдат
тълкувани като пределна граница или обективно мерило за разумността на
реално стореният по всеки спор разход на страната за представляването и от
адвокат. Както е застъпено и в цитираната от жалбоподателя и задължителна
20
за националните съдилища практика на Съда на ЕС по решение от
28.07.2016г. по дело С – 57/15г. и решение от 23.11.2017г. по съединени дела
С – 427/16г. и С – 428/16г., в автономната си дейност по установяване на
дължимите пропорционално на изхода на спора и разумни разноски съдът е
обвързан само от предмета на делото, реално доказаните за сторени пред него
разноски и дали присъждането им би било противно на принципа за
справедливост. Определянето от съда на твърди и ниски за сложността на
делото възнаграждения за представителство от адвокат, само защото искът е
квалифициран като неоценям, както е в случая, или по други необективни
съображения, съобразно цитираната съдебна практика на СЕС, която се
споделя и от настоящия състав на съда, може да има за резултат лишаване на
страната от достъп до правосъдие, доколкото е невъзможно да ангажира
адвокат за такова възнаграждение, поради което и не следва да бъде
допускано от съда.
По тези мотиви обжалваното определение по чл. 248 ГПК следва да
бъде отменено и вместо него постановено друго, с което бъде изменено
първоинстанционното решение в частта за разноските и ответникът бъде
осъден да заплати на ищеца разликата над присъдения от СГС разход в
размер на 720 лв. до доказания и дължим такъв от 2640 лв. или сумата 1 920
лв.
С оглед изхода на спора пред САС право на разноски има въззиваемата
страна. Доказва разноски за сумата 3 600 лв. с вкл. ДДС по приложен списък
за представляването и от адвокат. Разходът е доказан и на основание чл. 78,
ал. 1 ГПК ще бъде присъден от съда. От насрещната страна е заявено
немотивирано възражения за прекомерност на адвокатския хонорар, което
предвид правната и фактическа сложност на спора съдът намира за
неоснователно.
Мотивиран от горното, Софийски апелативен съд
РЕШИ:
ПОТВЪРЖДАВА решение № 1293/04.09.2020г. по т.д. 1549/2019г. по
описа на Софийски градски съд, ТО, VI – 8 с-в.
21
ОТМЕНЯ определение № 260943 от 26.10.2020г. по т.д. 1549/2019г. по
описа на СГС, ТО, VI – 8 с-в, с което съдът е оставил без уважение молбата
на „Ийст Ентърпрайз“ ООД за изменение на решението в частта за
разноските, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА
ИЗМЕНЯ решение № 1293/04.09.2020г. по т.д. 1549/2019г. по описа на
Софийски градски съд, ТО, VI – 8 с-в, в частта за разноските като
ОСЪЖДА „Клийн” ЕООД, ЕИК *********, да заплати на „Ийст
Ентърпрайз“ ООД, ЕИК *********, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК сумата
1 920 лв. – разликата до пълния сторен разход за адвокат пред СГС.
ОСЪЖДА „Клийн” ЕООД, ЕИК *********, да заплати на „Ийст
Ентърпрайз“ ООД, ЕИК *********, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК сумата 3
600 лв. – разноски по делото пред САС.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС в едномесечен
срок от връчването му на страните при условията на чл. 280 ГПК.
Председател: _______________________
Членове:
1._______________________
2._______________________
22