Р Е Ш Е Н И Е
№ …
Гр.
София, 22.03.2019 г.
В И М Е Т
О Н А Н А Р О Д А
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 20 състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и седми февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:
СЪДИЯ:
ТАТЯНА КОСТАДИНОВА
при секретаря С. Калоферова, като разгледа т.д. № 18807/2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Предявени са искове с правно
основание чл. 76, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 ЗМГО вр.
чл. 14 Регламент (ЕО) 207/2009 на Съвета относно марката на Европейския съюз
(отм.) и чл. 17 Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета
относно марката на Европейския съюз.
Ищецът Х.ЛТД, търговско дружество, регистрирано в САЩ, твърди, че е притежател на права върху регистрирани търговски марки на Европейския съюз, както следва: словна марка ERNEST Н., рег. № 1823145, регистрирана в клас 43 за услуги „Ресторанти, барове и кафенета“ от МКСУ със срок на закрила до 2020 г., и словна марка Н., рег. № 2477057, регистрирана в клас 43 за услуги „Осигуряване на храна и напитки“ и в клас 41 за услуги „Развлечение; културни дейности“ от МКСУ със срок на закрила до 2021 г. Поддържа, че ответникът Е.К. ООД осъществява търговска дейност, свързана със стопанисване на заведение в гр. Варна, като предлага ресторантьорски услуги, услуги по доставка на храна и развлечение. В тази дейност ответникът използвал смислово идентични и визуално и фонетично сходни знаци, а именно Е.Н., Е.Н., ernieН..com, Ъ.Х., Н./Х./Н., както и Е.Н./RESTAURANT&SEA BAR, използван в комбинация с други елементи като изображение на лика на писателя Ъ.Х.с лула и фигуративни елементи. Ищецът счита, че услугите, предлагани от ответника под гореописаните знаци, са идентични с услугите, за които са регистрирани процесните търговски марки, а начинът на използване на знаците е многообразен – както в самото заведение (на фасадата, върху менюто, върху чаши), така и в търговските книжа и чрез рекламиране в интернет, вкл. чрез регистриране на домейн. Поддържа, че сходството в знаците и идентичността в услугите води до объркване на потребителите. Ето защо ищецът моли съда да установи факта на извършване на нарушението и да осъди ответника да преустанови извършването му, а за причинените от нарушението имуществени вреди (под формата на пропусната полза за неполучено лицензионно възнаграждение) претендира обезщетение в размер на 244 482 лв. (съгласно изменение на иска, допуснато в о.с.з. на 26.09.2018 г.) за периода 12.05.2016 г. – 25.10.2017 г. (съгласно уточнителна молба от 25.10.2017 г.). Размерът на обезщетението според ищеца следва да се определи на база приходите на нарушителя, получени в резултат от нарушението, както и с оглед всички обстоятелства, при които е извършено то – като се отчете ползването на повече от един нарушаващ знак, високата степен на афиширане в обществото, известността на личността, чието име се съдържа в използвания знак, и отношението на тази личност към „бохемския начин на живот“ и „страстта към хубавата храна и алкохола“, а също и факта на непреустановяване на нарушението въпреки отправената покана. Претендира законна лихва и разноски.
Ответникът Е.К. ООД оспорва притежанието от ищеца на права върху процесните марки, регистрирани за посочения вид услуги. Твърди, че извършваната от него дейност е само в областта „ресторанти и барове“, но не и „осигуряване на храна и напитки“ и „развлечение, културни дейности“. Твърди, че в ресторантьорската си дейност не нарушава правото върху марката с рег. № 1823145, тъй като не я използва за обозначаване на предлаганите услуги, а се използват елементи, върху които ищецът няма права – художествени произведения, фотографии, рисунки, мемоари на писателя Ъ.Х., върху които би могло да има авторско, но не и право върху търговска марка. Ответникът поддържа, че съчетанието на имената Ъ.и Х.е често срещано в Северна Америка и няма данни регистрираните от ищеца марки да имат отношение към писателя Х.. Освен това твърди, че не се използват идентични с регистрираните знаци, а комбинация между словни знаци Ernie, Н., Restaurant & Sea Bar и рисунка на моряк с лула, представляващ литературен герой, а не образ на писателя, която рисунка има доминиращ характер. Твърди, че не е налице смислово сходство, тъй като за българския потребител името Ъ.Х.не се свързва с писателя. Отрича възможност за заблуждение на потребителя не само поради липсата на идентичност/сходство, но и поради обстоятелството, че ищецът не осъществява търговска дейност на територията на Република България под регистрираните марки. Оспорва размера на претендираното обезщетение, тъй като не се отчита реалното влияние на използваното именование върху генерирането на приходите, както и големия размер на разходите. Твърди също, че обезщетението следва да бъде определено само за една марка, тъй като едната марка се съдържа в другата. Претендира разноски и възразява за прекомерност на заплатеното от ищеца адвокатско възнаграждение.
Съдът, като съобрази събраните
доказателства, достигна до следните фактически и правни изводи:
По иска с правно основание чл.
76, ал. 1, т. 1 ЗМГО вр. чл. 14 Регламент (ЕО)
207/2009 на Съвета относно марката на Общността (отм.) и чл. 17 Регламент (ЕС)
2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския
съюз:
Ищецът претендира защита на търговски словни марки, регистрирани като марки на Европейския съюз (ЕС). В периода от сочената регистрация на марките до 01.10.2017 г. уредбата на марките се съдържа в Регламент (ЕО) 207/2009, а считано от 01.10.2017 г. се прилага Регламент (ЕС) 2017/1001 (чл. 212 от същия регламент). Съгласно чл. 14 Регламент (ЕО) 207/2009 (идентичен с чл. 17 Регламент (ЕС) 2017/1001) статутът и действието на марките на ЕС се урежда приоритетно от Регламента, а нарушението на правата – от националното законодателство съобразно специалните правила на дял Х от Регламента.
Следователно съдът е сезиран с установителен иск за факт, предвиден в националното законодателство, при разглеждането на който следва да се установи: 1). притежава ли ищецът права върху процесните марки на ЕС; 2). какъв е обхватът и действието на тези права; 3). налице ли е нарушаване на правата, произтичащи от процесните марки; 4). извършено ли е то от ответника.
Притежава ли ищецът права върху процесните марки:
Съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) 207/2009 (идентичен с чл. 6 от Регламент (ЕС) 2017/1001) марката на ЕС се придобива чрез регистрация, а съгласно чл. 9, т. 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001 правата, предоставени от марката на ЕС, могат да се противопоставят на трети лица, считано от датата на публикуването на регистрацията на марката. За всяка регистрирана марка се извършва вписване в Регистъра на марките на ЕС, поддържан на основание чл. 87 от Регламент (ЕО) 207/2009 (чл. 111 от Регламент (ЕС) 2017/1001). Правото върху регистрираните марки може да се удостовери чрез удостоверение за регистрация, издадено от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост съгласно чл. 45 от Регламент (ЕО) 207/2009 (чл. 51 от Регламент (ЕС) 2017/1001).
Именно по този ред е удостоверено и притежанието от ищеца на права върху две марки на ЕС, както следва: словна марка с рег. № ********* ERNEST Н. за стоки/услуги от класове 18, 30 и 42 по МКСУ с дата на заявяване 09.08.2000 г. и срок на действие до 09.08.2020 г., и словна марка с рег. № ********* Н. за стоки/услуги от класове 03, 09, 30, 33, 41 и 42 по МКСУ с дата на заявяване 20.11.2001 г. и срок на действие до 20.11.2021 г. Регистрацията е удостоверена от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, което е потвърдено и с писмо на Патентното ведомство на Република България (стр. 178-179, т. І). Съгласно МКСУ в редакцията, действала към момента на регистриране, клас 42 е за услуги „Ресторантьорство“, като регистрираните за марка № ********* услуги са услуги на „ресторанти, барове и кафенета“. За марка № ********* в клас 42 са регистрирани услуги „осигуряване на храна и напитки“, а в клас 41 - „развлечение, културни дейности“.
Ето защо съдът приема, че ищецът е титуляр на права върху процесните марки. Неотносимо към съществуването им е твърдението за тяхното неизползване на територията на Република България от периода на регистрацията до завеждане на делото. Съображенията за това са следните:
Използването на марката има значение (по правило) в две хипотези: 1). като основание за отмяна съгласно чл. 51, т. 1, б. „а“ от Регламент (ЕО) 207/2009 и 2). като изгубване на права поради търпимост съгласно чл. 54 от Регламент (ЕО) 207/2009 (в този смисъл вж. определение 341/07.05.2012 г., постановено по т.д. № 442/2011 г. на ВКС, ІІ ТО).
В първия случай е необходимо маркопритежателят да не е използвал марката в продължение на пет години, но в рамките на Съюза (вж. редакцията на разпоредбата), а не на територията на държавата, в която се търси защита, като правото на отмяна може да се упражни само чрез искане до Службата или чрез насрещен иск. Ищецът е представил доказателства за предоставяне на неизключително право за ползване на процесните марки въз основа на лицензионен договор, сключен с Х.България ЕООД, считано от 01.06.2016 г. Това удовлетворява изискването за ползване по смисъла на чл. 15, т. 2 от Регламент 207/2009 (съответно чл. 18 от Регламент 2017/1001), тъй като съставлява използване от трето лице със съгласието на притежателя. Дори да се приеме, че поради липса на достоверна дата не може да се прецени, че ползването е започнало в сроковете по чл. 51, т. 1, б. „а“, изр. 2 и 3 от Регламент (ЕО) 207/2009 и не е след узнаване за становището на ответника, то отмяна не би могла да се постанови поради липса на надлежно сезиране за това (в отговора на исковата молба не е направено искане, което да бъде дефинирано като такова по чл. 51 от Регламент (ЕО) 207/2009.
Във втория случай търпимостта следва да е от страна на маркопритежателя, а използването (продължило пет последователни години) да е от страна на носителя на по-ранна марка/право, като при това маркопритежателят следва да е знаел за ползването. Нито един от тези факти не са налице в настоящата хипотеза.
Какъв е обхватът и действието на
притежаваните от ищеца права върху процесните марки:
Съгласно чл. 9 от Регламент (ЕО) 207/2009 (идентичен с чл. 9 от Регламент (ЕС) 2017/1001) притежателят на марка на ЕС има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак за стоки или услуги, когато знакът е идентичен с марката на ЕС и е използван за стоки или услуги, идентични с тези, за които е регистрирана марката на ЕС; когато знакът е идентичен или сходен с марката на ЕС и е използван във връзка със стоки или услуги, идентични или сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката на ЕС, ако съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората (вероятността от объркване включва възможност за свързване на знака с марката); когато знакът е идентичен или сходен с марката на ЕС, независимо дали е използван за стоки или услуги, които са идентични, сходни или не сходни с тези, за които е регистрирана марката на ЕС, ако последната се ползва с известност в Съюза и ако използването без основание на този знак би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на марката на ЕС или би ги увредило. Посочените права включват и правото да се забрани поставяне на знака при обозначение на услугите, вкл. знакът да се използва в деловите книжа и в рекламата (чл. 9, т. 3).
Тези права са изключителни и могат да бъдат ограничени при условията на чл. 12 Регламент (ЕО) 207/2009 (чл. 14 Регламент (ЕС) 2017/1001), каквито факти в настоящия случай не се поддържат (знакът да съвпада с името или адреса на третото лице, когато то е физическо, или знакът да е свързан с вида, качество, предназначение и т.н. на предлаганата услуга).
Налице ли е нарушение на
притежаваните от ищеца права върху процесните марки:
В светлината на гореизложеното, правото върху марка на ЕС ще бъде нарушено, ако без съгласието на маркопритежателя знакът или сходен на него се използва при извършване на идентична или сходна услуга. Това е разписано и в чл. 73, ал. 1 вр. чл. 13 ЗМГО, приложим на основание чл. 14 от Регламент (ЕО) 207/2009 (чл. 17 от Регламент (ЕС) 2017/1001) - нарушение е налице, когато идентичен/сходен знак се използва от другиго в търговската му дейност при обозначаване на идентични/сходни стоки/услуги, като в случай на сходство допълнително изискване е вероятността от объркване (разгледана като възможност за свързване на знака с марката).
Относно ползването:
В настоящия случай от събраните доказателства се установява, че ответникът е осъществявал търговска дейност, в рамките на която е експлоатирал по търговски начин заведение с наименование Ъ.Х.. Представен е препис на фискален бон от 30.03.2017 г. (л. 62), в който наименованието на обекта „Ъ.Х.“ е посочено съгласно изискването на чл. 26, ал. 1, т. 2 от Наредба Н-18/2006 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите.
Осъществяването от ответника на търговска дейност чрез експлоатиране на процесния търговски обект със соченото от ищеца наименование се доказва и от съдържанието на разменената между страните електронна кореспонденция. Действително, допълнителната СТЕ не установява кое е лицето, регистрирало пощенската кутия erne.consult@gmail.com, от която съгласно основното заключение е водена кореспонденцията (л. 156 и сл.). Същевременно обаче като общоизвестно следва да се приеме вписаното в Търговския регистър по партидата на ответника обстоятелство, че електронната поща, посочена в рубриката „Седалище и адрес на управление“ е именно erne.consult@gmail.com. Ето защо на основание чл. 4, изр. 2 ЗЕДЕУУ за титуляр на електронното изявление, изпратено от посочената пощенска кутия, следва да се счита ответникът, тъй като той е манифестирал чрез обявяването в Търговския регистър титулярство върху тази кутия. Същевременно фактът на изпращането на писмата и тяхното съдържание са изследвани и потвърдени от вещото лице Р. в основното заключение на СТЕ и поради това съдът ги ползва при формиране на фактическите си изводи.
В тази кореспонденция ответникът сочи, че „ресторант Ъ.Х.“ стартира ефективно своята дейност и отвори врати за клиенти … в средата на 2016 г.“, „Ресторант Ъ.Х.се намира на така наречената „алея първа“ в гр. Варна“… Сочи се и наличието на интернет страница – „Това ще бъде отразено в най-скоро време в официалната страница на Ъ.Х.“. В писмо от 30.03.2017 г. ответникът заявява, че „доброволно ще преустановим използването на името Х.…“
Не на последно място, осъществяването на ресторантьорска дейност под наименованието на търговския обект „Е.Н.“ се установява и от преписите от съдържанието на интернет сайт, заверени по реда на чл. 591 ГПК. Интернет сайтът съставлява електронен документ по смисъла на ЗЕДЕУУ вр. чл. 3, т. 35 от Регламент (ЕС) 910/2014, тъй като съдържа електронно изявление по смисъла на чл. 2 ЗЕДЕУУ. В частта, в която в интернет страницата е обективиран текст, изобразеното съставлява частен електронен документ. Този вид документ, както и съставянето на препис от него, са процесуални институти, познати на ГПК (чл. 184 ГПК). Ето защо няма пречка верността на препис от електронния документ да бъде нотариално удостоверена при сравняване с първообраза, извършено от самия нотариус съгласно процедурата на чл. 591 ГПК, който е удостоверил съгласно изискването от закона откъде е снет преписът. Да се приеме обратното, би означавало да не се дава сметка за развитието на обществените отношения, настъпило след приемане на разпоредбата за нотариалното заверяване (впрочем разпоредбата с идентично съдържание е установена още през 1952 г., вж. чл. 487 ГПК отм.; същевременно легална уредба на частен случай на заверяване на съдържание на интернет сайт е регламентирана понастоящем в чл. 34, ал. 3 ЗТР).
На база така събраните и обсъдени доказателства съдът приема, че в стопанисваното от него заведение ответникът е предоставял и развлекателни услуги. Извод за това се прави от рекламирането на тези услуги от самия ответник, удостоверено в нотариално заверения препис от интернет-сайтовете – рекламират се „частни събития“ и „невероятни партита“, „плаж“ (л. 38-39), които дейности не са включени в обхвата на дейността „ресторантьорство“. Осъществяването на кетъринг и на посочените развлекателни услуги не е оспорено и в разменената кореспонденция –в писмото на ищеца от 10.11.2016 г. същият е навел изрично твърдение, че ответникът „осъществява услугите осигуряване на храна и напитки, като приема поръчки за доставянето им в дома или офиса и ги доставя, а също така предлага и осъществява развлечения и културни събития“ (писмо от 10.11.2016 г., л. 64, т. І), а с писмо от 17.01.2017 г. ответникът е оспорил единствено осъществяването на услугата „бар“ под наименованието Х.(вж. заключението на основната СТЕ, л. 161, стр. 2). Съдът кредитира извънпроцесуалното поведение на страните, като намира същото за отразяващо в по-голяма пълнота обективната действителност спрямо процесуално поддържаните тези в хода на процеса.
Поради изложеното съдът приема, че ответникът е осъществявал както ресторантьорска дейност, така и дейност по осигуряване на развлечения (извън предлагането на храна) и по доставка на храна (до обекти извън ресторанта), като е ползвал знака Е.Н.в съчетание с друг словен знак (Restaurant&Sea Bar) и/или с фигуративен знак, изобразяващ стилизирана глава на мъж на зряла възраст с каскет, лула и брада.
Относно идентичността/сходството
на знаците:
За установяване идентичността/сходството на знаците съдът е изслушал две заключения на СМЕ. Съгласно заключението на вещото лице Л.Д. (л. 191 и сл.) не съществува визуална идентичност или сходство между марките на ищеца и използваните от ответника знаци (описани в заключението като комбинирани с възпроизвеждане на фигуративния елемент). Мотивите за това заключение се черпят от различния характер на марките (словен за регистрираните и комбиниран за знаците на ответника); различния шрифт, използван в словната част (Антиква за регистрираните марки и Латине за знаците на ответника), както и от доминиращия характер на фигуративната част (стилизирано изображение на мъжка глава). При разпита в о.с.з. на 23.05.2018 г. вещото лице допълва, че при преценка за визуалното сходство водещ е шрифтът, а не буквената идентичност. Вещото лице Д. отрича и наличието на фонетично сходство поради обстоятелството, че „наименованието Ъ.Х.може да се използва от всяко трето лице“ и „не означава, че то е точно наименованието на известния автор Ъ.Х.“. При разпита вещото лице сочи, че е налице смислово сходство, но визуалното е определящо при сравнителния анализ.
Повторното заключение на СМЕ, изготвено от вещото лице Р.Б., сочи, че между процесната марка E. H. с рег. № 1823145 и словните и комбинирани знаци, използвани от ответника, е налице висока степен на фонетично и визуално сходство (извън знака, изписан на кирилица), както и семантична идентичност. Направен е анализ на съставните звуци, позиционирането им в думите, както и анализ на смисловата натовареност на използваните думи – те съставляват лично име и фамилия на писател, широката известност на който води до свързване от българската публика на името именно с писателя, а не с кое да е друго лице, носещо същото име. Прието е, че „асоциацията с писателя очевидно се подсилва от включеното в състава на комбинирания знак на ответника изображение на мъж с каскет и побелели брада и мустаци“, което препраща към образа на Х.в зряла възраст според известните негови фотографии. Същият извод е направен и по отношение на процесната марка Н.. Прието е, че общият словен елемент Н. е силно отличителен, тъй като представлява фамилия на действителен човек и то световно известен в областта на литературата, носител на Нобелова награда и награда Пулицър, името на когото е достатъчно за неговото категорично разпознаване. Според вещото лице Б. отличителният елемент на знаците на ответника е именно думата „Х.“, като съвпадението на отличителни елементи повишава степента на сходство (вж. разпит на вещото лице, проведен в о.с.з. на 26.09.2018 г.). Заключава се, че „потребителят, изправен пред фамилията Х.или пред името Ъ.Х.незабавно, без колебание ще направи асоциация“ с писателя. Тази асоциация се подсилва от добавения фигуративен елемент, а именно – стилизиран образ на мъж с брада и лула, с каквито атрибути е познат и писателят.
При преценка на двете заключения на СМЕ при условията на чл. 202 ГПК съдът кредитира извода на вещото лице Б. относно сходството в регистрираните от ищеца и използваните от ответника знаци, тъй като този извод е формиран в резултат от задълбочен анализ на всички елементи на използваните знаци и е съобразен и контекстът, в който те са използвани от ответника, а това има значение при определяне наличието на семантично, смислово сходство. Наред това, вещото лице се е аргументирало с препоръките, дадени в Насоки за експертиза на марки на Европейското ведомство по интелектуална собственост относно сравнението на словна и комбинирана марка, съдържаща образен елемент. Същевременно в заключението на вещото лице Д. понятията фонетично и смислово сходство са смесени – липсата на фонетично сходство се обяснява от вещото лице не със звученето и подредбата на буквите в използваните думи, а с значението на думите –това че те са лично и фамилно име, което може да бъде носено от всяко физическо лице (л. 14 от експертизата, л. 204 от делото). Този аргумент според съда няма отношение към преценката за фонетично сходство, още повече че с оглед контекста, в който са регистрирани и използвани знаците, не се оставя съмнение за връзката на името с писателя Х.. Наред с това при определяне липсата на визуално сходство вещото лице Д. се е позовало основно на шрифта. Съгласно Решение на СЕС по дело Т 434/2007 Volvo Trademark Holding AB срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) обаче „при изследването на сходството … между комбинирана фигуративна марка и по-ранна словна марка тези марки се разглеждат в тяхната цялост, както са регистрирани или както са заявени. Словната марка обаче е марка, която се състои изключително от букви, думи или съчетания от думи, изписани с нормален печатен шрифт, без специфичен фигуративен елемент. Защитата, която произтича от регистрацията на словната марка, се отнася до посочената в заявката за регистрация дума, а не до евентуалните фигуративни или стилистични особености на тази марка.“
Поради изложеното съдът приема, че използваните от ответника знаци Е.Н., Е.Н., ernieН..com, Ъ.Х., Н./Х./Н. са сходни със знаците, регистрирани от ищеца.
С оглед извода за сходство между регистрираните и използваните знаци следва да се установи налице ли е възможност за объркване на потребителя. Съгласно публикуваните Насоки за проверка в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) на марки на Общността, част В, раздел 2, колкото по-голяма е степента на сходство, толкова по-голяма е вероятността от объркване. В т. 6.2.3 от Част В, раздел 2, са разгледани случаите на вероятност от объркване при използване на лични и фамилни имена. Прието е, че когато използваната фамилия в двата конфликтни знака е популярна за съответното населено място, това изключва възможността за объркване относно общия произход. В настоящия случай обаче се касае до фамилия, нетипична за територията на Република България, поради което обичайният потребител лесно би я свързал с личност, която е световноизвестна с тази фамилия, още повече че писателят Х.е известен със своето позитивно отношение към бохемския начин на живот, към питейните заведения и морето, в какъвто контекст е използван знакът и от ответника. Поради това съдът кредитира заключението на вещото лице Б. в частта, в която то сочи, че поради високата степен на сходство е налице вероятност от объркване. Върху тази вероятност не оказва влияние използването на марката от ищеца на територията на страната - да се приеме това, би означало да се откаже защита на новорегистрирана марка, за която се търси защита непосредствено след регистрацията й. Както е посочено в определение № 164/18.03.2014 г. по т.д. № 2504/2013 г. на ВКС, ІІ ТО, „достатъчно е съществуване на вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на използвания от ответника знак с марката на ищеца, като не е необходимо доказването на конкретни факти на объркване на потребителите поради сходство“.
Относно идентичността/сходството
на услугите:
По отношение на степента на съвпадение в услугите вещото лице Б. е
приела идентичност между услугите, за които е регистрирана марката ERNEST Н. (ресторанти, барове
и кафенета), и осъществяваните от ответника дейности, вкл. развлекателни и
дейности по доставка на храна. Такъв извод е направен и за марката Н. - рекламираните услуги
според вещото лице са идентични с „осигуряване на храна и напитки“ (каквото
представлява самото ресторантьорство), а рекламираните услуги, свързани с
тематични вечери, кулинарна демонстрация и т.н., са идентични с регистрираните
„развлекателни услуги“. В тази част заключението следва да бъде кредитирано с изключение на извода, че за марка рег.
№ 1823145 е налице идентичност между регистрираната услуга „ресторанти, барове
и кафенета“ и осъществяваната от ответника дейност по „осигуряване на храна“ и
„развлечение“, а за марката с рег. № 2477057 - че е налице идентичност между
регистрираната услуга „развлечение; културни дейности“ и „осигуряване на храна
и напитки“ със самата ресторантьорска услуга (т. 2.1
и т. 2.2). Действително, ресторантьорството включва
осигуряване на храна и добра обстановка, подходяща за развлечение, но наличието
на отделни класове и услуги по МКСУ сочи, че услугите, съответно дейностите по
осигуряване на храна и развлечение са извън тези, които са присъщи на самото
ресторантьорство. Аргумент за това е разпоредбата на чл. 33, т. 7 от Регламент
(ЕС) 2017/2017, съгласно която „на отделните стоки и
услуги не се гледа като на несходни
една с друга на основание на това, че попадат в различни класове от
Класификацията от Ница“. Следователно класифицирането
в отделен клас не изключва единствено сходността на стоките/услугите, но не и
тяхната идентичност.
По гореизложените мотиви съдът приема, че е налице нарушение на процесните марки, извършено от ответника чрез използване на сходни знаци при осъществяване на сходни/идентични услуги. Ето защо този факт следва да бъде установен. Това важи и за знаците, с които ответникът е регистрирал домейн. Няма пречка да се установи нарушение на търговската марка, извършено чрез регистриране на домейн, тъй като в настоящия случай не се противопоставят насрещни, конкуриращи права на домейн, а право да се забрани използването на знак при осъществяване на търговска дейност. Доколкото според признанието на самия ответник (вж. разменената кореспонденция) интернет сайтът е свързан с дейността на ресторанта, то наименуването на този сайт със сходни знаци също би съставлявало нарушение.
По иска с правно основание чл.
76, ал. 1, т. 2 ЗМГО вр. чл. 14 Регламент (ЕО)
207/2009 на Съвета относно марката на Общността (отм.) и чл. 17 Регламент (ЕС)
2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския
съюз:
Искът за преустановяване на установеното нарушение следва да бъде уважен – независимо че ищецът не оспорва към момента на устните състезания ползването да е преустановено, интересът от постановяване на осъдителен диспозитив не е отпаднал – както се сочи в определение № 470/28.07.2017 г. по т.д. № 713/2017 г. на ВКС, ТК, І ТО, искът за преустановяване на нарушението е обусловен от иска за установяване извършването му, като обстоятелството, че към момента на устните състезания това нарушение не се проявява, не дерогира интереса на ищеца предвид възможното му проявление впоследствие. Нещо повече, в настоящия случай преустановяването на нарушението няма данни да е извършено самоволно, а напротив – в резултат от наложена обезпечителна мярка по чл. 76ж ЗМГО.
Ето защо искът следва да бъде уважен.
По иска с правно основание чл.
76, ал. 1, т. 3 ЗМГО вр. чл. 14 Регламент (ЕО)
207/2009 на Съвета относно марката на Общността (отм.) и чл. 17 Регламент (ЕС)
2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския
съюз:
Съгласно чл. 76а ЗМГО обезщетение се дължи за всички
претърпени имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи, които са пряка
и непосредствена последица от нарушението. В настоящия случай ищецът претендира обезщетение в размер
на пропуснатата полза от несключване на лицензионен договор с ответника и
неполучаване на лицензионно възнаграждение за използване на марките в неговата
търговска дейност. Този вид вреда е типична за деликта
по чл. 73 ЗМГО и за обезщетяването й е необходимо да се установи фактът на
самото нарушение. Сигурното настъпване
на вредата следва от ползването на марката без разрешение – ако ответникът
беше поискал разрешение, той щеше да дължи лицензионно възнаграждение. Както е
посочено в решение № 22/10.05.2012 г. по т.д. № 1157/2010 г. на ВКС, ТК, ІІ ТО,
„тази полза не би била пропусната и притежателят на марката би увеличил
имуществото си, ако между него и нарушителя беше сключен лицензионен договор ….
правомерното използване на регистрирана марка от трето лице съгласно чл. 22
ЗМГО се осъществява чрез сключване на лицензионен договор, поради което
използването на марката за стоки, означени със знак, идентичен или сходен на
нея, без наличието на сключен лицензионен договор води до настъпването на вреди
за маркопритежателя ….“.
Относно размера на лицензионното възнаграждение, което ищецът е пропуснал да реализира, са изслушани три оценителни експертизи, които съдът обсъжда при условията на чл. 202 и чл. 203 ГПК.
Според вещото лице Б. (л. 271) средният размер на процентите отчисления от оборота при лицензиране на търговски марки в ресторантьорството е 5 %, а при лицензиране на марки, произтичащи от имена на знаменитости – 7-11 %. В конкретния случай вещото лице е отчело като намаляващ фактор обстоятелството, че ползването не би било изключително (поради наличие на друг сключен лицензионен договор), както и липсата на предоставяне на допълнителни услуги, авторски права, ноу-хау, а като увеличаващ фактор – изключителната репутация и притегателна сила на марката и липсата на доверие между страните и предходни лицензионни отношения. Въз основа на тези критерии вещото лице определя 8 % от приходите. Данните, ползвани от вещото лице Б., съставляват обобщена в специализираната международна литература статистическа информация. При разпита в о.с.з. на 26.09.2018 г. (л. 288) вещото лице Б. сочи, че влияние върху размера на лицензионното възнаграждение може да окаже и броят на марките, предмет на лицензията, като това е въпрос на договаряне.
Според заключението на вещото лице Б.Ф. (л. 297, т. ІІ) са познати различни методи за определяне на лицензионното възнаграждение – само еднократно плащане (паушална форма), само отчисления (роялти) от приходите (и по-рядко от печалбата) или комбиниран подход. Според това вещо лице най-подходящ за случая би бил комбинираният подход, тъй като името на писателя Х.няма пряко действие при формиране на приходите от дейността на ресторанта (не е на личност, пряко свързана с кулинарията, напр. известен шеф готвач или автор на кулинарни предавания), а и името е фактор, който би привлякъл първоначалния клиент, но не е фактор за формирането на постоянна клиентела. Според вещото лице Ф. използването не на комбиниран, а само на приходен метод е подходящо, когато има „мърчандайзинг на известна личност, защото тогава се знае, че името на личността би повлияло със сигурност върху приходите от реализиране на съответния продукт. Ето защо вещото лице Ф. счита за неподходящо определянето на лицензионното възнаграждение само чрез роялти. От друга страна комбинираният подход е преценен като подходящ от гледна точка на обстоятелството, че ресторантът е новооткрит, а също и с оглед значителния размер на разходите за дейността на ответника (2 306 191,35 лв. разходи срещу 1 528 018,15 лв. приходи), както и с оглед сезонния й характер (приходите зависят от това колко силен е бил конкретният сезон). Поради това вещото лице Ф. счита, че лицензионното възнаграждение следва да се определи като комбинация от твърда годишна сума и фиксирано процентно отчисление от приходите. При изчисление на размера вещото лице е отчело като разчетна цена сумата от 5 000 щатски долара, предложена от ищеца в хода на преговорите. При този анализ и при отчитане на обстоятелството, че „едната марка е в състава на другата“ вещото лице е определило дължимо лицензионно възнаграждение за периода 12.05.2016 г. – 25.10.2017 г. сумата от 17 199 лв. При разпита в о.с.з. на 07.11.2018 г. вещото лице Ф. сочи, че когато марките са регистрирани за различни услуги, се преценява реализирането на приходи от различните услуги и „разширяването на спектъра на услугите не би повлияло при определяне на лицензионното възнаграждение, защото приходът е част от роялтите“.
Според вещото лице Е.М. (л. 455 и сл.) използването на комбинирания подход (паушална такса и процентно отчисление от приходите) не е удачно, тъй като във формулата за определяне на паушалната такса е включен коефициент на дисконт (норма на дисконтиране), но той не би могъл да се определи за процесния период за ответното дружество поради отчетения финансов резултат (това би довело до „приблизителна стойност и недостатъчно достоверни резултати“). В този смисъл са и разясненията, дадени в о.с.з. на 27.02.2019 г. Ето защо вещото лице М. счита, че най-достоверни резултати биха се получили при използване само на метода на лицензионните отчисления. Отчетено е, че анализът на сключвани в продължение на десетилетия лицензионни договори сочи много близки по размер проценти отчисления за един и същ отрасъл. В конкретния случай вещото лице е отчело обичайния размер на отчислението в съответния отрасъл (ресторанти), обстоятелството, че марката съдържа име на известен писател, както и неизключителния характер, който би имала лицензията, и на тази база е определило лицензионна ставка в размер на 7 % от приходите. В посочения процент е включена добавка за известността на личността, тъй като в средния размер на отчисленията за ресторантьорска дейност това не е съобразено (в този смисъл са обясненията, дадени при разпита). Отчетени са икономическите характеристики на българския пазар и обичайният размер на печалбата, но не и размерът на възнаграждението по сключения с друг лицензополучател договор, нито и предложеният в хода на преговорите с ответника размер – тъй като тази стойност е под пазарната и е на база преговори за доброволно уреждане (вж. разясненията, дадени от вещото лице при разпита). Според вещото лице М. не следва да се отчитат и разходите, „защото могат да бъдат лесно манимуплируеми“ (л. 493).
При анализа на трите заключения съдът счита, че следва да присъди обезщетение за пропусната полза от несключване на лицензионен договор в размер, определен като отчисление от приходите. Подходът на отчисленията съответства най-пълно на принципите, установени в чл. 76а ЗМГО – предвидено е да се отчитат приходите на нарушителя, а не неговата печалба (впрочем в този смисъл е и разяснението на вещото лице Ф. („роялти … най-често се определят като процент от приходите, а по-рядко като процент от печалбата“ - л. 299, т. ІІ). Наред с това, приходният метод по-добре отговаря на нуждите на новозапочващото предприятие, тъй като не би поставило нито една от страните в риск – нито лизингополучателя в риск от заплащане на паушална такса, неадекватна на генерираните приходи, нито лизингодателя в риск от получаване на твърдо възнаграждение, многократно по-ниско от генерираните в добър сезон приходи.
Възражението на ответника, че следва да се вземе предвид извънсъдебно предложеното от ищеца лицензионно възнаграждение, е неоснователно. Както сочи вещото лице М. при разпита в о.с.з. на 27.02.2019 г., касае се за предложение, формирано в условията на доброволно уреждане на спора (т.е. спогодба, при която страните обичайно правят отстъпки), а на следващо място предложението е отправено в момент, в който за новооткритото заведение не е имало информация относно очакваните финансови приходи. Това важи и по отношение на лицензионните договори, сключени от ищеца с трети лица (в частност - относно заведението в гр. Пловдив).
При определяне размера на отчислението съдът кредитира заключението на вещото лице М., тъй като при данните, дадени от двете експертизи – на вещото лице Б.и на вещото лице М. - относно обичайния размер на роялти в областта на ресторантьорството и в областта на лицензирането на имена на известни личности, посоченият от вещото лице М. процент – 7 % - съответства най-много на процесната хипотеза – касае се за неизключителна лицензия, но за голям обект (заведение на два етажа, с открита плажна част в централен плаж), при която името има относително влияние върху генерирането на приходите. Действително, писателят Х.не е известен с уменията си на професионален готвач, но животът му на световноизвестен публицист, журналист и писател е бил обект на множество статии, биографии, филмови произведения и т.н., в които писателят е представен със своя бохемски нрав, влечението към коктейлите, морето, насладата от живота. Тази страна от характера на Х., впрочем не по-малко известна от самите произведения на автора, а в средите на средния потребител – вероятно и повече, може да е достатъчна причина за привличане на клиенти в заведение, брандирано със знака Х.. При това съдът не кредитира като относим в настоящия случай извода на вещото лице Ф., че името на заведението привлича новия посетител, но не е определящо за постоянните клиенти, които се „връщат“ основно поради кухнята. На първо място, „постоянните“ клиенти могат да бъдат привлечени от едно заведение не само заради кухнята, а и поради неговия интериор, особено когато той изразява аспекти от живота на харесван от тях човек. На следващо място, в настоящия случай се касае до заведение със силно изразен сезонен характер, при което нетипично би било основната част от приходите да се генерира от „постоянни клиенти“ – напротив, сезонните посетители обикновени са туристи, които посещават различни заведения в рамките на своя туристически престой, като определящо за избора им на заведение би следвало да е това, което е определящо за „новия“ клиент.
Тъй като размерът на обезщетението е определен като процент от приходите, ирелевантно е възражението на ответника, че не всички приходи от дейността са генерирани благодарение на използвания знак. Нито ищецът, нито вещите лица приемат подобна теза в изчисленията си – напротив, определянето на процент от приходите е израз на преценката, че името е само един от факторите, генериращи приход. Именно защото не всички приходи от дейността се дължат на наименованието на ресторанта, при определяне на лицензионното възнаграждение се ползва процент от приходите, деференциран от други специфики.
Размерът на възнаграждението, посочен от вещото лице М., съответства и
на изискването на чл. 76а, ал. 3 ЗМГО, а именно - обезщетението да въздейства
възпиращо и предупредително
на нарушителя и на останалите членове
на обществото. То трябва да
включва т.нар. наказателен елемент, който в настоящия случай с оглед
поведението на ответника няма основание да бъде сведен до минимум – видно от
доказателствата по делото, преустановяването на ползването на процесните знаци е пряко
следствие от налаганите обезпечителни мерки, а не в резултат от осъзната
необходимост от зачитане на насрещното право.
За определяне на конкретния размер съдът ползва
данните от заключението на ССчЕ и не възприема извода
на вещото лице Б., че процентът следва да бъде умножен по две с оглед предмета
на нарушението (права върху две марки). Това не е вярно поради две съображения: на първо място, при използване
на приходния метод лицензионното възнаграждение ще се определи на база
реализираните приходи в техния общ
размер, независимо от това в рамките на общия размер коя услуга колко
приход е генерирала. Или с други думи, дължи се обезщетение за нарушаването на
всяка марка, но при липса на данни за конкретния приход, реализиран от всяка
услуга, обезщетението ще се определи общо върху всички приходи. Ако се присъди
двоен размер на обезщетението, то на практика ще се стигне до определяне на роялти от 14 % за всяка от марките. На второ място, съдът
кредитира заключението на вещото лице Ф. в частта относно извода, че при
съвпадение на част от знаците в двете марки (HAMINGWAY), регистрирани за различни услуги, това би се отчело при
договаряне за ползването на двата знака от едно и също лице („тъй като едната процесна марка е изцяло в състава на другата“).
Относно периода на дължимото обезщетение
съдът намира следното:
Касае се за деликтно
обезщетение, което цели да обезвреди увредения за всички вреди, настъпили от деликта, като отчете обстоятелствата до момента на устните
състезания (така както се присъждат месечни обезщетения за имуществени реди,
представляващи пропусната полза от реализиран доход – и за бъдещ период). Ето
защо съдът следва да отчете ползването, осъществено в хода на процеса.
За начална
дата на периода на ползване ищецът сочи датата на издаване на Временното
удостоверение за открита процедура по категоризация от 12.05.2016 г.
Действително, съгласно чл. 144 от Закона за туризма, временното удостоверение
дава право да се извършва ресторантьорска дейност, но
това не е пълно доказателство, че такава дейност е осъществявана от момента на
издаване на удостоверението. Напротив, от заключението на ССчЕ
е видно, че дружеството е започнало да
генерира приходи от месец юни 2016 г., докато за месец май 2016 г.
стойността на приходите е нулева. Ето защо обезщетението ще обхване периода от
месец май 2016 г. до края на заявения период.
По изложените вече съображения съдът не може
да категорично да приеме, че ползването е преустановено с издаване на
следващото временно удостоверение за категоризация от 27.07.2017 г. Необходимо
е пълно доказване на този факт, доказателства за което не са събрани. Напротив,
ищецът е представил доказателства, че и
към 30.08.2017 г. ответникът е представял в интернет пространството своята
дейност под наименованието Н. (вж. протокол от 30.08.2017 г.).
Ето защо искът следва да бъде уважен за
посочената от вещото лице М. сума от 106 961 лв. (7 % от
1 528 018,15 лв., представляваща стойността на приходите за периода
от 01.06.2016 г. до 25.10.2017 г).
По разноските:
В полза на ищеца следва да се присъдят разноски съобразно уважената част от исковете, а именно 14 804,75 лв.
Възражението за прекомерност на адвокатското възнаграждение е неоснователно – същото се претендира в размер от 11 302 лв. (присъден съответно на уважената част от исковете), което е съобразено с продължителността на делото, множеството процесуални действия по доказване, обусловени от оспорванията на ответника, както и с минималния размер по Наредба 1/2004 (около 7 000 лв.).
Така мотивиран, съдът
Р Е Ш И:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 76, ал. 1, т. 1 ЗМГО, че Е.К.ЕООД, ЕИК ******, е извършило нарушение на притежавани от Х.ЛТД, търговско дружество, регистрирано в САЩ, щата Вашингтон, със седалище и адрес *******, САЩ, търговски марки както следва: словна марка E. Н., рег. № 1823145, регистрирана в клас 43 за услуги „Ресторанти, барове и кафенета“ от МКСУ със срок на закрила до 2020 г., и словна марка Н., рег. № 2477057, регистрирана в клас 43 за услуги „Осигуряване на храна и напитки“ и в клас 41 за услуги „Развлечение; културни дейности“ от МКСУ със срок на закрила до 2021 г., чрез използване в търговската си дейност, свързана с експлоатация на ресторант, находящ се в гр. Варна, Крайбрежна алея, Северни морски бани, на знаци, сходни с регистрираните (Е.Н., Е.Н., ernieН..com, Ъ.Х., Н./Х./Н., както и Е.Н.).
ОСЪЖДА на основание чл. 76, ал. 1, т. 2 ЗМГО Е.К.ЕООД, ЕИК ******, да преустанови нарушението на притежаваните от Х.ЛТД, търговско дружество, регистрирано в САЩ, щата Вашингтон, със седалище и адрес *******, САЩ, търговски марки както следва: словна марка ERNEST Н., рег. № 1823145, регистрирана в клас 43 за услуги „Ресторанти, барове и кафенета“ от МКСУ със срок на закрила до 2020 г., и словна марка Н., рег. № 2477057, регистрирана в клас 43 за услуги „Осигуряване на храна и напитки“ и в клас 41 за услуги „Развлечение; културни дейности“ от МКСУ със срок на закрила до 2021 г., изразяващо се в използване в търговската си дейност, свързана с експлоатация на ресторант, находящ се в гр. Варна, Крайбрежна алея, Северни морски, на знаци, сходни с регистрираните (Е.Н., Е.Н., ernieН..com, Ъ.Х., Н./Х./Н., както и Е.Н.).
ОСЪЖДА Е.К.ЕООД, ЕИК ******,
да заплати на Х.ЛТД, търговско дружество, регистрирано в САЩ, щата Вашингтон,
със седалище и адрес *******, САЩ, на основание чл. 76, ал. 1, т. 3 ЗМГО сумата
от 106 961 лв., представляваща обезщетение за пропусната полза в резултат
от горепосоченото нарушение на търговските марки, ведно със законната лихва от
18.05.2017 г. до погасяването, както и на основание чл. 78, ал. 1 ГПК сумата от
14 804,75 лв. разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
СЪДИЯ: