Р Е Ш
Е Н И Е
гр.София, 15.05.2017 г.
СГС, VI-12 състав, в открито заседание на седемнадесети
февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : НИКОЛА ЧОМПАЛОВ
При
участието на секретар Галина Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Чомпалов т.дело N 4422 по описа за 2015 год., за да се произнесе взе предвид следното:
СГС
е сезиран с искова молба от „Г.К.“ ЕООД, с която са предявени срещу „Г.М.“ АД
искове с правно основание чл.76 ал.1, т.3, вр. с чл.
73 ЗМГО. Твърди се от ищеца, че е притежател на регистрирана национална
търговска марка „G.G.CLUB www.G..bg”, която е регистрирана за стоките по клас 16 - афиши,
плакати от хартия или картон, брошури, ваденки,
вестници, етикети нетекстилни, залепваща се тъкан за канцеларски цели, печатни
материали, рекламни табла от хартия или картон, периодични издания; за услуги
по клас 35 – реклама, управление на търговски сделки, търговска администрация,
административна дейност; за услуги по клас 36 – издаване на кредитни карти,
информация в областта на застраховането, застрахователни консултации, финансови
консултации, обслужване на дебитни карти, обслужване на кредитни карти,
финансово спонсориране, финансова информация, посреднически услуги при сделки с
недв.имущество, финансови анализи; за услуги по клас
38 – телекомуникации; за услуги по клас 42 – научни и технологични услуги и
свързани с тях изследователски и проектантски услуги, промишлени анализи и
проучвания, проектиране и разработване на компютърен софтуер и хардуер. Сочи се
от ищеца, че ответникът е отправил предложение за развиване на обща търговска
дейност под формата на партньорство относно картова програма за лоялни клиенти
под наименованието „G.Club”, а ищецът е започнал да изгражда бизнес модел и е
положил маркетингови усилия за намиране на ключови търговци, които в бъдеще да
се присъединят към картовия продукт, но ответникът се е отказал от направеното
предложение. Ответникът не е спазил условията на подписаната от него декларация
да не издава, брендира и промотира
G.карта VISA и
MASTERCARD за срок от 5 години.
Ответникът чрез електронния сайт www.G..bg и
страницата във Фейсбук с наименование „G.CLUB” използва без разрешение на ищеца маркопритежател
и без заплащане на възнаграждение притежаваната от ищеца търговска марка,
изразяващо се в рекламиране и осъществяване на бизнес модел, свързан с карта за
отстъпки под наименованието „G.CLUB”, с която
се осъществяват сделки в 1073 търговски обекта в страната. Във всеки един от
тези търговски обекта може да се използва издаваната от ответника карта за отстъпка
„G.CLUB”, по който начин картовият продукт е използван за
генериране на потребителски интерес, продажби и комисионна, в резултат на което
ищецът е претърпял имуществени вреди. Освен това ищецът е претърпял и
неимуществени вреди, защото сред търговските партньори и клиенти е създадена
представата, че използваният от ответника картов продукт „G.CLUB” е интелектуална собственост на ищеца. От действията
на ответника е увреден авторитетът и търговският имидж на ищеца, защото е
увредено търговското му име и се създава объркване у потребителите за произхода
на дадени услуги. Иска се от ищеца ответникът да бъде осъден да заплати сумата
от 339 086,62 лв. – обезщетение за имуществени вреди, както и сумата от 25 000
лв. – обезщетение за неимуществени вреди.
Ответникът е представил писмен отговор, с
който оспорва исковете с възражението, че процесната
марка „G.G.CLUB
www.G..bg” е
предмет на производство по заличаване на регистрацията й в Патентното ведомство.
Сочи се от ищеца, че е притежател на права върху заявка за марка “G.CASH G.www.G..bg”, вх.N 119705, с дата на заявяване 13.06.2011 г., която не е
регистрирана поради подадена опозиция от А.К.и Х.Б., но е по-ранна и реално
използвана преди датата на подаване на сходната с висока степен марка на ищеца
„G.G.CLUB
www.G..bg”.
Поддържа се от ответника, че развива своята дейност чрез интернет-портал G..bg – платформа за
онлайн пазаруване и неговият сайт действа отпреди датата на подаване на
заявката за процесната марка на ищеца. Ответникът
първи е започнал да използва знак “G.“ в
търговската си дейност и е включил в състава на наименованието си отличителния
елемент “G.“ и първи е регистрирал домейна www.G..bg. Ответникът
използва своя марка “G.CASH G.www.G..bg”, която е с дата на заявяване 13.06.2011 г. На
18.08.2011 г. заявката е прехвърлена на ответника по силата на договор от
18.08.2011 г., а съдебното производство разваляне на договора е прекратено.
Марката „G.G.CLUB www.G..bg” е заявена от ищеца на 17.09.2012 г. – няколко дни
след стартиране на програмата G.CLUB от
ответника на 06.09.2012 г. Макар и ответникът да е пропуснал да регистрира
използвания от него знак G.CLUB, това
обстоятелство не го лишава от правата, произтичащи от факта на подаване на
заявка за марката му с вх.N 119705. Поведението
на ответника не е недобросъвестно, защото използва собствената си
нерегистрирана поради подадена опозиция марка с вх.N 119705. По-късната регистрация на марка от ищеца нарушава правата на по-ранна марка на
ответника. Освен това марката G.и вариантите й
G.CASH и G.CLUB са
общоизвестни марки на ответника, който ги употребява на територията на
страната, поради което те са обект на правна закрила като нерегистрирани на
основание чл.6 bis Парижката конвенция за закрила на индустриалната
собственост.
Представена е декларация от 07.10.2010 г.,
с която ответникът е декларирал пред А.К., че няма да издава, брендира и промотира G.карта VISA и MASTERCARD за
срок от 5 години.
Представено е предложение от 07.10.2013
г., с което ответникът е изразил воля за извършване на обща дейност с ответника,
изразяваща се в следното – ответникът предлага на ищеца партньорство относно
програмата за лоялни клиенти „G.Club”, а ищецът осигурява ключов търговец, включил се в програмата
с изрично одобрение на ответника, срещу
което ищецът получава бруто приходи.
Представен е договор за прехвърляне на
право върху заявка за регистрация на търговска марка от 18.08.2011 г., от който
се установява, че А.К.и Х.Б. са прехвърлили на ответника /тогава „Г.М.“ООД/
правото върху заявка за регистрация на търговска марка „G.CASH G.www.G..bg“ с вх.N 119705/13.06.2011 г.
Представено е свидетелство за регистрация
на марка от 18.09.2013 г. на Патентното ведомство, от което се установява, че
ищецът е притежател на търговска марка „G.CLUB G.www.G..bg”, регистрирана на
23.08.2013 г., с дата на заявяване 17.09.2012 г.
Представено е удостоверение от 31.08.2015
г. на Патентното ведомство, от което се установява, че на 13.06.2011 г.
ответникът е подал заявка за регистриране на комбинирана марка „G.CASH G.www.G..bg”, с вх.N 119705 за
стоки и услуги от класове 16,35,36,38,42 и 45.
Представена е библиографска
справка за марка „G.CASH G.“, от която се
установява, че на 13.06.2011 г. е заявена от А.К.и Х.Б., а на 15.09.2011 г. е
извършено прехвърляне на заявката за регистрация в полза на ответника; на
29.08.2014 г. е постъпила опозиция срещу регистрацията.
Представено е заявление от 13.02.2015 г.,
с което ответникът като правоприемник на „Г.М.“ООД, който е собственик на демейна G..bg, регистриран на 07.07.2010
г., е поискал собствеността върху този домейн да се прехвърли на негово име.
Представени са договори, сключени между
ответника и трети лица за извършване на съвместна дейност по участие в бонус програма „Г.К.“ чрез сайта
на ответника G..bg.
Представено е потвърждение от „К.“ООД от
09.10.2013 г. за реализирани търговски сделки по изработка на 8000 бр.
пластмасови карти с наименование „G.Club”, поръчани от ответника.
Представено е искане на ответника за
заличаване на регистрацията на марка „G.G.CLUB www.G..bg”, с рег.N 85718/23.08.2013 г.
с дата на заявяване 17.09.2012 г., на която притежател е ищецът.
Установява се от заключението на ССЕ, че
от 17.09.2012 г. приходите на ответника от продажба на услуги „Г.К.“ възлизат
339 086,62 лв.; разходите са на стойност 274 717,42 лв., а
финансовият резултат печалба възлиза на 64 369,20 лв.
Представено е решение на Патентното
ведомство N 30/08.02.2016 г. по искане за
заличаване на марка с рег.N 85178 „G.G.CLUB www.G..bg”, с което на основание чл.46 ал.5 ЗМГО е заличена
регистрацията на притежаваната от ищеца марка за всички услуги от класове 35,38
и 42 и е отхвърлено искането за клас 16 клас 36.
Показанията на св.К.и св.Ш.не установяват
релевантни по делото факти, имащи значение за спорното материално право върху
марка.
Установява
се от заключението на съдебно-марковата експертиза, че сравнение като словни
елементи словосъчетанията G.CLUB и G.G.CLUB www.G..bg, рег.N 85718 са
идентични смислово, фонетично и визуално, защото е налице пълно покриване на
думи, звукове и букви. Сходството се дължи на общите елементи G.и G.CLUB, а е
налице разлика в неотличителни елементи. В.лице е констатирало, че е налице
визуално сходство между комбинирания знак G.CLUB, поставен върху издаваната от ответника карта, и част
от марката на ищеца G.CLUB. При сравняване на стоките,
за които е регистрирана марката на ищеца клас 16 афиши, плакати от хартия или
картон, брошури, ваденки, вестници, етикети
нетекстилни, залепваща се тъкан за канцеларски цели, печатни материали,
рекламни табла от хартия или картон, периодични издания, и стоките,
идентифицирани като отличавани с
използвания от ответника знак G.CLUB –
пластмасови карти, карти за отстъпка и карти за
идентификация, клубни карти се установява, че не е налице сходство, защото
нямат еднакво естество или предназначение, не са допълващи се или взаимозаменяеми. От друга страна между услугите по клас 35,
които са отличавани със знак G.CLUB - услуги
по управление на програма за отстъпка, позволяваща на участниците да получават
отстъпка за стоки и услуги чрез използване на членската карта и услугите по
клас 35 на регистрираната марка – реклама, управление на търговски сделки, е
налице сходство, защото услугите, които по същество са маркетингови и рекламни
услуги. Услугите по предоставяне на отстъпки в търговски обекти на трети лица
чрез използване на членски карти нямат аналог и не са сходни на тези от същия
клас, обхванати от регистрацията на марката. По същество са финансови услуги,
които се различават от изброените в регистрацията. Комбинираният знак G.CLUB, поставен върху издаваната от ответника карта, е
сходен с марката на ищеца, защото се съдържа отличителният елемент G.. Поради сходство между услугите от клас 35 на
регистрираната марка „реклама, управление на търговски сделки“ и предоставяните
с издаваната от ответника карта услуги по управление на програма за отстъпка е
налице вероятност за объркване на потребителя и възможност за свързване на
използвания от ответника знак с марката на ищеца. Използваният от ответника
знак G.CLUB е сходен с регистрираната от ищеца марка. Налице е
висока степен на сходство между словната марка G.CLUB и поставения знак върху издаваната от ответника карта.
Представено е решение на Патентното
ведомство, с което на основание чл.38е ал.2 ЗМГО е регистрирана заявената от
ответника комбинирана марка “G.CASH G.www.G..bg”, с регистров номер 95327/15.11.2016 г. по заявка вх.N 119705/13.06.2011
г.
Установява се от заключението на СОЕ, че размерът на лицензионното
възнаграждение за периода 17.09.2012 г. – 31.12.2015 г. възлиза на 13874 лв.
При така установената фактическа обстановка
съдът достигна до следните правни изводи:
Предмет на спора пред първоинстанционния
съд са искове с правно основание чл.76 ал.1, т.3, вр.
с чл.73 ЗМГО.
Установи се от представеното по делото
свидетелство за регистрация на марка на Патентното ведомство от 18.09.2013 г., че
ищецът е притежател на правото върху търговска марка „G.CLUB G.www.G..bg”, регистрирана на
23.08.2013 г. по подадена заявка от 17.09.2012 г., която включва услуги по клас
35 – реклама, управление на търговски сделки, търговска администрация,
административна дейност; услуги по клас 36 – издаване на кредитни карти,
информация в областта на застраховането, застрахователни консултации, финансови
консултации, обслужване на дебитни карти, обслужване на кредитни карти,
финансово спонсориране, финансова информация, посреднически услуги при сделки с
недв.имущество, финансови анализи.
След
регистриране от ищеца на процесната марка от страна
на ответника е подадено искане за заличаване, по което с решение на Патентното
ведомство N 30/08.02.2016 г. на основание
чл.46 ал.5 ЗМГО е заличена регистрацията на притежаваната от ищеца марка за
всички услуги от класове 35,38 и 42 и е отхвърлено искането за клас 16 и клас
36. Доколкото решението на административния орган е обжалвано и производството
пред съда е все още висящо, към настоящия момент не е налице влязъл в сила
административен акт, който да поражда правните последици по чл.28 ал.3 ЗМГО.
При това положение съдът намира за установено, че ищецът е притежател на
правото върху марката „G.CLUB G.www.G..bg” и в това си качество е активно легитимиран да води
иска по чл.76 ал.1, т.3ЗМГО срещу всяко лице, което е нарушило изключителното
му право.
Макар и ищецът да е притежател на марката
„G.CLUB
G.www.G..bg”, с
оглед на направените от ответника възражения следва да се прецени дали тази
марка е сходна, респ. идентична с друга по-ранна марка, който въпрос има преюдициално значение за спорното материално право. Това е
така, защото установяването на право на ответника върху по-ранна марка изключва
нарушаване правото на ищеца.
Нормата на чл.10 ал.1 ЗМГО предвижда, че правото върху
марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на
подаване на заявката. В случая заявката за марката на ищеца е подадена на
17.09.2012 г., поради което ищецът има право да претендира обезщетение за всяко
поведение на ответника след 17.09.2012 г., ако то е в разрез с правото върху
марка. От страна на ответника не се оспорва, а и от събраните по делото
доказателства се установява по несъмнен начин, че в своята търговска дейност ответникът
е използвал комбинирания знак /словосъчетанието/ G.CLUB, който е поставен върху издавана от него карта, чрез
която е предоставял на картодържателите услуги по
управление на програма за отстъпка, позволяваща им да получават отстъпка при
заплащане на стоки и услуги чрез използване на тази карта в множество търговски
обекти в страната. В електронния сайт www.G..bg и в
страницата във Facebook ответникът е рекламирал
издаваната от него карта. Наименованието на издаваната и предлагана от ответника
карта е G.CLUB, който комбиниран словен знак е изобразен върху
издаваната от него карта.
Фактическото обстоятелство, че ответникът е
използвал комбинирания словен знак G.CLUB е
индикация за това, че част от словната част на марката на ищеца е използвана от
ответника, защото и без специални знания се установява наличието на висока
степен на сходство в смислово, фонетично и визуално отношение между този знак и
регистрираната от ищеца марка „G.CLUB G.www.G..bg”. Наличието на сходство се установява по несъмнен и
категоричен начин от заключението на съдебно-марковата експертиза, според което
сходството произтича от общите елементи на използвания от ответника комбиниран
знак и част от марката на ищеца. Използваният от ответника комбиниран знак G.CLUB, поставен върху издаваната от него карта, е сходен с
марката на ищеца, защото съдържа отличителният
елемент G..
От
заключението на съдебно-марковата експертиза се установява, че е налице сходство между услугите от клас 35
на регистрираната на ищеца марка - „реклама, управление на търговски сделки“ и
предоставяните с издаваната от ответника карта услуги по управление на програма
за отстъпка, поради което е налице вероятност
за объркване на потребителя и възможност за свързване на използвания от
ответника знак с марката на ищеца. В този случай би следвало да се приеме, че
случаят попада в хипотезата на чл.13 ал.1, т.2 ЗМГО.
Фактическата
констатация, че ответникът е използвал част от словната част от регистрираната
от ищеца марка, не е достатъчна, за да се приеме, че ответникът с поведението
си е извършил нарушение на изключителното право на ищеца. За да е осъществен
фактическият състава на чл.73 ЗМГО е необходимо поведението на ответника да е
неправомерно – да е в разрез с правото на ищеца и произтичащата от него забрана.
Според съда поведението на ответника не е
неправомерно и не представлява нарушение на изключителното право на ищеца. Това
е така, защото по делото е представено решение на Патентното ведомство, с което
на основание чл.38е ал.2 ЗМГО е регистрирана заявената от ответника комбинирана
марка “G.CASH
G.www.G..bg”, с регистров номер
95327/15.11.2016 г. по заявка вх.N 119705/13.06.2011
г. Както
по-горе се спомена правото върху марка се придобива
чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. В случая заявката за марката на ответника е подадена
на 13.06.2011 г., поради което
следва да се приеме, че ответникът притежава правото върху марка “G.CASH G.www.G..bg” от 13.06.2011 г. От тази дата за ответника
възниква правото по чл.13 ал.1 ЗМГО да я използва, в което е включено правото
да забрани на трети лица да ползват без негово разрешение знак, който има
сходство с неговата марка – чл.13 ал.1, т.2 ЗМГО.
След като от 13.06.2011 г. се счита, че ответникът притежава право върху марката
“G.CASH
G.www.G..bg”,
съдът намира, че използването от ответника на комбинирания знак
/словосъчетанието/ G.CLUB, който е поставен върху
издавана от него карта за предоставяне на отстъпки при пазаруване в търговски
обекти, както и рекламирането на услугата в поддържани от него електронни
сайтове, е правомерно. Въз основа на направените от в.лице по съдебно-марковата
експертиза констатации и изводи съдът намира, че отличителният елемент – този,
който има водещо значение за създаване на впечатление у крайния потребител, е
думата G., която се съдържа три пъти в марката на ответника. Това означава, че използването от
ответника на комбинирания знак /словосъчетанието/ G.CLUB е съобразно притежаваното от ответника право върху
марка. Отличителният елемент в използваното от ответника словосъчетание/комбиниран
знак е G., а този отличителен елемент се съдържа три пъти в
неговата марка. Следва да се спомене, че в марката на ответника се съдържа и
домейнът www.G..bg”,
а не се спори, че от именно ответникът е собственик на този домейн, съдържащ
отличителния елемент „G.”.
В случая е налице колизия между правата
на ищеца, който е притежател на марка “G.CASH G.www.G..bg”,
с регистров номер 95327/15.11.2016 г. по заявка вх.N 119705/13.06.2011 г. и правата на ответника, който е притежател на правото
върху търговска марка „G.CLUB G.www.G..bg”, регистрирана на 23.08.2013 г., по подадена заявка от
17.09.2012 г. Противоречието се
изразява се в притежаване на отделни марки, всяка от която съдържа отличителния
елемент G.– налице е сходство по смисъла на чл.13 ал.1, т.2
ЗМГО. Ответникът е притежател на по-ранна марка, защото заявката за регистрация
на неговата марка е подадена на 13.06.2011 г., поради което съдът намира, че
ответникът е правоимащ да използва марката, както и нейни
словни елементи в своята търговска дейност. В този смисъл съдът приема, че правата
на ищеца върху марката „G.CLUB G.www.G..bg” не са засегнати и нарушени от ответника, а извън
предмета на спора по настоящето дело е дали ищецът е нарушил правото на
ответника върху марката “G.CASH G.www.G..bg”.
Нормата на чл.27 ал.3 ЗМГО предвижда, че притежателят на
правото върху по-късната марка няма право да се противопостави
на използването на по-ранната марка,
въпреки че нейният притежател не може да
се позове на правата си
да поиска заличаване на по-късната
марка. В случая
ищецът има качеството на притежател на правото върху по-късната марка, която е
сходна с по-ранната марка на ответника, поради което ищецът няма право да се
противопостави на използването на комбинирания знак G.CLUB от ответника, който е притежател на по-ранната марка.
Освен това ответникът не е търпял ползването от ищеца на по-късната марка в
5-годишния срок, защото е направил искане за заличаването й.
Заявката от 13.06.2011 г. е била подадена
от А.К.и от Х.Б., които с договор от 18.08.2011 г. са прехвърлили на ответника /тогава „Г.М.“ООД/
правото върху заявка за регистрация на търговска марка „G.CASH G.www.G..bg“ с вх.N 119705/13.06.2011 г., което е вписано на 15.09.2011 г. в държавния регистър на марките. В
държавния регистър на марките се съдържат данни за промяна на
името и/или адреса на притежателя
на марката, прехвърляне на правото върху марка,
договорна лицензия, обезпечение, особен залог, несъстоятелност –чл.5, т.18 ЗМГО, поради което след отбелязването на
15.09.2011 г. на прехвърлянето не би могло да настъпи с обратна сила разваляне
на договора за прехвърляне – чл.21 ал.5 ЗМГО. След като е постановен акт на
административния орган за регистрация на марката на името на ответника, съдът
намира, че не следва да преценя дали договорът е бил развален /производството
по иска с правно основание чл.87 ЗЗД е прекратено/. Следва да се спомене, че в
съд.заседание на 18.11.2016 г., когато е прието решението на патентното
ведомство, а и в определения от съда срок не са направени никакви възражения и
оспорвания от ищеца.
Доколкото ответникът не е сезирал съда с
насрещен иск по чл.26 ал.3, т.4 ЗМГО, не следва да се преценя поведението на
ищеца, който чрез бившия управител К.след прехвърлянето е подал заявка за
регистрация на сходна марка.
След
като се установи, че ответникът е притежател на право върху марка “G.CASH G.www.G..bg”, не е необходимо
да се преценя дали преди подаване на заявлението тази марка е била
„общоизвестна“ и дали е призната по реда на чл.50 ал.2 ЗМГО.
В исковата молба, а и в писмената защита,
ищецът се е позовал на декларация от 07.10.2010 г., с която ответникът е
декларирал пред А.К., че няма да издава,
брендира и промотира G.карта VISA и
MASTERCARD за срок от 5 години. Тази
декларация няма качеството на договор, който да урежда отношенията между ищеца
и ответника относно правото върху марка. Освен това този документ е съставен
преди подаване на заявката от 13.06.2011 г. и преди договора от 18.08.2011 г.
за прехвърляне на правото по нея, поради което няма значение за отношенията
между ответника и ищеца, който не е съществувал като правен субект към
07.10.2010 г.
Искът е неоснователен и на друго
основание – в нормата на чл.76г, изр.2-ро ЗМГО е предвидена оборима
презумпция за вина, но от събраните по делото доказателства, преценени в съвкупност,
се установява, че ответникът е използвал словосъчетанието /комбиниран знак/ G.CLUB с убеждението, че то е част от словната част на неговата марка G.CASH G.www.G..bg, заявката за която
е подадена на 13.06.2011 г.
С оглед на изложеното съдът намира, че
предявените искове следва да бъдат отхвърлени.
Мотивиран съдът
РЕШИ:
ОТХВЪРЛЯ предявените от „Г.К.“
ЕООД срещу „Г.М.“ АД искове с правно основание чл.76 ал.1, т.3, вр. с чл.73 ЗМГО, с които се претендира обезщетение за
имуществени вреди в размер на 339 086,62
лв. и обезщетение за неимуществени вреди в размер на 25 000 лв. от
нарушение на право върху регистрирана от „Г.К.“ ЕООД национална комбинирана
марка „G.G.CLUB
www.G..bg”, с
рег. N
85718/23.08.2013 г.
ОСЪЖДА „Г.К.“ ЕООД, ***, да заплати на „Г.М.“ АД, ***, съд.разноски от 6200
лв.
Решението може да се обжалва пред САС в
двуседмичен срок от връчването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: