Р Е Ш Е Н И Е
№..........................
гр.София, 04.11.2019г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО, VІ-3
с-в в публично
съдебно заседание на седми октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:
СЪДИЯ: ВЕНЕТА ЦВЕТКОВА
при секретаря Р.Аврамова,
разгледа търговско дело № 2596 по описа за 2018 г. и взе предвид следното:
Ищецът О.****ООД – в несъстоятелност, ЕИК: ******** е
предявил искове по чл. 76, ал.1, т.1, т.
2 и т.3 ЗМГО, вр. чл. 75, ал. 1 ЗМГО и вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 13 ЗМГО срещу О.И.
ООД, ЕИК: ********- за установяване на нарушения на правото върху регистрирана
търговска марка, за преустановяване на нарушенията и за присъждане на
обезщетение за претърпени имуществени вреди във вид на пропуснати ползи –
неполучено лицензионно възнаграждение в исковия период.
Ищецът твърди да е притежател на права върху
регистрирана комбинирана търговска марка. Твърди, че марката е била обект на
нищожен договор за покупко- продажба, предмет на исково производство и твърди,
че са наложени обезпечителни мерки в тази връзка /вкл. забрана за ползване на
марката/. Твърди, че нищожността е установена с влязло в сила съдебно решение,
както и че ответникът без съгласие на ищеца използва идентичен знак в
търговската си дейност, като произвежда и предлага на пазара идентични по вид
продукти от същия клас, вкл. и с неговото фирмено наименование. Счита, че е
налице нарушение на правата на маркопритежателя, от което и последният е
претърпял вреди, изразяващи се в пропуск да получи съответно лицензионно
възнаграждение при сключен с ответника лицензионен договор. Претендира
разноски.
Ответникът оспорва исковете, като сочи, че:
- е
получил съгласие на притежателя за ползване на марката по силата на сключено
споразумение;
- че
стоките, за които е регистрирана марката и които се продават в магазините на
ответника произхождат от едно и също място и в този смисъл няма вероятност от
объркване на потребителя;
- е
ползвал знака „О.” като фирменото си наименование, което не може да бъде
отъждествено с ползване на идентичен знак по смисъла на чл. 73, вр. чл. 13 ЗМГО
и не може да е налице противопоставяне на търговското име и регистрираната
словна търговска марка;
- е налице
и ограничението по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗМГО;
- не са
налице претърпени вреди от ищеца, тъй като последният е с преустановена
търговска дейност и в производство по несъстоятелност;
- размерът
на вредите е завишен.
Претендира разноски.
В тежест на ищеца е да докаже твърденията си, че е
притежател на посочената в исковата молба марка в процесния период, както и че правото му е нарушено
от ответника /което нарушение продължава и към края на устните състезания/,
който произвежда и продава в собствени
търговски обекти стоки от същия клас, обозначени с идентичен или сходен на
марката на ищеца знак. Следва да докаже твърденията си, че в причинна връзка с поведението на ответника е пропуснал
да реализира конкретно увеличение на имуществото си, респективно размера на
пропусната полза – неполучено лицензионно възнаграждение /роялти/.
Ответникът носи тежест да докаже евентуално
преустановяване на нарушението преди приключване на устните състезания по делото,
както и възраженията си.
По иска
по чл. 76, ал. 1, т. 1 ЗМГО.
Между страните не се спори и съответно, по аргумент от
чл. 153 ГПК, съдът приема за доказани в процеса следните факти.
Ищецът – О.****ООД /н/ е регистрирал процесната
комбинирана марка, представляваща комбинация от фигуративни елементи - два
стилизирани лъва и между тях словен елемент – „О.“, с рег. № 49388 в Патентно
ведомство на република България, с дата на заявка – 02.02.2003 година и дата на
регистрация – 10.11.2004 година. Марката е регистрирана за стоки от клас 29:
месо и месни екстракти и за срок до 02.04.2023 година. Установява се и че на
30.12.2013 година в Държавния регистър на марките е вписано прехвърляне на
правото на собственост на И.С.П., по искане с вх. № от 23.10.2013 година.
От представените писмени доказателства се установява,
че с влязло в сила на 23.12.2016 година съдебно решение са признати за нищожни,
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 646, ал. 1, т. 3 ТЗ /по иска срещу
ищеца и срещу И.П./, договор за продажба на комбинираната търговска марка от
23.09.2013 година и вписването му в Държавен регистър на марките /ДРМ/,
извършено на 30.12.2013 година по отношение на кредиторите на
несъстоятелността. В Държавния регистър на марките е вписана промяната в
притежателя на марката на 24.07.2017 година, за което е издадено и
Удостоверението на л. 50 от делото.
От вписаните в Търговския регистър по партидата на
ищеца обстоятелства се установява, че по отношение на него е открито
производство по несъстоятелност с решение от 30.09.2013 година, като за начална
дата на неплатежоспособността е определена 31.12.2008 година.
Така в производството се доказа, че ищецът е носител
на твърдените права на интелектуална собственост, които с оглед въведените в исковата
молба твърдения представляват права върху процесната комбинирана търговска марка,
като е придобил правата на основание чл. 10, ал. 1 ЗМТО и по силата на влязлото
в сила съдебно решение, въз основа на което е удостоверена промяната и
актуалния статут по отношение на притежателя на марката в ДРМ.
На следващо място, съдът трябва да отговори на въпроса
дали ответното дружество е извършило такива действия, които могат да бъдат
квалифицирани като нарушение на правото на марка, чийто титуляр е ищецът.
Ответникът възразява, че е ползвал марката със
съгласието на притежателя на марката – И.П..
Съгласно чл. 21, ал. 5 ЗМГО, прехвърлянето на правото
на марката има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в
Държавния регистър на марките. Действително, такова прехвърляне е вписано в
Държавния регистър при Патентно ведомство на Република България на 30.12.2013
година. Ответникът представя в подкрепа на възраженията си и Споразумение от
05.01.2014 година, което ищецът оспорва като твърди, че същото е съставено за
нуждите на процеса и И.П. е свързано с ответника лице /съдружник в
дружеството/.
Посоченият частен диспозитивен документ няма
противопоставима на ищеца материална доказателствена сила, вкл. и относно
посочената в него дата на съставяне. От друга страна, в процеса не са
представени и доказателства, установяващи съществуването на документа, преди
представянето му в настоящото производство /с отговора на исковата молба от
28.02.2019 година/. В чл. 22, ал. 5 и ал.
ЗМГО и чл. 590 ТЗ изрично е предвидено, че лицензионен договор се вписва
в Държавния регистър по искане на една от страните, към което се прилага
извлечение от него, което съдържа идентификационните данни на лицензодателя и
лицензополучателя, данни за марката и регистровия ѝ номер, срок на договора и е скрепено с подписите и
печата на страните. Патентното ведомство издава удостоверение за вписването,
като договорът за лицензия има
действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в Държавния
регистър. Тоест, налице е нарочна нормативна регламентация относно
противопоставимостта на вписан и невписан лицензионен договор по отношение на
третите лица. Следователно, невписаното по предвидения ред споразумение, имащ
освен това качеството на частен документ без достоверна по отношение на ищеца
дата, не легитимира ответника като оправомощено от вписания в ДРМ притежател за
използването й.
Предвид посоченото възраженията в тази насока са
неоснователни.
Между страните не е спорно, че ответникът произвежда и
продава собствени продукти от същия клас стоки – месни продукти и техни
екстракти, в собствени търговски обекти, които носят идентичен с регистрираната
от ищеца марка знак, считана от началото на заявения исков период и което
продължава и при приключване на устните състезания. Тези факти изрично са
отделени като безспорни с доклада по делото, възражение по който страните не са
направили. Отделно в тази насока са представени и писмени доказатества –
фискален бон от 07.08.2018 година, издаден от магазин в гр. София, Централни
хали, видно от който ответникът осъществява търговска дейност и използва
марката на ищеца /която е изобразена върху фискалния бон/, други два фискални
бона от същата дата отново за закупени стоки от търговския обект на ответника в
Централни хали месо и месни продукти, както и етикети за обозначаване на такива
продукти, с марката на ищеца и посочен за производител – ответникът. Кореспондиращи
на тези писмени доказателства са и събраните гласни доказателства – показанията
на свидетеля В.., дадени под страх от наказателна отговорност.
В чл. 13, ал. 1 ЗМГО е предвидено, че правото върху
марка включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и
да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската си
дейност знак, който е идентичен на марката за стоки, идентични на тези, за
които марката е регистрирана /каквито са твърденията на ищеца/. Съгласно чл.
13, ал. 2 ЗМГО използването в търговската дейност на знак, който има
признаците, посочени в чл. 13, ал. 1 ЗМГО, е налице когато е извършено което и
да е от следните действия, вкл. ... действия по поставянето на знака върху
стоките или върху техните опаковки и действия по предлагането на стоките с този
знак за продажба или пускането им на пазара. Когато се установи, че лице,
различно от притежателя на право на регистрирана марка и без съгласието му
използва в търговската си дейност знак по смисъла на чл. 13 ЗМГО, то тогава е
налице нарушение на това право съгласно нормата на чл. 73 ЗМГО.
Следователно, безспорно в конкретната хипотеза се
установява наличието на осъществено нарушение /използване по смисъла на чл. 13,
ал. 2, т. 1 и т. 2 ЗМГО на знак с характеристиките
по чл. 13, ал. 1, т. 1 ЗМГО, без съгласието на
притежателя на търговската марка/ на изключителното право върху
марката по чл. 73, ал. 1, вр. чл.
13 ЗМГО и искът по чл. 76, ал. 1, т. 1 ЗМГО следва да бъде уважен. При
съобразяване практиката на Съда на Европейския съюз по приложение на Регламент № 40/94 г., отменен
с Регламент № 207/2009 г., които са задължителни в своята цялост и се прилагат
пряко във всички държави - членки на ЕС, при наличие
на идентичност, както на
марките, така и на обозначените стоки, следва да се приеме, че средният потребител
практически няма как да установи различие и да отличи стоките на ищеца от тези
предлагани от ответника /идентични по вид/, обозначени по идентичен начин.
Именно такива са твърденията на ответника и в отговора на исковата молба – че
за потребителя предлаганите от ищеца и ответника стоки са абсолютно идентични.
Или, искът
по чл. 76, ал. 1, т. 1 ЗМГО е основателен.
За пълнота и по наведените доводи от ответника следва
да се добави, че доколкото в случая се касае до комбинирана марка, включваща и
фигуративни елементи, обективно същата не може да се вмести в определението на
чл. 7, ал. 1 ТЗ. Нарушения на правото на маркопритежателя с оглед използване на
словния й елемент в търговското наименование на ответника всъщност в исковата
молла не се сочат, което е видно и от уточнителната молба от 17.12.2018 година.
Тоест, търговското име /фирменото наименование/ на ответника не е предмет на
делото. Отделно, фирмата на ответника е регистрирана по-късно от марката на
ищеца и закрилата би била в обратен на посочения от ответника смисъл.
За да
бъде основателен предявеният иск с правна квалификация чл. 76, ал. 1, т. 2 ЗМГО за осъждане на ответника да преустанови нарушението,
трябва да бъде установено, че към датата на приключване на устните състезания
пред съответната инстанция той продължава да извършва тези действия, които
представляват нарушение на изключителното право на ищеца върху регистрирана
търговска марка. Ответникът не оспорва тези факти и те също са отделени като
безспорни още с доклада по делото. Съответно и този иск е основателен.
По иска по
чл. 76, ал. 1, т. 3 ЗМГО.
При използване
в търговската дейност на знак по смисъла на чл. 13 ЗМГО без съгласието на
притежателя, нарушителят на правото на марка
дължи обезщетение за вреди на маркопритежателя на основание чл. 76, ал. 1, т. 3
ЗМГО. Обезщетението синдикът
претендира за попълване на масата на несъстоятелността, но присъждане на същото
е обусловено от изхода по спора по иска по чл. 76, ал. 1, т. 1 ЗМГО.
Съгласно чл. 76а ЗМГО обезщетение се дължи за всички
претърпени имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи, които са пряка
и непосредствена последица от нарушението. В настоящия случай ищецът претендира
обезщетение в размер на пропуснатата
полза от несключване на лицензионен договор с ответника и неполучаване на
лицензионно възнаграждение за използване на марката в неговата търговска
дейност. Този вид вреда е типична за
деликта по чл. 73 ЗМГО и за обезщетяването й е необходимо да се установи
фактът на самото нарушение. Сигурното настъпване на вредата следва от
ползването на марката без разрешение, тъй като ако ответникът беше поискал
разрешение, той щеше да дължи лицензионно възнаграждение.
Действително, ищецът е обявен в несъстоятелност от
03.06.2014 година, но доколкото вредата произтича от извършено нарушение, тоест
произхожда от деликт, то без значение са доводите на ответника относно
възможността или не за сключване на нови сделки от синдика във фазата на
осребряване. Дължимото роялти /лицензионно възнаграждение/ при сключен
лицензионен договор при иска по чл. 76, ал. 1, т. 3 ЗМГО се свързва и е
относимо единствено към размера на
дължимото обезщетение при извършено нарушения на правата на
маркопритежателя и начина на неговото определяне. Наистина, една от последиците
по чл. 711 ТЗ е прекратяване дейността на предприятието, което означава
прекратяване на търговската дейност и извършване на търговски сделки, но в
случая обезщетението по чл. 76 ЗМГО има санкционен характер и наказателен
елемент, поради което начинът, редът и възможността за сключване на лицензионен
договор от синдика на длъжник в производство по несъстоятелност /вкл. след
постановено решение по чл. 710 ТЗ/ са неотносими към предмета на изследване по
делото.
За периода, обаче, от 30.12.2013 година – 24.07.2014
година следва да се посочи следното. В ДРМ е вписано прехвърляне на правата
върху процесната марка на И.П. - на 30.12.2013 година. Както беше посочено,
според чл. 21, ал. 5 ЗМГО, прехвърлянето има действие по отношение на трети
лица от датата на вписването му в Държавния регистър. Последващото вписване в
регистъра, удостоверяващо като притежател на правото на марката ищеца е от
24.07.2017 година. Тоест, от 30.12.2013 година и до 24.07.2017 година и
доколкото ответникът не е кредитор в производството по несъстоятелност на ищеца
/недействителността на
договора за продажба на комбинираната търговска марка
от 23.09.2013 година и вписването му в Държавен регистър на марките /ДРМ/,
извършено на 30.12.2013 година не са му противопоставими/, последният не може
да му противопостави свои права, свързани с притежанието на процесната
комбинирана марка и поради това и не притежава правото на претендира
обезщетение за претърпени вреди от нарушаване правата му на маркопритежател.
Следователно, от 07.12.2013 година – 29.12.2013 година
и от 24.07.2017 година до 07.12.2018 година е единствено период, за който ищецът
има право на обезщетение по чл. 76, ал. 1, т. 3 ЗМГО и доколкото ответникът не
оспорва и в този период да е обозночавал произведени от него и предлагани за
продажба стоки от клас 29 с марката на ищеца.
В о.с.з. на 07.10.2019 година е допуснато увеличение и
искът се счита предявен общо в размер на 132 600 лева.
От заключението на вещото лице П., което съдът
възприема като обективно и изготвено в обхвата на знания на вещото лице, както
и направените от него уточнения в съдебно заседание се установява, че за целия
заявен период по исковата молба размерът на лицензионното възнаграждение е
144 000 лева. Съдът възприема изводите на вещото лице, доколкото същото е
определило роялти при анализ на приетите по делото писмени доказателства, като
е ползвал приходния подход /процентно отчисление от дохода, при икономическа
обоснованост за сключване на лицензионен договор/ при определяне пазарната
стойност на марката /или преобразуване на очакваните ползи/ и при съобразяване
Индекса на потребителските цени, определян ежемесечно от НСИ. Отделно, вещото
лице е съобразило и обстоятелството, че ответникът има вписана и друга дейност,
освен търговията с месни продукти, като е фиксирало лицензионното
възнаграждение на 0.7 % от приходите от цялата дейност на ответника. Доколкото
вещото лице е съобразило всички представени по делото документи и не са налице
доказателства, установяващи точното съотношение на дейността на ответника,
свързана с търговията на месо и другата му търговска дейност /в която не би
могла да бъде ползвана за обозначение марката на ищеца/, а подходът на
отчисленията съответства и на принципите, установени в чл. 76а ЗМГО /предвидено
е да се отчитат приходите на нарушителя, а не неговата печалба/, то съдът
кредитира заключението относно избрания подход и конкретния процент на
отчесление, ползвани в експертизата. Последните съответстват и на изискването
на чл. 76а, ал. 3 ЗМГО обезщетението да въздейства възпиращо и предупредително
на нарушителя и на останалите членове на обществото.
В заключение може да се посочи, че в случая е налице
имуществена вреда под формата на пропусната полза, представляваща неполучено
лицензионно възнаграждение /роялти/, което е пряка и непосредствена последица
от нарушението на правата на притежателя на марката, чрез използването й от
ответника в търговската му дейност, свързана с продажбата на идентични стоки,
носещи идентичен знак, без съгласието на ищеца. Тази полза не би била пропусната и притежателят на марката
би увеличил имуществото си, ако между него и нарушителя беше сключен
лицензионен договор, тъй като именно това е правомерният начин за използване на
марката от трето лице, регламентиран от закона. Предвид това и изложено по-горе
от настоящия съдебен състав относно основателността на претенцията за периодите
от 07.12.2013 година – 29.12.2013 година и от 24.07.2017 година до 07.12.2018
година, следва да се определи и дължимият за тези периоди размер на
обезщетението. Последният съдът изчислява с оглед приетото заключение по СМЕ и
отразените в нея стойности на настоящия доход в таблицата на стр. 6 и
възприетия от вещото лице процент на отчисление и по реда на чл. 76а ЗМГО, като
така изчислен размерът на дължимото роялти за периода /и обезщетението по чл.
76, ал. 1, т . 3 ЗМГО/ е общо 29 000 лева. За този размер и период е
основателен и доказан искът.
По разноските:
Възражението за прекомерност на адвокатското
възнаграждение на ответника е основателно. Същото, определено по реда на чл. 7,
ал. 1, т. 4, чл. 2, т. 4, ал. 8 и чл. 2, ал. 5 от НМРАВ, е в размер на 4982
лева, до която сума, с оглед фактическата и правна сложност на делото, следва
да бъде намалено.
При това положение и с оглед уважената част от
исковете, на ищеца са дължими съответни разноски за адвокат и вещо лице общо от
995,43 лева, а на ответника – съответни разноски за адвокат от 3887,73 лева
/съответни на отхвърлената част от исковете/.
Ответникът следва да бъде осъден и на дължимата ДТ по
уважената част от исковете.
Така мотивиран, СЪДЪТ
РЕШИ:
ПРИЗНАВА
ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл. 76, ал.
1, т. 1 ЗМГО, че О.И. ООД, ЕИК: *******, е извършило нарушение на притежаваната
от О.****ООД- в несъстоятелност, ЕИК: ********, представлявано от синдика В.Р.,
търговска марка - комбинирана марка, рег. № 49388, регистрирана за стоки от клас
29 – месо и месни екстракти; защитени цветове: зелен, жълт, бял, класове по
Виенската класификация на образните елементи 03.01.22, 27.05.01. със срок на
закрила до 2023 г., чрез използване в търговската си дейност – поставяне на
знак, идентичен на регистрираната от ищеца марка върху произведени от него
месни продукти и предлагането им за продажба с този знак.
ОСЪЖДА, на основание чл. 76, ал. 1, т. 2 ЗМГО, О.И. ООД, ЕИК: *******, ДА ПРЕУСТАНОВИ нарушението на притежаваната от О.****ООД- в несъстоятелност,
ЕИК: ******** търговска марка - комбинирана марка, рег. № 49388, регистрирана
за стоки от клас 29 – месо и месни екстракти; защитени цветове: зелен, жълт,
бял, класове по Виенската класификация на образните елементи 03.01.22,
27.05.01. със срок на закрила до 2023 г., изразяващо
се в
използване в търговската си дейност – поставяне на знак, идентичен на
регистрираната от ищеца марка върху произведени от него месни продукти и
предлагането им за продажба с този знак.
ОСЪЖДА О.И. ООД, ЕИК: ********да заплати на О.****ООД- в несъстоятелност, ЕИК: ********, на основание чл. 76, ал. 1, т. 3 ЗМГО, сумата от 29
000 лв., представляваща обезщетение за пропусната полза в резултат от
горепосоченото нарушение на търговската марка за периода 07.12.2013 година –
29.12.2013 година и 24.07.2017 година - 07.12.2018 година, ведно със законната
лихва от 07.12.2018 г. до погасяването, като ОТХВЪРЛЯ иска за периода 30.12.2013 година – 23.07.2017 година и за
разликата до пълния предявен размер от 132 600 лева.
ОСЪЖДА О.И. ООД, ЕИК: ********да
заплати на О.****ООД- в несъстоятелност, ЕИК: ********, на основание чл. 78 ГПК, сумата 995,43 лв. – съдебни
разноски.
ОСЪЖДА О.****ООД- в несъстоятелност,
ЕИК: ******** да заплати на О.И. ООД, ЕИК: ********на основание чл. 78 ГПК сумата от 3887,73 лева –
съдебни разноски.
ОСЪЖДА О.И. ООД, ЕИК: ********да
заплати по сметка на Софийски
градски съд сумата 1326,40 лв. – разноски за ДТ.
Решението може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен
съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
СЪДИЯ: