Р Е Ш Е Н И Е №

 

             гр. София, 18.04.2019г.

                                              

                                         В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Софийски  градски съд, Търговско отделение, VІ-23 състав, в открито заседание на деветнадесети март две хиляди и деветнадесета година, в състав: 

 

                                                                                                 Председател: Анна Ненова

 

при секретаря Димитринка И. като разгледа  докладваното от съдията докладчик т.д. № 2540 по описа за 2017г. и за да се произнесе  взе предвид следното:

Предявени са искове с правно основание чл. 57, ал. 1, т. 2 и т. 3, чл. 57, ал. 2, т. 3 от ЗПД,  чл. 76, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗМГО, вр. чл. 49 от ЗЗД, вр. чл. 96, б.“а“,  чл. 102,  чл. 101, § 1,  чл. 14, § 1 и § 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26.02.2009г. относно марката на Общността, вр. чл. 72а, ал. 2 от ЗМГО, както и  чл. 76, ал. 1, т. 2 и  т. 3 и чл. 76, ал. 2, т. 3 от ЗМГО.

Ищецът „Р.Б.“ ООД твърди, че е дружество, основано през 1991г. като семейна компания, търгуваща с вносна парфюмерия и козметика. В последствие са открити собствени производствени бази, главно в село Труд, край Пловдив, и за по-малко от 20 години марката Рефан е получила признание на българския и международния пазар като символ на високо качество и престиж. Дружеството инвестира много в реклама и промотиране на продуктите си. То развива широка гама от продукти, като един от емблематичните продукти на дружеството е богатата серия наливна парфюмерия. От дълги години търговията с наливна парфюмерия в България се асоциира с Рефан и неговите фирмени магазини. Основната характеристика, с която се отличава наливната парфюмерия на дружеството е използваната амфора, в която се продават парфюмите. В магазините на Рефан амфорите с наливни парфюми са подредени една до друга в редици. Дружеството е защитило визията на налагания продукт, който реално е негов отличителен знак чрез обекти на индустриална собственост – промишлени дизайни и марки.

„Р.Б.“ ООД е притежател на национален дизайн рег. № 4609-0001 „Стъкленица с капак“, с приоритет от 17.12.2001г. и дата на регистрация 22.01.2003г., вписан в регистъра на дизайните на Патентно ведомство на РБ, както и е притежател на европейска марка рег. № ********* – фигуративна, с приоритет от 07.12.2010г. и регистрирана на 02.05.2011г. за стоките от клас 3, клас 16 и клас 21 на МКСУ. Дружеството е лицензополучател на триизмерна марка рег. № 75055, с приоритет от 13.01.2009г., регистрирана на 25.08.2010г. за стоките от клас 3 на МКСУ, с притежател „Р.Т.“ ЕООД, свързано с ищеца дружество по смисъла на ТЗ. Съгласно чл. 6 от лицензионния договор, предоставеното право на ползване на марката включва правото за предприемане на действия по закрила на марката, в това число, но не само, завеждане на съдебни дела и други административни процедури срещу нарушители, както и подаване на опозиции (съгласие по чл. 75, ал. 3 от ЗМГО).     

Ищецът установил, че ответникът „П.“ ООД неправомерно предлага на пазара парфюмерия, като използва в търговската си дейност и дистрибутира на търговците в страната стъкленици (съдове за козметични продукти) за наливна парфюмерия, които са с форма и вид, които не се различават от притежавания от „Р.Б.“ ООД дизайн.   Неправомерно използваните стъкленици от ответника са с дизайн, идентичен на регистрирания по смисъла на чл. 12, ал. 2 от ЗПД. Една и съща е формата – разширение в основата на изделието, която е с кръгла форма, стеснение над основата и разширение в горната част. Стъклениците на ответника имат идентичен капак в полусферична форма с топче на върха, а в основата е вграден дозатор. Използваните неправомерно дизайни са до такава степен идентични на стъклениците на ищеца, че незначителните различия не са в състояние за създават в информирания потребител общото впечатление, че става въпрос за различен продукт, който се отличава от вече предлагания на пазара. Стъклениците на  ответника не са оригинални. Ответникът е започнал дейност през 2013г. и в последните две години предлага на пазара за налична парфюмерия парфюмите си по идентичен начин, копирайки защитения дизайн на ищеца. Съдовете за парфюмерия на ответника физически присъстват в магазинната му мрежа  и се рекламират в сайтове и разпространявани рекламни материали. Използването на стъклениците и предлагането на парфюми в тях от ответника е без съгласието на притежателя на дизайна и е нарушение по чл. 55 от ЗПД. Ищецът е лишен и от лицензионно възнаграждение, което би получил при сключен лицензионен договор.

 Наред с горното, предлаганите от ответника идентични стоки се представят посредством използването на съдове (стъкленици), които са с висока степен на сходство на триизмерната национална марка на „Р.Т.“ ЕООД рег. № 75055, с приоритет от 13.01.2009г., за която ищецът е лицензополучател, както и на фигуративната търговска марка на Общността на „Р.Б.“ ООД, рег. № *********, с дата на заявяване 07.12.2010г. От изображението на двете марки е видно, че те имат една и съща специфична форма, а използваната от ответника стъкленица е сходна в много голяма степен с регистрираните марки – разширение в основата на изделието, която е с кръгла форма, стеснение над основата и разширение в горната част. Стъклениците на „П.“ ООД имат идентичен капак в полусферична форма, завършваща с топче, като с основата е вграден дозатор. Вероятността за объркване на потребителите е много висока. Несъществените разлики в елементи от формата на стъклениците не са от естество да привлекат вниманието на потребителите, тъй като при излагането им на етажерките стъклениците както при ищеца, така и при ответника са наредени в редици плътно една до друга, на известно разстояние от клиентите, без да може да се направи съпоставка между двете стъкленици. Фирменото наименование на ответника „П.“ ООД е с много висока степен на сходство на регистрираната марка на ищеца Рефан. Това също допринася за възможността от объркване на продуктите, предлагани от ответника в неговите стъкленици, с тези, наложени на пазара от ищеца. Наименованието е и на латиница, което засилва вероятността от заблуда и оттук за свързване на стъклениците на ответника със защитените като марка изделия. Ищецът счита, че това е съзнателно търсен ефект, тъй като различията при изписването на латиница не са толкова доловими, както при българския еквивалент на означенията. Ответникът използва сходните на регистрираните марки стъкленици без съгласието на притежателя на марките. Използването е неправомерно по смисъла на чл. 73, ал. 1 от ЗМГО и нарушава правата на лицензополучателя, съответно маркопритежателя „Р.Б.“ ООД. Като притежател на мрака дружеството е лишено от лицензионно възнаграждение, което би получило, ако между него и ответника е сключен лицензионен договор. Интересите на ищеца в качеството му на лицензополучател на марка също са накърнени, тъй като ответникът използва сходни на марката стъкленици без да има сключен лицензионен договор и да заплаща лицензионно възнаграждение.

При изложеното ищецът иска да бъде постановено решение за преустановяване на нарушението на дизайн рег. № ПД рег. № 4609-0001 и ответникът да бъде осъден за заплати обезщетение в размер на 200 лева за претърпени от ищеца вреди от нарушението на правата, произтичащи от регистрацията на дизайна, поради използването му без правно основание; да бъде постановено решение за преустановяване на нарушението на триизмерна марка рег. № 75055 с притежател „Р.Т.“ ЕООД и лицензополучател „Р.Б.“ ООД и на фигуративна марка на Общността рег. № ********* с притежател „Р.Б.“ ООД от страна на ответника „П.“ ООД и той да бъде осъден да заплати обезщетение в размер на по 250 лева за претърпени вреди от нарушение на правата, произтичащи от регистрацията на посочените марки, поради използването им без правно основание. Ищецът иска още да бъде постановено разгласяване за сметка на нарушителя на диспозитива на решението на съда в два всекидневника и в ефира на телевизионна организация с национално покритие, определени от съда. Ищецът претендира и направените по делото разноски.

Ответникът „П.“ ООД оспорва исковете. Възразява, че ищецът не притежава монополно право върху продажбата на наливна парфюмерия в България и не е субект с господстващо положение на този пазар. На пазара, макар с по-малък дял, оперират поне още три фирми. Същевременно дейността на ответника се основава на трайното присъствие на търговските му партньори от почти 1990г. Конкретно са посочени ЕТ“Г.К.– В.Г.“ и „Ф.“ ЕООД с описание на дейността им, както и дейността на ЕТ“С.“ със собственик С.П., баща на управителя на „Рефан“ ООД. Знакът „*****“ е регистрирана търговска марка рег. № 84560 с приоритет от 15.10.2012г., собственост на „Ф.“ ЕООД, а ответникът е компания, създадена, за да поеме дистрибуцията на продуктите, произвеждани от „Ф.“ ЕООД. Ответното дружество разпространява парфюмерийни продукти с марката „Парфен“ на дребно на територията на България, включително и на наливна парфюмерия, която дейност се осъществява в няколко собствени търговски обекта и чрез интернет магазин www.*****.com.

При дейността на всички дружества, занимаващи се в наливна парфюмерия, се използват някакви форми на стъкленица/амфора с кран, от която се налива парфюмът. ЕТ“Г.К.– В.Г.“, както и „Ф.“ ЕООД са поръчвали моделите си на „Б.“ АД, с. Белослав, гр. Варненско, а в последствие от „И.“ ООД. Купували са готови съдове, налични на пазара. Неизбежно е да не се открият някакви минимални сходства на тези съдове, собственост на различните фирми на популярния вече начин на продажба и разпространение на наливна парфюмерия.  Същевременно посочените продукти не се продават на клиентите. Те не възприемат формата на буркана като опаковка по смисъла на чл. 13 от ЗМГО като някаква отличителна характеристика на стоката. Това е стандартен начин за предлагане на наливни парфюми, станал обичаен в този сектор на търговия. Липсва вероятност от объркване, тъй като единственият отличителен елемент, който потребителите възприемат е марката на парфюмите. Между марките има съществена разлика.

Ответникът възразява още, че националният дизайн рег. № 4609-001 е идентичен на по-рано регистрирания дизайн с рег. № 4008-0001, основание за заличаване на регистрацията. Процесният дизайн не е нов и оригинален. Между дизайните на ответника (яйцевидни контейнери) и дизайна на ищеца не е налице сходство. Те се различават в съществените си елементи и създават у информирания потребител цялостно общо впечатление, различно от това на дизайна на ищеца. Ответникът конкретно сочи признаците, които водят до цялостно различно впечатление. Ответникът оспорва и размера на претендираното от ищеца обезщетение поради нарушено право от регистрация на  промишлен дизайн.

Триизмерната марка и фигуративната марка не представляват знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица. Те не притежават отличителна способност, нито придобита, нито присъща такава, тъй като са обичаен по своя характер метод за съхранение на наливни парфюми. Стоките са означени с търговската марка „Парфен“ по обичайния за това начин в този сектор. Това е указанието за търговски произход, универсално разбирано от потребителя, очаквано и недвусмислено използвано като знак, т.е. марка, указваща връзката между стоката и определен производител. В случая формата на опаковката на стоките не може да изпълнява отличителната функция, която трябва да е присъща на марката. Или не се установява фактически състав на нарушение на право на марка от ответника. Липсва и сходство и вероятност от объркване. Марката на ЕС № ********* е фигуративна, поради което е статично изображение и не предоставя закрила върху пространствени тела и тяхната структура. Поради това единственото право, което може да бъде основание за претенцията на ищеца се явява марка № 75055, която се твърди, че е лицензирана. Независимо от това, че е триизмерна, тя не представлява опаковка на стоки, а е съд за съхранение на стоки. Сравнението между използваните съдове за съхранение от ответника разкрива, че те се отличават съществено и няма вероятност от объркване на потребителите. Съдовете, използвани от ответника са и пластмасови.  Ответникът конкретно сочи на различията. Оспорва се и претенциите на ищеца за обезщетение във връзка с търговските марки.  Иска се присъждане на направените по  делото разноски.       

С оглед  възражение на ответника за нередовност на исковата молба, ищецът допълнително е уточнил твърдените като допуснати от ответника нарушения по време, както и място (начин) на извършване – период от време и конкретен магазин, сайт, рекламиране на дейност, при което са били нарушени правата на ищеца на интелектуална собственост. В този смисъл е била подадената молба вх. № 40694/21.03.2018г.

По-конкретно е било уточнено, че на сайтове на ответника (http://www.*****.com, http://*****.bg)  за времето от 21.10.2016г. до 29.09.2017г. е било публикувано изображение на стъкленица (амфора, съд за съхранение на парфюми), чийто дизайн е в обхвата на закрилата на притежавания от ищеца дизайн, съответно представлява знак, който е идентичен или във висока степен сходен на регистрираните търговски марки. Търговските обекти на ответника са в гр. София, бул.“*********, където на рафтовете са наредени продукти, представляващи стъкленица (амфора, съд за съхранение на парфюми), чийто дизайн е в обхвата на закрилата на притежавания от ищеца дизайн, съответно представлява знак, който е идентичен или във висока степен сходен на регистрираните търговски марки, както и изделието е разположено на щанд в плътни редици в рекламиран от ответника обект в „Сердика Център“ и Mega Mall Sofia. Нарушението, извършено от ответника е осъществено в периода 08.12.2016г. – 21.03.2018г. на адресите на магазините. Нарушението е извършено  и посредством рекламен продуктов каталог.   

В хода на делото от ответника са представени доказателства за постановяването на Решение № 263 от 08.03.2018г. на Комисията за защита на конкуренцията по преписка № КЗК-510/2017г., по която са обсъждани и обстоятелства във връзка с   процесните дизайн и марки (преписката е била образувана по искане на ищеца), както и доказателства за подадено на 22.03.2018г.  искане от ответника за заличаване  на регистрацията на промишлен дизайн „Стъкленица с  капак“ рег. № 4609-0001, по което от Патентно ведомство е било постановено решение от 05.03.2019г.   

И двете страни са представили писмени защити с допълнително изложени съображения по същество на спора, включително във връзка с решенията на КЗК и Патентно ведомство.

По предявените искове

Съдът като съобрази фактите и доказателствата по делото, поотделно и в тяхната съвкупност, възприема от фактическа страна по предявените искове следното:

Ищецът е търговско дружество, първоначално регистрирано по ф.д. № 3447/1999г. на Окръжен съд – гр. Пловдив с наименование „Рефан“ ООД, и пререгистрирано в търговския регистър при Агенция по вписванията през 2008г. с настоящото си наименование.  Предмет на дейност на дружеството е, освен другото,  производство, реализация и търговия на едро и дребно в страната и чужбина с парфюмерия и козметика, внос, износ и реекспорт на парфюмерия и козметика  и изготвяне на маркетингови стратегии в областта на парфюмерията и козметиката.

При търговията с наливна парфюмерия, за да се съхранява доставения на съответния търговски обект парфюм до  продажбата на определено  количество от него на клиент,  дружеството използва  еднакви съдове, представляващи стъкленица с капак.  Стъклениците са посочвани (изобразявани) и в сайтове, както  и в рекламни материали.   

Във връзка с това ползване на съдовете, от „Р.Б.“ ООД е регистриран  национален промишлен  дизайн рег. № 4609-0001 с наименование на продукт „Стъкленица с капак“, с дата на заявяване  17.12.2001г. и дата на регистрация 22.01.2003г., със срок на действие 17.12.2021г. и на  който дизайн  дружеството е  притежател. Касае се за  изделие за наливни парфюми с кръгла форма на основата, стеснение над нея, след което чашковидно разширение и завършек с капак, който е  полусфера с топче, и съответно с дозатор за отливане в основата. 

Дружеството е притежател и на европейска марка рег. № ********* – индивидуална, с дата на заявяване 07.12.2010г. и дата на регистрация 02.05.2011г., с покровителствен срок от 07.12.2020г.  и с класове на Ницската класификация  клас 3 – включително парфюмерия, клас 16 и клас 21 – включително контейнери от клас за парфюмерия. Изображението на марката  е съд (контейнер) за съхранение на парфюми, с кръгла форма на основата, с предно разположен вграден дозатор с поставен надпис „REFAN“, изпълнен с характерен шрифт,  със стеснение над основата, последвано от чашковидно разширение и над него капак с форма на полусфера и топче. Изображението е двуизмерно и представлява снимка на дизайн № 4609-001.

Ищцовото дружество е лицензополучател на триизмерна индивидуална  марка рег. № 00075055, с дата на заявяване 13.01.2009г., дата на регистрация 25.08.2010г. и със срок на действие и понастоящем, за стоките от клас 3 по Ницската класификация  – включително парфюмерия, с притежател на марката „Р.Т.“ ЕООД.  По- конкретно изображението на марката е на съд (контейнер) за съхранение на парфюми, с кръгла форма на основата, със странично разположен вграден дозатор, със стеснение над основата, последвано от чашковидно разширение и над него капак с форма на полусфера и топче. Описанието на марката е също както на дизайн № 4609-0001, на кранчето се вижда отстрани на съда (контейнера), а не отпред.

С оглед разрешението за използване на марката с рег. № 75055 е бил сключен лицензионен договор за неизключителна лицензия за всички стоки, за които е регистрирана марката, за цялата територия на България, със срок на действие 10 години, считано от 14.12.2015г. Лицензионният договор е бил вписан по искане на лицензодателя с вх. № 1315408/15.12.2015г. Отстъпеното на ищеца право по договора  включва и правото за предприемане на действия по закрила на марката, в това число завеждане на съдебни дела и други административни услуги срещу нарушители.   

Ответникът е търговско дружество, регистрирано през 2013г. в търговския регистър при Агенция по вписванията и има за предмет на дейност, освен другото, производство и продажба на едро и дребно на парфюми, тоалетни води, парфюмерийни продукти, ароматизатори, козметика и козметични продукти, продажба на парфюмерия и козметика онлайн и на мулти левъл (мрежов маркетинг).

Дружеството няма регистрирани марки или дизайни, но съгласно Рамков договор за разпространение и използване на права върху обекти на индустриална собственост от 23.12.2013г., сключен с дружеството „Ф.“ ЕООД,   дистрибутира продукти с марката „*****“, произвеждани от това дружество.  Знакът   „*****“ е търговска марка (словна), регистрирана по заявление на „Ф.“ ЕООД от 15.10.2012г. пред Патентно ведомство, рег. № 84560, със срок на закрила до 15.10.2022г., за стоки от клас 3 – включително парфюмерия, по Ницската класификация. За същия знак е регистрирана и международна марка. Дружеството е притежател и на  други марки, включително марка с наименование PR и стилизирано изображение на знака подобно на буква Ф или комбинация от стилизирани латинични букви P и R по класове 3, 14 и 35 по Ницската класификация, с дата на заявката 13.05.2016г. и рег. № 97388 на Патентно ведомство. „Ф.“ ЕООД е дружество с основна икономическа дейност производство на парфюмерия, създадено през 2005г., като през 2012г дружеството е придобило търговското предприятие на ЕТ“Г.К.– В.Г.“, извършващ сходна дейност.

 Във връзка с правата си по договора, сключен с „Ф.“ ЕООД да продава и дистрибутира парфюми, от 2016г. ответникът търгува с наливна парфюмерия, при което също използва (за съхранение и продажба на наливни парфюми) еднакви съдове (контейнери) за предлагане на стоката – пластмасови прозрачни съдове с непрозрачни капаци в различни цветове (розов, син, златен, сребърен) с плоска цилиндрична капачка и върху съда  надпис „*****“ и върху него стилизиран знак с наименование PR (изображение), наподобяващ буквата Ф или комбинация от стилизирани латинични букви P и R.  Контейнерите са с удължена яйцевидна форма, при височина по-голяма от ширината, с монтирано кранче, върху което също е поставен стилизираният знак PR. 

Ответното  дружество не възразява, а сочи, че  има няколко собствени търговски обекта  и поддържа интернет магазин www.*****.com, както и не възразява, че извършва търговска дейност и я рекламира  в сайтове и чрез рекламни материали по начина, по който твърди ищецът по делото.

Използваният от ответника продукт (съд, контейнер  за наливни парфюми) не е идентичен на  дизайн рег. № 4609-0001 – не е налице идентичност на формата и на съществените елементи, както и цялостното впечатление, което дизайнът създава в информирания потребител е различно от цялостното впечатление, което създава регистрирания дизайн на ищеца.  В този смисъл е заключението на първоначалната единична съдебна експертиза по делото на вещото лице В.П.Я..

По-конкретно  разликите в съществените елементи  са, че при съда (контейнера) на ответника се касае за капак част от яйцевидната форма, при непрекъснат овал на тялото,  в различни цветове на капака, удължена яйцевидна форма, с височина около 2 пъти по-голяма от ширината, липса на шийка за захващане, основа със скосени стени без горен ръб, монтирано кранче в самото стеснение, централно разположен комбиниран знак, обичайна плоска ръкохватка и стандартна капачка, а при дизайна на ищеца капакът е част от хоризонтално разполовена сфера, с чашковидна долна част, височината на чашката е по-малка към равна спрямо ширината, с шийка за захващане, масивна основа с вертикални стени с цилиндрична форма и оформен горен ръб, с кранче, монтирано в цилиндричната основа, с ложе за долната част на капака, без словен елемент, като ръкохватката е топче. В съвкупност, предвид разликите, контейнера на ответника и регистрирания дизайн създават различно цялостно впечатление в информирания потребител и е налице оригиналност на дизайна спрямо регистрирания дизайн на ищеца. Информираният потребител ще запомни контейнерите с капак и кранче – единият с лесно запомняща се яйцевидна форма, а другият тумбест, с ръб по средата на тялото и шийка за захващане. Ще запомни и знаците – комбиниран и словен, особено фигуративния знак на съда на ответника, който е много специфичен. 

 Изводите на вещото лице по първоначалната единична експертиза са потвърдени като цяло и от вещите лица В.В.Ш., Р.К.М. и С.Г.В. по назначената по искане на ищеца тройна съдебна експертиза – че продуктът на ответника и регистрираният национален дизайн стъкленица с капак не са идентични, тъй като има повече от една ясно забележими съществени разлики между тях в оформлението на контура на тялото и в промяната на пропорциите, които водят до видима промяна на формообразуващи характеристики на дизайна, като информираният потребител (продавачите в магазина и крайните потребители, които показват сравнително висока степен на внимание при ползване на наливната парфюмерия) ще добие различно цялостно впечатление.

Съдът приема заключенията на вещите лица от единичната и тройната експертиза. Те са обосновани, както и не се опровергават от други обстоятелства и доказателства по делото.

Налице е идентичност между стоките, за които се използва съдът (контейнерът) на ответника и  стоките, за които са регистрирани марката на Общността рег. № ********* и националната марка рег. № 75055. В този смисъл също е заключението на изслушаната единична експертиза, както и тройната такава. Стоките са козметика, парфюмерия и контейнери за парфюмерия.  

Като изключва възможност за сравняване на фонетично сходство,  потвърдено е смислово сходство в ниска степен,  както и визуално сходство в ниска степен, и при изследване на марките в цялост, вещото лице  от единичната експертиза е приело, че предвид разликите във формата и поставения комбиниран  знак върху съда (контейнера) на ответника, като доминиращ и отличителен елемент, този съд и марките на ищеца са различни, поради което и съдът на ответника не може да се свърже с регистрираните марки на ищеца. В общия случай се приема, че има вероятност за объркване на потребителите, когато е налице двойно кумулативно сходство – идентичност или сходство във висока степен между марките и идентичност/сходство между вписаните стоки/услуги, ако марката не е със статут на ползваща се с известност. Или в случая не съществува вероятност от объркване на потребителите, при която да е възможно съдът на ответника  да се свърже с регистрираните марки, защото не е налице двойно кумулативно сходство – сходството е в ниска степен, а приликите не са в степен да преодолеят различното визуално въздействие от съществуващите разлики.   Релевантният кръг потребители и очертан като консултантите в магазините и собствениците на същите, защото контейнерите не достигат до масовите крайни потребители, които закупуват наливния парфюм според собствените усещания за аромата, а не спрямо контейнерите в магазина.

Вещите лице от мнозинството на тройната експертиза Р.К.М. и С.Г.В. също са изложили, че визуално марките на ищеца и съдът (контейнерът)  на ответника като триизмерен знак не са сходни  – налице са съществени различия във формата, композиционното представяне на образните и словните елементи, както и няма смислово и фонетично сходство. В открито съдебно заседание е уточнено, че е налице смислова (концептуална) идентичност,  ако се преценяват марките и триизмерния знак (контейнера на ответника) като съдове и това е тяхното значение, но са потвърдили изводите на първоначалната експертиза, че потребителите много трудно могат да направят връзка за единен произход.

Последният извод не е възприет единствено от вещото лице В.В.Ш.. Въз основа на направени сравнителни анализи, тя е приела, че общото впечатление от марките (особено триизмерната) в тяхната цялост е сходно. Съществува известно различие, изразяващо се в девиация на обемната форма, но то не е достатъчно, за да се преодолеят основните видими прилики в преобладаващата част на основните отличителни елементи на марките, изразяващи се във високото визуално сходство и смислова идентичност, за да може да се приеме, че грамотният и информиран потребител ще възприеме двете форми по много различен начин и няма да се обърка по отношение на произхода на стоките. Пряко объркване е много възможно при националната марка поради много сходните обемни форми, но дори и да се приеме, че пряко объркване е невъзможно поради наличие на надписи на европейската марка, то потребителите могат непряко да се объркат, защото много по-лесно могат да направят връзка за единен произход.  Релевантните потребители са професионалните продавачи на наливна парфюмерия, чието внимание е по-високо. Последното обстоятелство се потвърждава и от трите вещи лица от тройната експертиза.    

Съдът приема изводите относно това дали е възможна връзка за единен произход, дадени от единичната и мнозинството на тройната експертиза – че въпреки концептуалната (смислова) идентичност между марките на ищеца и съдът (триизмерния знак) на ответника – контейнери за козметика и парфюмерия,  визуалното сходство е в ниска степен, както и фонетичното (при европейската марка поради словния елемент), а приликите не са в степен да преодолеят различното визуално въздействие от съществуващите разлики, при което не съществува вероятност за объркване на потребителите в очертания от вещите лица кръг. 

Преценката в случая е чисто субективна, но се поддържа от мнозинството от  вещи лица, работили по делото, както и се явява по-мотивирана – конкретно е посочено защо се достига до този извод. Същевременно изображението при европейската марка е двуизмерно и представлява снимка на дизайн № 4609-0001, а вещото лице Ш., изложило особеното мнение и приело, че има визуално сходство в нормална степен със знака на ответника, изцяло се е присъединило към единичната експертиза при сравняването на този знак (вече като продукт) с дизайна, съответно  към извода за „съществени разлики  в оформлението на контура на тялото и в промяната на пропорциите“. Същото е по отношение на  триизмерната национална марка, за която ищецът има лиценз – описанието на марката е също както на дизайн № 4609-0001, а при сравнението на марката със съда (контейнера) на ответника като триизмерен знак вещото лице приема „визуално сходство във висока степен“, поддържайки същевременно заключението на останалите вещи лица относно дизайна – че има „съществени разлики  в оформлението на контура на тялото и в промяната на пропорциите“. В този смисъл заключението на единичната експертиза и това на мнозинството от вещите лица при тройната експертиза е  по-последователно и обосновано в конкретните съображения, въз основа на които е достигнато и до крайното заключение за липса на вероятност за объркване на потребителите.     

Съгласно Решение № 263 от 08.03.2018г. на Комисията за защита на конкуренцията по преписка № КЗК-510/2017г.  е било прието, че ответникът не е нарушил разпоредбите на ЗЗК и по специално Глава седма „Забрана за нелоялна конкуренция“ – предлагане на пазара и производство от дружеството на стоки с външен вид, опаковка, маркировка и други белези, които заблуждават или могат да доведат до заблуждение относно произхода, производителя, продавача, както и използване на марка близка до тези на друго лице. Производството е било образувано по  искане на ищеца за установяване на евентуално извършени нарушения, включително имитация с използваните от ответника стъкленици, с позоваване на правата си върху върху процесните дизайн и марки.  Не се установява решението да е влязло в сила.

 На 22.03.2018г. от ответника е било подадено и искане за заличаване на регистрацията на промишлен дизайн „Стъкленица с  капак“ рег. № 4609-0001 на основание чл. 29, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПД – поради това, че дизайнът не е нов и оригинален, а е идентичен на по-ранен дизайн. От Патентно ведомство е било постановено Решение № 19 от 05.03.2019г., съгласно което регистрацията на дизайна е заличена на основание чл. 29, ал. 1, т. 1, вр. чл. 11, ал. 1 от ЗПД. Не се установява по делото решението да е влязло в сила.      

            При така установеното от фактическа страна, от правна страна  съдът  намира следното:

            Относно искането за преустановяване на нарушение на право върху национален промишлен  дизайн рег. № 4609-0001

            Съгласно разпоредбата на чл. 55 от ЗПД, всяко използване в търговската дейност на регистриран дизайн без съгласието на притежателя на правото върху дизайн съставлява нарушение на това право. Правото върху дизайн се придобива чрез регистрацията му в Патентното ведомство (чл. 10, ал. 1 от ЗПД) и включва, освен другото, правото на притежателя му да забрани на трети лица без негово съгласие да копират или да използват в търговската дейност дизайн, включен в обхвата на закрила (чл. 19, ал. 1 от ЗПД). Използването на дизайна включва производството, предлагането и излагането на пазара или използването на продукт, в който е включен или към който е приложен дизайн от обхвата на закрила, както и внос, износ или съхраняване на същия продукт за тези цели (чл. 19, ал. 2 от ЗПД). Промишленият дизайн (дизайнът) е видимият външен вид на продукт или част от нето, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях ( чл. 3, ал. 1 от ЗПД) и нарушаване на правота върху дизайн има  когато той се копира изцяло или при разлика само в несъществените елементи (незначителни детайли), т.е. е налице идентичност с регистрирания дизайн (чл. 12, ал. 2 от ЗПД). В този случай е релевантно изобразяването, съответно изображенията, на регистрирания дизайн и дали у информирания потребител  се създава различно цялостно възприятие при ползването.  Обхватът на правна закрила се разпростира върху всеки  дизайн, който не създава у информирания потребител (потребител, който има познания, опит и интереси в съответния стопански сектор, към който принадлежи продуктът, към който е включен или приложен дизайнът) различно цялостно възприятие (чл. 18, вр. § 1, т. 14 от ДР на ЗПД). Съгласно тълкуването в решения на  СЕС, понятието трябва да се разбира между това за средния потребител, приложимо в областта на търговските марки, и на експерт в областта, който има детайлни познания.  

            В случая от ищеца се твърди, че е придобил право върху дизайн рег. № 4609-0001 „Стъкленица с капак“ чрез регистрацията му от 22.01.2003г. и това право е нарушено чрез използване в търговската дейност от ответника, по конкретно описаните в исковата молба начини, на  продукт – съд (контейнер) за наливна парфюмерия, който е с форма и вид, който не се различава от притежавания от ищеца дизайн.

            При възприетото от фактическа страна, твърдението е недоказано.

Действително е налице регистриран от ищеца дизайн „Стъкленица с капак“, ползван от ответника в търговската му дейност съд за наливна парфюмерия (продукт) и несъгласие от страна на ищеца за такова ползване, но дизайнът на ищеца (външния вид на неговия съд)  се различава от този на съда (контейнера), ползван от ответника, в съществените  елементи, както и у информирания потребител се създава различно цялостно възприятие относно дизайна на ищеца и външния вид на съда (контейнера) като продукт, ползван от ответника в търговската му дейност.  В този  смисъл е заключението и на единичната, и на тройната експертиза, съгласно възприетото от фактическа страна.   

            Критериите са идентични с тези на Директива 98/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13.10.1998г. относно правната защита на индустриални дизайни, целяща сближаване на законодателствата за правна защита на дизайните в държавите – членки. Съгласно чл. 9 от директивата, обхватът на защитата, която се предоставя за правото върху индустриален дизайн, включва всякакъв дизайн, който не произвежда върху информиран потребител различно цялостно впечатление. Цялостното впечатление, което се произвежда върху информирания потребител, трябва ясно да се различава от впечатлението, което произвежда върху него съществуващия дизайн, взимайки предвид естеството на продукта, индустриалния сектор към който принадлежи и свободата на дизайнера при разработването на дизайна (така т. 13 от съображенията към директивата).

            Или предявеният по делото иск по чл. 57, ал. 1 , т. 2 от ЗПД следва да бъде отхвърлен, с отхвърляне и на акцесорните искове по чл. 57, ал. 1, т. 3 и чл. 57, ал. 2, т. 3 от ЗПД.

Възраженията на ответника че липсва нарушение на правото на ищеца върху дизайна са основателни, въпреки че по делото е без значение Решение № 263 от 08.03.2018г. на Комисията за защита на конкуренцията по преписка № КЗК-510/2017г., на което също се позовава ответникът, тъй като се касае за различни способи за защита на права върху индустриална собственост. Без значение е и подадено на 22.03.2018г.  искане от ответника за заличаване  на регистрацията на промишлен дизайн „Стъкленица с  капак“ рег. № 4609-0001, по което от Патентно ведомство е било постановено решение, което не е влязло в сила,  съответно възраженията на ответника, че дизайнът на ищеца не е нов и оригинален, а е идентичен на по-ранен дизайн (чл. 29, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПД). Качествата на дизайна новост и оригиналност (индивидуалност) са основания за регистрацията му и до евентуалното заличаване регистрацията, от която следва правото върху дизайна, следва да бъде съобразявана включително в производство по установяване на нарушение на право върху дизайна и преустановяването му. Аргумент за това е и разпоредбата на чл. 30, ал. 2, т. 1 от ЗПД  - заличаването на регистрацията не засяга влезли  сила решения по искове за нарушение, доколкото са били изпълнени преди заличаването. В този  смисъл е и съдебната практика (Определение № 178 от 18.04.2018г. по т.д. № 271/2018г. на ВКС, ТК, І т.о.), както и в подобен смисъл е и съображението по т. 21 от   Директива 98/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13.10.1998г.  – основателните причини за отказ на регистрация в държави – членки, които разпореждат щателни прегледи на приложенията преди регистрацията и основателните причини за отнемане на права върху регистриран дизайн във всички държави-членки трябва да бъдат изчерпателно изброени, т.е. въведен е принцип за сигурност и предвидимост при регистрацията и отнемането на права върху вече регистриран дизайн.   

            Относно искането за преустановяване на нарушение на право върху европейска марка рег. № *********

            По делото е безспорно, че ищецът притежава марка на Общността рег. № *********, като правото върху марка е придобито чрез регистрацията (чл. 6 от  Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26.02.2009г. относно марката на Общността). Като притежател на марката ищецът е оправомощен да забрани на всяко трето лице, при липса на негово съгласие, да използва в процеса на търговия всеки знак, за който поради неговата идентичност или сходство с марката на Общността и поради идентичността или сходството на стоки или услуги, обхванати от марката на Общността и знака, съществува вероятност от объркване в общественото съзнание – възможност за свързване на знака с марката. Може да бъде забранено включително да се предлагат стоки или да се пускат на пазара  или да се съхраняват за тези цели  под този знак или да се предлага да се предоставят услуги под този знак, както и да се използва знакът в деловите книжа и в рекламата (чл. 9, § 1, б.“б“ и чл. 9§ 2 б.“б“ 4 „г“ от   Регламент (ЕО) № 207/2009). Нарушението на правата върху марка на Общността се урежда от националното право относно нарушението на правата върху национална марка в съответствие с разпоредбите на  Регламент (ЕО) № 207/2009, като не се изключва възможността искове, свързани с марка на Общността да бъдат подавани въз основа на законодателството на държавите-членки, по специално относно гражданската отговорност (чл. 14, § 1 и § 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009). Марката на Общността има действие на територията на Република България и притежателят й се ползва с правата по ЗМГО (чл. 72а, ал. 2 от ЗМГО).  

В случая е налице концептуална (смислова) идентичност, но ниско визуално и фонетично сходство между марката на ищеца -  двуизмерно изображение на съда за съхранение на парфюми със словен елемент, и съда (контейнера) за парфюми на ответника, също със словен елемент, и въпреки идентичността на стоките, обхванати от  марката на Общността и знака,  не съществува възможност за свързване на знака с марката. Както се посочи  от фактическа страна,  не е налице двойно кумулативно сходство – сходството между марката и знака е в ниска степен, а приликите не са в степен да преодолеят различното визуално въздействие от съществуващите разлики, релевантно към относимия кръг потребители - професионалните продавачи на наливна парфюмерия, чието внимание е по-високо.    Вероятността от объркване представлява рискът потребителите да повярват, че съответните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия (дело С-342/97, С-120/04, С-425/98, С-206/04, С-334/05), а в случая, съгласно възприетото от фактическа страна, въз основа на заключението на първоначалната и мнозинството от тройната съдебна експертиза,  такова обстоятелство не се установява, при направена  преценка на марката в нейната цялост (дело С-251/95, С-334/05).

Така възражението на ответника за неоснователност на искането за преустановяване на нарушение и по този иск е основателно, макар да не може да се разглежда възражението във връзка с липсата на отличителност на марката на ищеца, както е и без значение воденото производство по реда на КЗК. Съгласно чл. 99, § 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009, съдилищата за марките на Общността приемат марката на Общността за валидна, освен ако ответникът не оспори валидността й чрез насрещен иск за отмяна или за обявяване на недействителност, освен при изключенията по чл. 99, § 3, а в случая няма предявен насрещен иск по чл. 100 от Регламента. Производството по реда на ЗЗК е отделен способ за защита на права върху индустриална собственост.

Неоснователен е и искът за обезщетение за вреди от неизпълнението.  Не се установява нарушение на право върху марка на Общността.    

В хода на делото е влязъл в сила и се прилага (от 01.10.2017г.) Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14.06.2017г. относно марката на Европейския съюз. Разпоредбите от отменения Регламент (ЕО) № 207/2009, посочени от съда, не са изменявани с новия регламент, при което, и съгласно чл. 211 от  Регламент (ЕС) 2017/1001, позоваванията на отменения регламент (доколкото е приложим новият регламент)  следва да се считат и позовавания на Регламент (ЕС) 2017/1001.

            Относно искането за преустановяване на нарушение на право върху триизмерна марка рег. № 75055

            Считано от датата на подаване на заявка, чрез регистрация по национален ред, установен  в ЗМГО, дружеството „Р.Т.“ ЕООД е придобило правото върху триизмерна марка рег. № 75055, с покровителствен срок и понастоящем. Триизмерната марка е марка, чието оформяне е в три измерения и представя  символа на съответното изделие. При действието на ЗМГО (чл. 10, ал. 1 и ал. 3),  правото върху марката  включва, освен другото, възможността да се забрани на трети лица, без  съгласие на притежателя на марката, да използват в търговската си дейност знак, освен другото, който поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака, съществува вероятност за объркване на потребителите - възможност за свързване на знака с марката (чл. 13, ал 1, т. 2 от ЗМГО).  Използване в търговската дейност по смисъла на разпоредбата  е включително предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара или съхраняването им  с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак, както и използването на знака в търговски книжа и в реклами (чл. 13, ал. 2, т. 2 и т. 4 от ЗМГО).  Закрилата е идентична на предвидената в действалите Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21.12.1988 година за сближаване на законодателствата на държавите – членки относно марките и Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2008 година за сближаване на законодателствата на държавите – членки относно марките, както и в действащата понастоящем Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16.12.2015г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките.   Съгласно разпоредбата на чл. 75, ал. 3 от ЗМГО, ищецът, лицензополучател, при съгласие на притежателя на марката по лицензионния договор между ищеца и „Р.Т.“ ЕООД,  е легитимиран да води исковете по чл. 76, ал. 1, т. 2,  т. 3 и чл. 76, ал. 2, т. 3 от ЗМГО относно марката.

            В случая  съда (контейнера) на ответника се ползва в търговската му  дейност  и за това ползване ищецът също не е съгласен, както и  има  идентичност на стоките, за които се използва контейнера на ответника и стоките, за които е регистрирана марката на ищеца и е налице концептуална (смислова) идентичност, но и ниско визуално сходство между триизмерната марка, изобразяваща съда за парфюми, и съда (контейнера) на ответника като триизмерен знак. Сходството е в ниска степен, а приликите не са в степен да преодолеят различното визуално въздействие от съществуващите разлики, при което   не се установява вероятност от объркване на потребителите в изяснения смисъл по-горе смисъл и при съобразяване на  заключението на първоначалната единична експертиза и на мнозинството от тройната експертиза.   

Не се установява нарушение на правото на регистрирана марка по чл. 73, ал. 1 от ЗМГО, вр. чл. 13, ал. 1, т. 2, вр. чл. 13, ал. 2,  т. 2 и т. 4 от ЗМГО, и предявеният от ищеца иск по чл. 76, ал. 1,  т. 2 от ЗМГО – за  преустановяване на нарушението, е неоснователен, съответно са неоснователни исковете по 76, ал. 1,  т. 3 и ал. 2, т. 3 от ЗМГО – за присъждане на обезщетение поради нарушението и  разгласяване за сметка на нарушителя на диспозитива на решението на съда в два всекидневника  и в часови пояс на телевизионна организация с национално покритие.

Не се установява  загуба на отличителност на марката, съответно че при регистрацията не е имало такава отличителност – няма установени по делото такива обстоятелства, съгласно изслушаните по делото експертизи.

В настоящото производство не би могло и да се преценява  загуба на такава отличителност или началната й липса, във връзка с основната функция на търговската марка да индивидуализира стоките или услугите на пазара, свързвайки ги с даден производител и определено качество (гаранционна и рекламна  функция на марката). Отличителност на марката  (способност на марката да отличава, разграничава, което е и нейната същност) по отношение на стоките и услугите от съответния клас е била възприета при нейната регистрация по реда ЗМГО, когато е направена преценка за регистрабилност, и липса на отличителност, съответно евентуална загуба на отличителност може да бъде преценявана и установявана  в отделно административно производство. Способността на националната марка да отличава се изследва преди регистрацията и във връзка с искане за заличаването й.  В този смисъл най-общо следва да се разбира  и практиката на СЕС (дело С-39/97, дело С-196/11 – решение на Съда (трети състав) от 24.05.2012г.), като това следва и от правните последици на регистрацията на национална марка, на производството при която е дадена публичност и необходимостта да се  закриля правото върху марка, придобито чрез регистрацията до нейното заличаване/отмяна. Подходът в посоченото решение  следва да бъде възприет като приложим  и поради предприетото сближаване и на процесуалните правила с цел улесняване регистрацията на марки и нейното управление в целия Европейски съюз (Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16.12.2015г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките).

По вече изложеното, без значение е и производството пред Комисията за защита на конкуренцията.

Без значение е търговското име (фирменото наименование) на ответника – то не е предмет на делото, както и начина, по който съдовете (контейнерите) на ответника се аранжират в търговските обекти, където се продава наливната парфюмерия, което също не е предмет на делото, съгласно изложеното в исковата молба и уточняващата молба  вх. № 40694/21.03.2018г. на ищеца.

По разноските

            При изхода на делото разноски на ищеца по чл. 78, ал. 1 от ГПК не се присъждат, а такива се присъждат на ответника – 1 759 лева разноски за вещи лица и 3 900 лева разноски за адвокатско възнаграждение с ДДС (3 250 лева без  ДДС), общо 5 659 лева, на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК. Съдът намира, че платеното от ответника възнаграждение за адвокат не е прекомерно при броя на предявените искове, продължителността на съдебното производство и извършваните съдопроизводствени действия, съответно на минимумите по Наредба № 1 от 2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.  

            Воден от горното съдът

 

                                                               Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от „Р.Б.“ ООД, с ЕИК *******и със седалище и адрес на управление ***, срещу „П.“ ООД, с ЕИК *******и със седалище и адрес на управление ***,  искове с правно основание чл. 57, ал. 1, т. 2 и т. 3, чл. 57, ал. 2, т. 3 от ЗПД,  чл. 76, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗМГО, вр. чл. 49 от ЗЗД, вр. чл. 96, б.“а“,  чл. 102,  чл. 101, § 1,  чл. 14, § 1 и § 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26.02.2009г. относно марката на Общността, вр. чл. 72г, ал. 1 от ЗМГО, както и  чл. 76, ал. 1, т. 2 и  т. 3 и чл. 76, ал. 2, т. 3 от ЗМГО.

ОСЪЖДА  „Р.Б.“ ООД, с ЕИК *******и със седалище и адрес на управление ***, да заплати на „П.“ ООД, с ЕИК *******и със седалище и адрес на управление ***,  сумата от 5 659 лева (пет хиляди шестстотин петдесет и девет лева)  разноски по делото, на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК.

            Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – гр. София в двуседмичен срок от връчването му на страните.                                                                

                                                                  Съдия: