Решение по дело №347/2021 на Софийски градски съд

Р Е Ш Е Н И Е  №  

Гр.София,  05.12.2024 г.

В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

     СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ СЪД, Търговско отделение, VI-14 състав,  в  о т к р и т о   съдебно заседание на пети декември през две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА

при секретаря Христина Цветокова, като разгледа докладваното от съдия Георгиева гражд.дело №347 по описа на съда за 2021 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

            Предявени са обективно съединени искове от „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – М.-Д.Ц.И.“ ЕООД против  "М.Ц.Д.А." ЕООД, ЕИК: *******и "М.Ц.Д.А. И." ООД с ЕИК: *******, с на основание чл.13, ал.1, т.2 от ЗМГО, във връзка с чл.113, ал.1 от ЗМГО, във връзка с чл.113, ал.2, т.1 от ЗМГО, във връзка с чл.116, ал.1, т. 2 и 3 от ЗМГО във връзка с чл.118, ал.1 от ЗМГО във връзка с чл.119, ал.1, т.1 от ЗМГО да бъдат осъдени ответниците да заплатят обезщетение за пропуснати ползи - под формата на неполучени лицензионни възнаграждения от ищеца в размер на по 2500 лв. за всеки от ответниците, или общо 5000 лв., като частичен иск от 20000лв.

- на основание чл.7, ал.5 от ТЗ ответникът "М.Ц.Д.А. И." ООД да бъде осъден да промени търговското си наименование на такова, което не съдържа словния елемент " И.", доминиращ елемент в процесната марка "I.BEAUTY & AGE CONTROL CLINIC" c peг.№89589.

С исковата молба се твърди, че "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - М.-Д.Ц.И." ЕООД с ЕИК: ********* дългогодишно оперира на пазара на медицински услуги в областта на естетичната медицина и грижата за красотата. Дружеството ищец заявява през 2013г. и постфактум става собственик на регистрираната в българското Патентно ведомство търговска марка "I.BEAUTY & AGE CONTROL CLINIC" c рег.№89589 и дата на регистрация 03.10.2014г., като активно упражнява своята медицинска дейност под това наименование. При извършен мониторинг през месец септември 2020г. се установило, че в нарушение на чл. 10 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 4 от ЗМГО, във връзка с чл.7, ал.5 от ТЗ ответниците използват словния елемент на регистрираната от ищеца търговска марка "I.BEAUTY & AGE CONTROL CLINIC" c рег.№89589 като са регистрирали фирма със сходно наименование - "М.Ц.Д.А. И." ООД, като в нея са съдружници лицето Константинос Пагидас(едноличен собственик на капитала на фирма "М.Ц.Д.А." ЕООД) и лицата К.Й.П.и Н. С.П.. Тримата съдружници "М.Ц.Д.А. И." ООД открили и медицински обект под идентично наименование на адрес ул. „*******, 1415 кв. Драгалевци, София, като по отношение на него тече масирана онлайн реклама, чрез платена реклама в "Гугъл" и видеоклипове в Уou Tube.

На 21.01.2021 г. дружеството ответник "М.Ц.Д.А. И." ООД заявило недобросъвестно в българското Патентно ведомство на РБ и комбинираната марка "DERMA ACT INFINITY" с вх.№161391/21.01.2021г. Тази марка е сходна както по отношение на словния доминиращ елемент "INFINITY", така и е регистрирана за сходни стоки и услуги от класовете 3, 5, 35 и 44, които могат да бъдат квалифицирани като свързани с услугите от клас 44 на процесната марка "I.BEAUTY & AGE CONTROL CLINIC" c рег.№89589, защото марката на ответниците е регистрирана за:

В клас 3:немедицинска козметика и козметични тоалетни принадлежности; немедицински средства за почистване на зъби; парфюмерия, етерични масла; дерматологични кремове [с изключение на лечебни]; козметични средства, съдържащи хиалуронова киселина; серум против стареене; гел, забавящ стареенето; кремове предотвратяващи стареенето; овлажняващи кремове против стареене; лосиони за забавяне на стареенето; овлажнители срещу стареене, за козметична употреба; серум против стареене за козметична употреба; препарати за грижа за кожата против стареене; кремове за намаляване на петната, в резултат от стареене; тоници за кожа (нелечебни); нелечебни лосиони за кожа; маски за кожа [козметика]; балсами за кожа (козметични); немедицински серуми за кожата; изглаждащи емулсии за кожата; козметични подобрители за кожата; козметични кремове за суха кожа; кремове за стягане на кожата; препарати за овлажняване на кожата; лосион за почистване на кожата; ексфолианти за почистване на кожата; препарати за почистване на кожата; козметика за грижа за кожата; ексфолианти за грижа за кожата; есенции за грижа за кожата; козметични препарати за възстановяване на кожата; локални спрейове за кожа за козметични цели; козметични кремове за стягане на кожата около очите; препарати за грижа за кожата, очите и ноктите; козметични тоалетни принадлежности; препарати за почистване на тялото и за грижа за красотата; овлажняващи продукти за лице [козметични средства]; козметични продукти ; козметични абразивни продукти за тяло; козметични продукти за защита на устни; восък за епилация; лосиони за намаляване на целулит;

В клас 5:фармацевтични, медицински и ветеринарни препарати; хигиенни препарати за медицински цели; диетични храни и вещества за медицински или ветеринарни цели, бебешки храни; диетични добавки за хора и животни; пластири, превързочни материали; материали за пломбиране на зъби и за зъбни отливки; дезинфектанти; дерматологични препарати; антибиотични дерматологични продукти; дерматологични фармацевтични продукти; дерматологични фармацевтични вещества; кремове за дерматологична употреба; телове за дерматологична употреба; антимикробни средства за дерматологична употреба; фармацевтични препарати за употреба в дерматологията; противогъбични дерматологични препарати за употреба върху ноктите; лечебни мехлеми за третиране на дерматологични проблеми; естествено извлечени антимикробни вещества за дерматологична употреба; дермален филър за инжектиране; медицински кремове за кожа; лечебни кремове за кожа; тоници за кожа [медицински]; фармацевтични лосиони за кожа; лосиони за кожа, лечебни; средства против инфектиране на кожата; еликсири за успокояване на кожата; фармакологични препарати за грижи за кожата; лечебни мазила за нанасяне върху кожата; лепенки за кожата за трансдермално снабдяване с лекарства; фармацевтични продукти и препарати за лечение на дефекти по кожата, причинени от бременност; фармацевтични продукти и препарати за превенция на дефекти по кожата по време на бременност

В клас 35:реклама; управление и организиране на търговски сделки, търговска администрация; административна дейност; онлайн услуги за продажба на дребно във връзка с козметични средства; услуги за онлайн търговия на дребно, свързани с козметични и разкрасителни продукти; услуги за продажба на дребно чрез поръчка по пощата във връзка с козметични продукти; услуги, свързани с търговска информация и търговски консултации, за потребители в областта на козметичните средства; онлайн услуги за продажба на козметични, дерматологични, медицински и терапевтични услуги;

В клас 44:медицинско обслужване; грижи за хигиената и красотата на хора и животни; дерматологични услуги за лечение на кожни заболявания; предоставяне на медицински консултации в областта на дерматологията; предоставяне на медицинска информация в областта на дерматологията; предоставяне на лазерна терапия за лечение на медицински заболявания; услуги за лазерна очна хирургия; медицински услуги; козметични услуги; козметична и пластична хирургия; клинични услуги за козметична и пластична хирургия; козметично лазерно третиране на кожата; услуги за микроабразия на кожата; консултантски услуги, свързани с грижа за кожата; услуги за подмладяване на кожата с лазер; услуги за стягане на кожата с лазер; персонални терапевтични услуги, свързани с премахването на целулит; услуги за третиране на целулит; терапевтични услуги.

Въпросното поведение на ответника "М.Ц.Д.А. И." ООД сочело умисъл в заявяването на сходна марка от висока степен, с доминиращ словен елемент думата "INFINITY", за стоки и услуги, които касаят медицински процедури за грижа за красотата, идентични на тези от марката на ищеца в клас 44. Това поведение било в унисон с действията на другия ответник - "М.Ц.Д.А." ЕООД, което чрез интернет страницата си https://*******.bg/ промотирал онлайн предоставянето на услугата "DERMA ACT INFINITY" на следния онлайн адрес https://*******.bg/article/*******-infinity. Всичко това доказвало, че двамата ответника са обединили усилията си около предлагането на здравни, козметични услуги под наименование, което съдържа отличителния и доминиращ елемент "INFINITY" с цел отнемане на пазарен дял от ищеца и заблуда на потребителя, поведение, което е деликтно и уврежда ищеца и неговите права на интелектуална собственост върху марката "I.BEAUTY & AGE CONTROL CLINIC", c която последния оперира на територията на България от близо десетилетие в областта на медицинските разкрасителни услуги от клас 44.

С цел добросъвестно и извънсъдебно разрешаване на спора било предложено да прекратят използването на наименованието "И." в търговската си дейност в клас 44, но до действия от тяхна страна в тази насока така и не се стигна.

На следващо място - относно основателността на иска по чл.7. ал.5 от ТЗ, се твърди, че:

Търговското наименование "М.Ц.Д.А. И." ООД/D.-A.I.нарушава правата на интелектуална собственост на ищеца "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - М.-Д.Ц.И." ЕООД, като споменатото деяние е в разрез както с чл.13 от българския Закон за марките и географските означения, така и с чл.7, ал.5 от ТЗ. Съгласно тази законова норма фирмата не може да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът има права върху нея.

Поддържа се, че чрез разпоредбата на чл.7, ал.5 ТЗ законодателят разширява защитата на марката и по отношение използването на знаци, регистрирани като фирмено наименование, като приема, че нарушение ще е налице при сходство на марка и фирма, съобразявайки стоките и услугите, за които е регистрирана марката, респ. дейността на дружеството, чиято фирма се твърди да е идентична или сходна с марката. В конкретния случай това са стоките от клас 44 - медицински услуги. Също така, по правило, когато марката се съдържа в друга марка и/или в друго фирмено наименование, това също води до сходство което може да заблуди потребителя. В този смисъл се позовава и на методически указания по чл.12 от ЗМГО на ПВ.

Относно основателността на исковете за преустановяване на нарушението и/или за забрана за извършване на дейността, която ще съставлява нарушение по чл.113, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗМГО  и за обезщетение за вреди, твърдят, че е налице умишлено поведение на ответниците "М.Ц.Д.А. И." ООД и "М.Ц.Д.А." ЕООД към увреждане на ищеца в няколко насоки. На първо място чрез недобросъвестно регистриране на фирмата "М.Ц.Д.А. И." ООД, която е сходна на търговската му марка "I.BEAUTY & AGE CONTROL CLINIC" c рег.№89589 и съдържа в себе си отличителния и доминиращ елемент на визираната по-ранна марка - "INFINITY", в разрез с разпоредбата на чл.13, ал.1 от ЗМГО - използване на знак, с цел заблуда на потребителя.

Второ - създаване на търговски обект "М.Ц.Д.А. И." - наименование сходно на търговската марка на ищеца "I.BEAUTY & AGE CONTROL CLINIC" c рег.№89589 и съдържа в себе си отличителния и доминиращ елемент на визираната по-ранна марка - "INFINITY", в разрез с разпоредбата на чл.13, ал.1 от ЗМГО - използване на знак, с цел заблуда на потребителя и отнемане на пазарен дял чрез реализиране на незаконни доходи.

Трето - онлайн реклама и разпространение на видео клипове чрез YouTube, Google addwords и сайта https://*******.bg/ на услуга под словния елемент "DERMA ACT INFINITY" - наименование сходно на търговската марка на ищеца "I.BEAUTY & AGE CONTROL CLINIC" c рег.№89589 и съдържа в себе си отличителния и доминиращ елемент на визираната по-ранна марка - "INFINITY", в разрез с разпоредбата на чл.13, ал.1 от ЗМГО - използване на знак, с цел заблуда на потребителя и отнемане на пазарен дял чрез реализиране на незаконни доходи.

Четвърто - недобросъвестно заявяване на търговска марка "DERMA ACT INFINITY" с вх.№161391/21.01.2021г. за стоки и услуги в класовете 3, 5, 35, 44 - наименование сходно на търговската марка на ищеца "I.BEAUTY & AGE CONTROL CLINIC" c рег.№89589 в клас 44 и съдържа в себе си отличителния и доминиращ елемент на визираната по-ранна марка - "INFINITY", в разрез с разпоредбата на чл.13, ал.1 от ЗМГО - използване на знак, с цел заблуда на потребителя и отнемане на пазарен дял чрез реализиране на незаконни доходи.

Описаното поведение на ответника е довело до твърдения и настъпил деликт в хипотезата на чл.113. ал.1 от ЗМГО, във връзка с чл.113, ал.2. т.1 от ЗМГО. което обосновава фактически непозволеното увреждане на ищеца, изразяващо се в пропуснати ползи. Обезщетение съгласно чл.118, ал.З от ЗМГО във връзка с чл.119, ал.1, т.1 от ЗМГО се дължало за всички претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от нарушението, като при определяне на неговия размер следва да се вземат предвид всички обстоятелства, свързани с нарушението, както и приходите, получени от нарушителя, вследствие на нарушението. Причинените на маркопритежателя ищец вреди в резултат на недобросъвестното заявяване на търговската марка "DERMA ACT INFINITY" и регистриране на фирмата "М.Ц.Д.А. И." ООД, както и отварянето на търговски обект - "М.Ц.Д.А. И." без съгласие на маркопритежателя на "I.BEAUTY & AGE CONTROL CLINIC" c per.№89589 в клас 44, се изразяват в пропуснатата полза, която притежателят на марката би реализирал, ако между него и нарушителите беше сключен лицензионен договор по реда на чл. 24 ЗМГО. Поддържа се, че пропуснатата полза, представляваща неполучено лицензионно възнаграждение /роялти/, е пряка и непосредствена последица от нарушението, включително и когато става въпрос за физическа и онлайн реклама не медицински центрове. Получаването на лицензионно възнаграждение не е обусловено от постигнатата реална печалба от нарушителите, а зависи от опцията за сключване на евентуален лицензионен договор. Тази полза не би била пропусната и притежателят на марката би увеличил имуществото си, ако между него и нарушителите беше сключен лицензионен договор. Сочи доказателства.

            Ответниците "М.Ц.Д.А." ЕООД, ЕИК: *******и "М.Ц.Д.А. И." ООД с ЕИК: ******* оспорват иска с твърдения, че не е налице сходство в регистрираната марка на ищеца и знаците използвани от тях, преценена в тяхната цялост и с оглед на отличителните и доминиращите елементи.

            СЪДЪТ, като взе предвид събраните по делото доказателства и доводите на страните прие от фактическа страна следното:

            Безспорно  и доказано от представените по делото доказателства е, че ищецът притежава комбинирана търговска марка peг. № 00089589  (л.9), за стоки и услуги по клас 44 по Ницската класификация, която е заявена и съответно регистрирана с изображението по- долу,

 

 

„М.ц.Д.А.“ ЕООД  е регистрирано лечебно заведение Медицински Ц.от 2017 г. „Медицински центъра Д.А.И.“ ООД е регистрирано лечебно заведение МЕДИЦИНСКИ Ц.- вж. Удостоверение №9269/23.03.2021 г. от МЗ. Регистрирани са търговски марки рег.160827 от 06.04.2021 г. DERMA AСT  на „М.  Ц.Д.а.“ ЕООД.   Установи се, че

По заявка с  №161392 от 21.01.2021 г. е регистрирана комбинирана марка DERMA ACT под № 161392 от  20.05.2021 г.

Не се спори, че ответните дружества реализират търговската си  дейност рекламират и предоставят услуга DERMA ACT INFINITY, както и отварянето на търговски обект „М.ц.Д.А. И.“ от ответника „М.ц.Д.А. И.“ ООД. Също така се установява, че е подадена заявка 161391/21.01.2021 г.  за регистрация на комбинирана марка „DERМA ACT“, по която са постановени решения на ПВ за отхвърляне на опозицията на ищеца във връзка с основанието по чл.12, ал.7 от ЗМГО и е отказана регистрацията спрямо класовете 03.05. 35.44 поради сходството и идентичността на сравняваните марки и сходството на оспорените услуги клас 03 на по-ранните марки. Решението е обжалвано и процедурата не е приключила.

По делото са допуснати и изслушани две едночленни съдебно маркови експертизи, а поради противоречието на направените от тях изводи относно отличителността и сходството на регистрираната от ищеца марка и марката на ответника, по делото бе допусната и тричленна съдебно м. експертиза. Заключението на вещите лица по тази експертиза е, че всички услуги, предлагани от дружество "М.ц.Д.а. И." ООД могат да бъдат обобщено квалифицирани като медицински услуги, грижа за здравето и грижа за красотата на хора, включително медицински дерматологични услуги и като такива попадат в клас 44 на Международна класификация на стоките и услугите (МКСУ).

Услугите, за които е регистрирана търговска марка „I.BEAUTY & AGE CONTROL CLINIC“ c per. № 89589 (на ищеца) могат да бъдат обобщено квалифицирани като медицински услуги, грижа за здравето и грижа за красотата на хора, включително медицински дерматологични услуги от клас 44 на Международна класификация на стоките и услугите (МКСУ).

Сравнението между регистрираната марка и фирменото наименование, експертиза е счела, че следва да се извърши с прилагането на разпоредбите на ЗМГО и са разгледани съобразно Методически указания за прилагане на чл. 11 и чл. 12 от ЗМГО на Председателя на Патентно ведомство на РБ на 27.11.2019 г., както и от гледна точка на Насоките за проверка относно търговските марки, издадени и използвани в практиката на Службата на Европейския Съюз за интелектуална собственост (EUIPO) - последна версия от 31/03/2022 г. и се анализират елементите на фирменото наименование по критериите за отличителен и доминиращ характер, както и да се извърши изследване и анализ на регистрираният знак и фирменото наименование относно визуалното, фонетичното и семантично сходство.

При елементите на фирменото наименование "М.ц.Д.а. И." ООД е установено, че думите „Медицински център“ са описателни за услугите по предмета на дейност, вписани в Търговския регистър, така и по отношение на услугите от клас 44 на МКСУ. „ООД“ идентифицират юридическата форма на дружеството и също нямат отличителен характер по смисъла на ЗМГО. „Д.А.И.“ в превод от английски език представляват ДЕРМА (кожа), АКТ (действие) и И. (безкрайност). Следователно думите, които носят отличителността и могат да служат за идентификация на стоки или услуги във фирменото наименование са „Д.А.И.“.

В регистрираната марка “I.BEAUTY & AGE CONTROL CLINIC"

 

c peг. № 89589 като носител на отличителност може да се определи думата “INFINITY“. Този елемент обаче е с ниска степен на отличителност за услугите от клас 44, защото е широко използвана на пазара, за означаване на бизнес дейности в сферата на грижата за здравето и красотата, а думите „BEAUTY & AGE CONTROL CLINIC" които в превод на български език означават „клиника за красота и контрол на стареенето“ и носят информация за предназначението и естеството на услугите от клас 44, за които е регистрирана марката.

Със заключението си вещите лица установяват, че носители на отличителност във фирменото наименование е словосъчетанието „Д.А.И.“, а при марката словният елемент „INFINITY“, както и фигуративният елемент „знак за безкрайност“, който заема значителна част от знака и изпъква визуално, като общата дума „INFINITY“ притежава ниска степен на отличителност за услугите от клас 44.

Относно това дали между фирменото наименование „М.ц.Д.а. И.” и търговска марка I.BEAUTY & AGE CONTROL CLINIC“ рег. № 89589 има общ доминиращ и/или отличителен словен елемент и кой е той, заключението на експертизата е, че доминиращи при регистрираната марка №89589 са образният елемент,        който  представлява „знак за безкрайност“ и заемащ значителна част от знака и изпъкващ визуално заедно със словния елемент, който е изписан с по-едър шрифт „INFINITY“, които взаимно се допълват и обуславят заедно отличителността на знака, докато носители на отличителност във фирменото наименование са образният елемент и вписаното вътре в него DERMA- АСТ. Елементът „INFINITY“ има понижена отличителност, поради факта от наличието на тази дума в състава на регистрирани, заявени и нерегистрирани марки на редица компании за идентични и сходни услуги.

Вещите лица установяват, че доминиращите елементи в сравняваните знаци са различни, а съвпадащият елемент „INFINITY“ няма доминиращ характер и притежава ниска степен на отличителност.

Експертизата счита, че между заявената марка "DERMA ACT INFINITY" с ex. № 161391/21.01.2021 г. и марката "I.BEAUTY & AGE CONTROL CLINIC” c рег. № 89589 има общ елемент и това е „INFINITY“. Що се отнася до общи доминиращи елементи, такива не са налице.

От заключението следва извода, че не е налице объркващо сходство, включващо вероятност за свързване, които да пораждат риск потребителите да повярват, че стоките и услугите означавани с марките произхождат от едно и също или икономически свързани лица.

Изясняват още, че според практиката на EUIPO използването на поне на няколко марки, които могат да представляват „серия“ (т.е. най-малко три) и да притежават характеристики, които да позволяват марката да бъде свързвана със серията. Тази връзка трябва да кара потребителите да смятат, че марката също е част от серията, т.е. че стоките и услугите могат да произхождат от същото предприятие или от такива, свързани с него. За да могат потребителите да предполагат, че съществува семейство от марки, се изисква общият елемент да притежава отличителен характер присъщ или придобит вследствие на използване, който позволява да се прави пряка връзка между всички тези знаци. Регистрираната марка на Ищеца не може да бъде счетена за част от общата фамилия марки, дори марката да беше по-късна от марките на Ответника.

По делото е допусната и изслушана и съдебно счетоводна експертиза, от заключението на която се установява, че за периода от 01.09.2020 – 28.02.2021 г. ответните дружество се реализирани приходи от предлаганите медицински услуги, посочени в т.3.1 от заключението, но не са реализирани приходи от услуги Д.А.И..

От заключението на допуснатата съдебно оценителната експертиза се установява, че марката „DERMA ACT INFINITY“, комбинирана е показана като използвана на стената на дружеството - ползвател по договор от 25 януари 2021г. (договорът от стр. 194 по делото) и придружаващите рекламни публикации, както са посочени от 09.01.2021г.В интервала от време, преди тази последна дата няма данни комбинираната марка „DERMA ACT INFINITY“ да е използвана. Вещото лице сочи,  че по данните от заключението на ССчЕ приходният поток, който следва да се вземе предвид е от 09.01.2021г до 28.02.2021г., за който приходите са общо 7155,50 лв. С оглед приетата в областта на търговските марки, обичайна и най-често срещана квота на роялти за лицензия е 5% - 10% от нетните продажби, вещото лице е дало заключение че при 5% роялти, от продажбите за двата първи месеца на 2021г. лицензионната такса е 7155,50*0,05 = 357,78лв. Ако бъде взета горната граница - 10%, сумата на дължимите роялти при тези финансови резултати е 715,55 лв.

На стр. 194 по делото е представено копие от договор между МЦ Дерма актт и МЦ Д.А.И. за ползване на нерегистрирана комбинирана марка „DERMA ACT INFINITY“, в който е определено, че получателят на правото на ползване се задължава да поеме разноските по всички процедури до регистрацията на заявената под № 161391 марка в Патентно ведомство, а след регистрацията да бъде сключен нов договор - лицензионен или друг.

При тези данни съдът намира от правна страна следното: С иска по чл.116, ал.1, т.1 т.2 ЗМГО се цели да се прекъсне и предотврати за в бъдеще осъществяването на противоправни действия от страна на нарушителя на правото върху търговска марка. Фактическият състав на нормата изисква да е установено нарушение на марката, като за уважаване на иска по т. 2 да се установи, че същото продължава към момента на предявяване на иска и фазата на устните състезания. Съгласно легалното определение за марка, дадено в чл.9, ал.1 от с.закон марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци. Правото върху марката се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. Безспорно ищецът е носител на правото върху регистрирана търговска марка, а правото върху марка включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност всеки знак за стоки и/или услуги, който е: 1. идентичен на марката и е използван за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана; 2. идентичен или сходен на марката и е използван за стоки или услуги, идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, ако съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката; 3. идентичен или сходен на марката, независимо дали е използван за стоки или услуги, които са идентични, сходни или не на тези, за които марката е регистрирана, ако марката се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на марката или би ги увредило.

Следователно, за да се приеме, че е налице нарушение на правото на търговска марка от ответника, трябва да бъде установено, че е налице използване от това лице на знак, като това използване: 1) е без съгласието на притежателя на марката; 2) е свързано с извършвана търговска дейност; 3) е по отношение на стоки или услуги, които това лице предлага в търговската си дейност; 4) може да засегне основната функция на марката- да обозначава на потребителите произхода на стоките или услугите. В конкретния случай от доказателствата по делото безспорно се установи, че ищецът е носител на правото върху регистрираната търговска марка, което включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската си дейност знак, който е идентичен на марката за означаване на стоки и услуги, които са идентични на тези, за които марката е регистрирана; знак, който е идентичен или сходен на марката за означаване на стоки или услуги, които са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана и така възниква вероятност за объркване на потребителите или знак, идентичен или сходен на марката, за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, когато марката се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на марката или би ги увредило.

В практиката си СЕС е приел, че съгласно чл. 5, параграф 1, буква "б" от Директива 89/104/ЕИО притежателят на регистрирана марка може да забрани използването от трето лице на знак, идентичен или подобен на неговата марка, само ако са налице следните четири условия: 1/ използването трябва да е свързано с търговска дейност; 2/ използването трябва да е без съгласието на притежателя на марката; 3/ използването трябва да е извършено за стоки или услуги, идентични или сходни с тези, за които марката е регистрирана; 4/ поради вероятност от объркване в съзнанието на потребителите използването трябва да засяга или да може да засегне основната функция на марката, която е да гарантира на потребителите произхода на стоките или услугите. представлява вероятност от объркване по смисъла на тази разпоредба. Така използването на знак, идентичен или подобен на марката, който поражда вероятност от объркване в съзнанието на потребителите, засяга или може да засегне основната функция на марката. Когато се преценяват сходство или идентичност е релевантно създаваното общо впечатление от марката и знака, но при съобразяване на всички обстоятелства. От значение е дали съответните потребители биха могли да приемат, че марката и знакът имат един и същ търговски произход. Вероятност от объркване означава вероятност потребителите да повярват, че съответните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия. Вероятността от объркване трябва да се преценява общо според възприемането на разглежданите знаци и на стоките или услугите от съответните потребители, като се вземат предвид всички релевантни в конкретния случай фактори и по-конкретно взаимната зависимост между сходството на знаците и сходството на обозначените с тях стоки или услуги.

В Решение от 11.11.1997 г. по дело С-251/95, SABEL, ECLI: EU: C: 1997: 528, т. 22 - т. 26, Решение от 06.10.2005 г. по дело С-120/04, Medion, ECLI: EU: C: 2005: 594, т. 23 – т. 32, и цитираната в тях практика СЕС е изразил становище, че вероятността от объркване, която включва вероятност от свързване с по-ранната марка по смисъла на Първата Директива, следва да бъде тълкувана в смисъл, че обикновената асоциация, която средният ползвател може да направи между две марки в резултат на тяхното аналогично семантично съдържание, само по себе си не е достатъчно да обоснове извод, че е налице вероятност от объркване по смисъла на Директивата. Съгласно константната практика на СЕС преценката дали елемент от марката има такава отличителност, че да характеризира марката като цяло, е предоставена в правомощията на сезирания съд и следва да бъде извършена въз основа на материалите по делото и правилата на логиката и здравия разум.

Вероятността от объркване трябва да бъде преценявана в цялост, като се отчитат всички фактори, относими към обстоятелствата по конкретното дело. Общата преценка за визуално, фонетично и концептуално сходство на сравняваните марки трябва да се извършва въз основа на общото впечатление, което оставят марките, като се отчитат в частност техните отличителни и доминиращи елементи. Начинът, по който марките се възприемат от средния потребител на означаваните с тях стоки или услуги, има решаващо значение за цялостната преценка за вероятност от объркване. СЕС е посочил, че средният потребител обикновено възприема марката като цяло и не анализира отделните й части и детайли. В този смисъл Решение № 19 от 24.03.2021 г. на ВКС по т. д. № 2824/2019 г., II т. о., ТК. В тази насока съдът възприе изцяло изводите на вещите лица по тричленната съдебно м. експертиза и разясненията в съдебното заседание от 18.04.2023 г., че крайното възприятие на потребителя за процесните марки и силно изразеното общо графично решение не водят до заблуда на потребителя.

В конкретния случай от доказателствата по делото съдът намира за установено, че използваните елементи не са идентични, макар и за идентични стоки или услуги на ищеца, нито пък съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързването им. В случая дори и наличието на общ елемент (думата INFINITY), който не е доминиращ и не е отличителен за стоките и услугите, които се предоставят, не може да свърже продукта с друг обозначен с марката продукт. Съдът приема, че близостта на знаците на ищеца и фирменото наименование на втория ответник  процесната марка  са в степен, която не може да доведе до вероятност от объркване на потребителите и за свързване на регистрираната марка с използваните от ответниците.

Въз основа на съображение 10 на Директива 89/104/ЕИО и мотивите на СЕС в цитираната съдебна практика се налага извод, че един от факторите, които трябва да бъдат отчетени при оценката на вероятността от объркване и сравнението между регистрираната марка и използвания от трето лице знак, е познаването на марката на пазара и връзката, която може да бъде направена от нея със знак, използван от трето лице, а не само установяването на сходство между марката и знака и между обозначените стоки или услуги. Отличителността на марката следва, от една страна, да е налице по отношение на стоките или услугите, за които е регистрирана, и от друга страна, да съществува във възприятията на средния потребител на тези стоки или услуги, който е сравнително добре информиран, наблюдателен и внимателен. В случая обаче не се касае за марка, която е отличителна за конкретните стоки услуги, поради общия смисъл и широкото използване на този словесен елемент, както в сферата на медицински и подобни услуги, така и други сфери. Това е така и защото самия елемент от комбинираната марка има подчинена роля, а и няма отличителен характер за стоките и услугите от съответния клас.

За да съставлява нарушение следва използването на регистрираният знак да е недобросъвестно: т.е ответникът да знае или е бил длъжен да знае за правата на притежателя на търговската марка и желае или допуска настъпването на противоправните последици - объркване на потребителя относно действителния произход на стоките/услугите или свързване знака, за което по делото не се представиха доказателства. За уважаване на втория обективно съединен иск се изисква при пълно и главно доказване ищецът да докаже, че ответникът действа противоправно и използвайки знак нарушаващ правото на притежателя на марката, като за уважаване на иска по т. 2 да се установи, че същото продължава към момента на предявяване на иска и фазата на устните състезания.

Поради неоснователността на исковете за преустановяване на нарушения, неоснователен се явява и осъдителния иск вторият предявен иск за присъждане на обезщетение за претърпени от ищеца вреди – пропуснати ползи в резултат на нарушението.

С оглед изхода на спора, следва да се осъди ищеца да заплати на ответника сторените по делото разноски съобразно списък по чл.80 ГПК  и представените доказателства за плащането им – общо 1800 лв.

 

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОТХВЪРЛЯ предявеният от „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – М.-Д.Ц.И.“ ЕООД против  "М.Ц.Д.А." ЕООД, ЕИК: *******и "М.Ц.Д.А. И." ООД с ЕИК: *******, иск с правно основание чл.13, ал.1, т.2 от ЗМГО, във връзка с чл.113, ал.1 от ЗМГО, във връзка с чл.113, ал.2, т.1 от ЗМГО, във връзка с чл.116, ал.1, т. 2 и 3 от ЗМГО във връзка с чл.118, ал.1 от ЗМГО във връзка с чл.119, ал.1, т.1 от ЗМГО да бъдат осъдени ответниците да заплатят обезщетение за пропуснати ползи - под формата на неполучени лицензионни възнаграждения от ищеца в размер на по 2500 лв. за всеки от ответниците, или общо 5000 лв., като частичен иск от 20000лв., а ответникът "М.Ц.Д.А. И." ООД да бъде осъден да промени търговското си наименование на такова, което не съдържа словния елемент " И.", доминиращ елемент в процесната марка "I.BEAUTY & AGE CONTROL CLINIC" c peг.№89589, комбинирана, класове по 44 по Ницската конвенция.

ОСЪЖДА АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – М.-Д.Ц.И.“ ЕООД да заплати на  "М.Ц.Д.А." ЕООД, ЕИК: *******и "М.Ц.Д.А.И." ООД с ЕИК: ******* разноски по делото в размер на 1800 лв.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Препис от решението да се връчи на страните.

 

 

СЪДИЯ: