Решение по дело №2644/2016 на Софийски градски съд

Р Е Ш Е Н И Е

гр. София, 15.03.2017 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Търговско отделение, VI – 17 състав, в публично съдебно заседание на петнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                       

СЪДИЯ:   ДИЛЯНА ГОСПОДИНОВА

 

при секретаря Д.К. като разгледа докладваното  от съдията гр.д. № 2644 по описа на СГС за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Предявени са обективно и субективно кумулативно съединени искове с правна квалификация, както следва: 1) установителен иск с правна квалификация чл. 76, ал. 1, т. 1 вр. чл. 73, ал. 1 вр. чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗМГО; 2) осъдителен иск с правна квалификация чл. 76, ал. 1, т. 2 ЗМГО.

Ищецът Ко. Да. П. К.Д.П. С.п.А. твърди, че е собственик на следната марка: марка „HU LA LA”, словна, с межд. рег. № 547584, регистрирана на 05.12.1989 г., със срок на действие до 05.12.2019 г., с териториално разширение за България от 1997 г., регистрирана за стоки от клас 29 и клас 30, като публикацията на териториалното разширение за България и на регистрацията на марката са направени в бюлетините на Световната организация за интелектуална собственост на 08.01.1998 г. и на 03.02.2000 г. Посочва, че на 30.07.2015 г. сключил с втория ищец ИФФКО Италия С.р.л. договор за наем на действащо предприятие, по силата на който на последното дружество е разрешено и ползването на всички търговски марки на първия ищец. Счита, че този договор в частта, касаеща ползване на регистрираната марка, има характер на лицензионен договор. Ищците твърдят, че ответникът „К.” АД от 08.06.2015 г. употребява в търговската си дейност следните знаци, част от които са идентични, а друга част сходни с регистрираната марка, а именно: 1) знак „Hu La La” – комбиниран, представляващ словният елемент „HU LA LA”, изписан с оцветени букви с шрифт върху контрастен фон, който е фонетично идентичен с процесната марка и визуално сходен с нея; 2) знаци „HULALA”/ „HU LA LA”/ „Hulala”/ „Hu la la”, словни, които са фонетично идентични с процесната марка и визуално идентични или сходни с нея в степен, граничеща с идентичност; 3) знаци „ХУЛАЛА”/ „Хулала”/ „Ху ла ла”, словни, които са фонетично идентични с процесната марка и визуално идентични или сходни с нея в степен, граничеща с идентичност. Ответникът използва тези знаци по следния начин: 1) като ги поставя върху опаковките на произвежданите от него продукти сметана, както и УХТ продукти – продукти за разбиване и смеси за разбиване, както и върху стикери, които се поставят върху опаковките на стоките в случаите, когато те се изнасят за продажба; 2) като предлага за продажба продукти сметана, както и на УХТ продукти – продукти за разбиване и смеси за разбиване, върху опаковките на които са поставени тези знаци, и съхранява тези продукти с цел продажба; 3) използва тези знаци в търговските книжа; 4) изнася продуктите сметана както и УХТ продукти – продукти за разбиване и смеси за разбиване, с поставени тези знаци върху опаковките им и 5) рекламира продуктите сметана, както и УХТ продукти – продукти за разбиване и смеси за разбиване с поставени тези знаци върху опаковките им. Ищците считат, че поради идентичността и сходството на процесната марка и знаците на ответника, както и на идентичността и сходството на стоките, за които е регистрирана марката и продуктите, които се произвеждат и продават от ответника, съществува вероятност за объркване на потребителите, че последните произхождат от собственика на марката. Ето защо и това поведение представлява неправомерно използване в търговската дейност на тези знаци по смисъла на чл. 13 ЗМГО, което съставлява нарушение на правото върху процесната марка съгласно чл. 73, ал. 1 ЗМГО. В исковата молба се твърди, че това нарушение се осъществява спрямо първия ищец от 08.06.2015 г., а спрямо втория от 30.07.2015 г. Поради изложеното молят съдът да признае за установено в отношенията между страните, че ответникът извършва нарушение на правото върху процесната марка, да осъди ответника да преустанови нарушението, както и да постанови разгласяване за сметка на ответника на диспозитива на решението на съда в два всекидневника и в часови пояс на телевизионна организация с национално покритие, определени от съда. Претендира присъждане на разноски.

Ответникът - „К.” АД, оспорва предявените искове. Твърди, че ищецът ИФФКО Италия С.р.л. няма качеството лицензополучател, тъй като между него и носителя на правото върху процесната марка не е сключен лицензионен договор. Счита, че подписаното между тези страни споразумение за наем не може да се квалифицира като лицензионен договор, тъй като няма основни елементи, които са характерни за този вид сделка. Твърди, че не е произвеждал сметана и сметанови продукти, както и че продуктите, които произвежда са със съвсем различна марка и не поставя на опаковките им знак, сходен с регистрираната марка на ищеца. Посочва, че марката на ищеца никога не е присъствала на българския пазар, не са разпространявани продукти на ищеца с тази марка на българска територия и с оглед на това тя не се разпознава от българските потребители. Поради изложеното моли предявените искове да се отхвърлят. Претендира присъждане на направените в производството разноски.

 

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и ги обсъди в тяхната съвкупност, както и във връзка със становищата на страните и техните възражения, намира за установено от фактическа страна следното:

По делото е представен документ, издаден от Световната организация по интелектуална собственост, в който е удостоверено, че е налице регистрация на марка „HU LA LA”, с межд. рег. № 547584. Посочено е че датата, на която е направена регистрацията на марката е 05.12.1989 г., а датата, на която изтича срока на регистрацията е 05.12.2019 г. В документа е записано, че притежател на регистрацията е дружеството Ко. Да. П. К.Д.П. С.п.А., Италия, както и че марката е регистрирана за стоки съгласно Ницката класификация от клас 29 – месо, риба, домашни птици и дивеч; екстракти от месо; консервирани; изсушени и сготвени плодове и зеленчуци; желета, конфитюри; яйца, мляко и млечни продукти; хранителни масла и мазнини; консерви и туршия, както и от клас 30 – кафе, чай, какао, захар, ориз, тапиока, саго, изкуствено кафе; брашно и зърнени продукти, хляб, бисквити, торти, тестени и сладкарски изделия, сладолед; мед, меласа; мая, бакпулвер; сол, горчица; пипер, оцет,сосове, подправки; лед за охлаждане. Марката е с териториално разширение за България съгласно Официален вестник 1997/ 23, 08.01.1998 г. и Официален вестник 1999/ 25, 03.02.2000 г.

На 30.07.2015 г. между Ко. Да. П. К.Д.П. С.п.А., Италия, като наемодател, което дружество е обявено в несъстоятелност с решение на Съда в Неапол на 05.12.2014 г., и ИФФКО Италия С.р.л., като наемател, е сключен договор за отдаване под наем на действащо предприятие. В договора е посочено, че отдаването под наем има за цел, наред с другото, и да даде възможност за продължаване на дейността на Ко. Да. П. К.Д.П. С.п.А., в несъстоятелност, както и да запази равнището на заетост. С чл. 2.1. от договора страните са се съгласили, че наемодателят отдава под наем фактически и юридически в полза на наемателя, който приема действащо предприятие в неговата цялост, както е определено в оценките, представляващи Приложения № 4, 5 и 6 към договора. В чл. 2.2. от договора е предвидено, че нематериалните и материални активи, които са част от действащото предприятие и са включени в договора за наем /т.нар. включени дейности/ са: недвижими имоти, запаси, запаси на резервни части, материални активи, права върху индустриална собственост и добра репутация. В съдържанието на договора е дадена легална дефиниция на права върху индустриална собственост, което означава всички търговски марки /регистрирани и нерегистрирани/, патенти, полезни модели, и други отличителни знаци, използвани от наемодателя като собственик или лицензополучател или използвани по какъвто и да е начин от същия, както и всички права, свързани с методи, формули, процедури, технологии, както и ръководства и технически документи, приложения за управление на системи, софтуер за системни приложения, списъци на доставчици, собственост на наемодателя и/или такива, които се използват от същия по силата на лицензионни споразумения и други подобни в предприятието, които са идентифицирани в оценката на д-р К. в Приложение № 4. В чл. 3.1. от договора е уговорен срок на действие на договора – до 31.07.2017 г. с чл. 4.1. от договора страните са се съгласили, че годишният наем за отдаване под наем на действащото предприятие е в размер на 420 000 евро плюс ДДС.

В технически доклад за оценка по делото за несъстоятелност, водено пред Съда в Неапол, изготвен от д-р Д.К., е записано, че по време на упражняване на дейността си дружеството Ко. Да. П. К.Д.П. С.п.А. е регистрирало значителен брой марки, както с национален, така и с международен характер, за което са получени данни от публикациите в сайтовете на Италианските служби за патенти и търговски марки и Световната организация за интелектуална собственост. В доклада е посочено, че дружеството е титуляр на марка „Hu La La”, с рег. № 547584, със срок на валидност на регистрацията до 05.12.2019 г.

По делото са представени фактури, издадени в периода от 03.05.2011 г. до 03.05.2015 г., всяко от които обективира задължение за заплащане на сума, представляваща покупна цена за стоки, описани с марката „HULALA”, грамаж и предназначение на продукта – „за готвене”. Всички фактури са издадени от Ко. Да. П. К.Д.П. С.п.А., а като получател на стоките е записано дружеството „К.” ООД, с адрес в гр. София.

От заключенията на изготвените по делото основна и допълнителна съдебно-счетоводни експертизи се установява, че в счетоводството на ответника „К.” АД са осчетоводени продажби на произвеждани от него продукти за разбиване на растителна основа, с наименование „Хулала”/ „HULALA”, които са реализирани за периода от 08.06.2015 г. до момента на направената от вещото лице проверка. Експертът е констатирал, че в счетоводството на това дружество са налични документи, от които е видно, че за периода от 14.04.2016 г. до 08.11.2016 г. то е продавало продукти с наименование „Хулала”/ „HULALA” в България, както и в държави от ЕС и в държави извън ЕС. Направен е извод, че за същия този период в счетоводството на ответника няма данни, че е извършвал реклама на продукти с поставени описаните знаци. Количеството на продадените стоки с наименование „Хулала”/ „HULALA” за периода от 18.06.2015 г. до 14.04.2016 г. на местния пазар е 52 303 броя кутии, а на външния пазар – е 670 156 броя кутии.

 По делото са приети заключенията на изготвените основна и допълнителна съдебно-маркови експертизи, които съдът ще обсъди при формиране на правните изводи по основателността на предявените искове.

 

При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Предмет на разглеждане в настоящото производство са предявени обективно съединени искове за защита на нарушени права върху регистрирана търговска марка.

 

По иска с правна квалификация чл. 76, ал. 1, т. 1 вр. чл. 73, ал. 1 вр. чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗМГО:

Първата предпоставка, която следва да е налице, за да бъде уважен така предявеният иск за установяване на нарушение, е в производството да бъде доказано, че ищците са съответно носител на твърдяното право на интелектуална собственост, което с оглед въведените в исковата молба твърдения представлява право върху търговска марка, и лицензополучател, на който по силата на лицензионен договор, сключен с притежателя на правото на марка, е разрешено да я използва.

В чл. 10, ал. 1 ЗМГО е предвидено, че правото върху марка, като обект на интелектуална собственост, се придобива чрез регистрацията й, считано от датата на подаване на заявката за регистрация, като редът за извършване на регистрация на марка в Република България също е уреден в ЗМГО и предпоставя провеждане на административно производство пред Патентното ведомство. Наред с това, в чл. 69 ЗМГО е регламентирано и действието на територията на Република България на международната регистрация на марка, която е извършена от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост, по реда на Мадридската спогодба и Протокола, като съгласно чл. 69, ал. 2 ЗМГО то е приравнено на действието, което би имала регистрацията на тази марка, ако беше направено директно в Република България, което настъпва от датата на самата международна регистрация или от датата, на която е регистрирано териториалното й разширение.

От приетия като писмено доказателство по делото документ, издаден от Световната организация по интелектуална собственост, се установява, че по заявка на ищеца Ко. Да. П. К.Д.П. С.п.А., Италия е направена международна регистрация с № 547584 на словна търговска марка „HU LA LA” за стоки от клас 29 и клас 30 според класификацията, установена от Ницката спогодба за международна класификация на стоките и услугите, за които се регистрират марки. Датата, на която е извършена регистрацията на марката е 05.12.1989 г., като от удостоверените с този документ обстоятелства е видно, че тя има вписано териториално разширение за Република България съгласно публикация в Официален вестник 1997/ 23, 08.01.1998 г. и Официален вестник 1999/ 25, 03.02.2000 г.

След като по делото се доказа, че е налице международна регистрация извършена от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост, по реда на Мадридската спогодба по отношение на описаната в исковата молба словна марка „HU LA LA”, както и че от 08.01.1998 г. в международния регистър е вписано и териториално разширение за Република България, то следва да се приеме, че правото върху тази марка е придобито от юридическото лице, подало заявка за това, а именно от Ко. Да. П. К.Д.П. С.п.А., като съгласно чл. 69, ал. 2 ЗМГО вр. чл. 10 ЗМГО това лице се ползва със закрилата върху придобитото право и на територията на Република България, считано от 08.01.1998 г. Ето защо и посоченото търговско дружество е процесуално правно легитимирано да предяви иск за нарушение на правото на регистрирана марка съгласно изричната норма на чл. 75 ЗМГО.

Така направения извод не се опровергава от представеното в производството от ответника решение от 06.12.2016 г. на Патентното ведомство, с което се отменя действието на международната регистрация с № 547584 на процесната словна марка „HU LA LA”.

Съгласно чл. 28, ал. 4 ЗМГО отмяната на регистрацията на марка, която се постановява в хода на административното производство, което се развива пред Патентното ведомство, и която по правило има обратно действие – от началото на петгодишния период на неизползване на марката или от датата на подаване на искането за отмяната, не засяга влезли в сила решения по искове за нарушение, доколкото са изпълнени преди отменянето. При тълкуване на тази правна норма следва да се заключи, че отмяната на регистрацията на една търговска марка има значение и може да се отрази на решенията по гражданските спорове  за установяване на нарушения и последиците от тях едва след като от компетентния административен орган е постановен акт за отмяна на регистрацията и същият е влязъл в сила, тъй като съгласно чл. 166, ал. 1 АПК оспорването на индивидуален административен акт спира изпълнението му. До отмяната на регистрацията на марката с влязъл в сила акт на административния орган, притежателят на правото върху нея се ползва със защитата, предвидена в нормите на ЗМГО и тя не може да бъде осуетена предварително, т.е. преди то да породи окончателно своите правни последици. Това, че до заличаване на регистрацията по съответния ред, чието действие е идентично с това на отмяната, правото на търговска марка се ползва с предвидената по закон защита се приема и в практиката на ВКС - Определение № 328 от 11.05.2011 г., постановено по т. д. № 935/2010 г. по описа на ВКС, I т.о., Решение № 153 от 08.11.2013 г. по т.д. № 3043/2013 г. по описа на ВКС, I т.о.

В случая не се установява решението на Патентното ведомство за отмяна на действието на международната регистрация на процесната марка да е влязло в сила към датата на приключване на устните състезания по настоящото дело, поради което и същото не може да се съобрази от съда, тъй като към момента то не е произвело окончателно действие и с него не се засяга правото на притежателя на марката Ко. Да. П. К.Д.П. С.п.А. и възможността му да иска от всяко трето лице да не го нарушава, както и да се ползва с предвидената в закона закрила, включително като предяви пред съд искове за нарушения по чл. 76, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗМГО.

В чл. 75 ЗМГО е предвидено, че наред с притежателя на право върху марка,  самостоятелно право на иск за нарушение има и лицензополучателят на изключителна лицензия. Ето защо и с оглед въведените с исковата молба факти, съдът следва да отговори на въпроса дали от представените в производството доказателства се установява, че вторият ищец – дружеството ИФФКО Италия С.р.л., е лицензополучател на изключителна лицензия върху регистрираната словна марка „HU LA LA”, който единствено в това си качество би се ползвал от закрилата на марката с международна регистрация, която българският закон й дава на територията на Република България на основание чл. 69, ал. 2 ЗМГО.

В чл. 22 ЗМГО е дадена легална дефиниция на лицензионния договор, сключването на който е основание за едно лице, имащо качеството на лицензополучател по него, да предяви иск за нарушение на правото на регистрирана марка. При съобразяване на това определение се налага извода, че основните престации на страните по този договор, които са съществени елементи от неговото съдържание и по които задължително следва да е постигнато съгласие, за да се приеме, че той е сключен са следните: 1) притежателят на право върху марка поеме задължение да предостави на лицензополучателя правомощието да използва временно марката за всички или за част от стоките или услугите, за които тя е регистрирана, и за част или за цялата територия на Република България, което използване е такова, че ако не беше разрешено би се включило в обхвата на закрила на правото върху марка; и 2) лицензополучателят се задължава да заплаща възнаграждение на носителя на правото на регистрирана марка за времето, през което му е разрешено да използва същата в търговската си дейност. Лицензионният договор е уреден в закона като формален, тъй като в чл. 22, ал. 1 ЗМГО е предвидена форма за неговата действителност, която е писмена.

При съобразяване на така изведените характерни престации на лицензионния договор, съдът следва да отговори на въпроса дали те са част от съдържанието на сключения на 30.07.2015 г. между Ко. Да. П. К.Д.П. С.п.А. и ИФФКО Италия С.р.л. договор за отдаване под наем на действащо предприятие, от който се твърди, че за последното дружество произтича качеството на лицензополучател и от там и активната му процесуалноправна легитимация да предяви иск за защита на нарушени права върху търговската марка „HU LA LA”.

При тълкуване на волята на страните, изразена в клаузите на договора за отдаване под наем на действащо предприятие от 30.07.2015 г. се установява, че с него Ко. Да. П. К.Д.П. С.п.А. е предоставило на ИФФКО Италия С.р.л. правото да използва временно неговото търговското предприятие с оглед откритото спрямо първото дружество производство по несъстоятелност, като част от това предприятие са и правата, които Ко. Да. П. К.Д.П. С.п.А. има върху обекти на интелектуална собственост, включително всички регистрирани търговски марки, част от които е и процесната, която е посочена изрично в оценката на д-р К., представляваща част от съдържанието на договора. Този извод следва при тълкуване във връзката им една с друга на следните клаузи от сключения договор – чл. 2.1., чл. 2.2. и чл. 1.2. „Определения”. Следователно едно от основните задължения на притежателя на процесната регистрирана словна марка „HU LA LA”, което е възникнало по силата на така сключената сделка, е да предостави на ИФФКО Италия С.р.л. правомощието да използва правото върху тази марка, като част от действащото предприятие. Тази престация представлява по своята същност единия от съществените елементи, характерни за лицензионния договор.

Освен горното, от съдържанието на договора за отдаване под наем на действащо предприятие от 30.07.2015 г. се установява, че с чл. 4.1. от него страните са се съгласили, че срещу правото да ползва правата, включени в търговското предприятие на Ко. Да. П. К.Д.П. С.п.А., включително тези върху марката „HU LA LA”, ИФФКО Италия С.р.л. е поел насрещно задължение да заплаща възнаграждение за това за срока на действие на договора, в който чуждите права се ползват от него. Както беше посочено, заплащането на възнаграждение е другият съществен елемент на лицензионния договор и представлява основното задължение, което възниква по него в тежест на лицензополучателя, по който в случая ищците също са се договорили.

След като в производството се установи, че Ко. Да. П. К.Д.П. С.п.А. и ИФФКО Италия С.р.л. са постигнали съгласие по всички съществени елементи на лицензионния договор – по това, че се предоставя за ползване правото върху процесната търговска марка, както и че за това ползвателят ще дължи определено по размер възнаграждение, и доколкото това съгласие е изразено в писмена форма – с подписване на писмения договор за отдаване под наем на действащо предприятие от 30.07.2015 г., то следва да се приеме, че в случая се доказва, че между тези две юридически лица са възникнали облигационни отношения по сключен лицензионен договор с предмет разрешаване използването на процесната търговска марка „HU LA LA”, по който ищецът ИФФКО Италия С.р.л. има качеството на лицензополучател. От съдържанието на договора се установява, че волята на страните е да се разреши изцяло използването на всички марки, притежавани от Ко. Да. П. К.Д.П. С.п.А., включително на процесната, което означава, че с него е отстъпено правото за ползване на марката за всички стоки и услуги, за които тя е регистрирана, както и за територията на всички държави, обхванати от регистрацията, което включва и територията на Република България, т.е. предоставя се изключителна лицензия.

Съдът намира за неоснователно възражението на ответника, че дори и да се приеме, че ИФФКО Италия С.р.л. е лицензоплучател по договор, имащ за предмет учредяване на лицензия върху процесната марка, то това негово качество и сделката, въз основа на която е придобито, не могат да му се противопоставят, тъй като не се установява да са вписани в Регистъра на марките при Международното бюро по интелектуална собственост, за което вписване следва да бъде нотифицирано и българското Патентно ведомство.

В чл. 22, ал. 6 ЗМГО е предвидено, че договорът за лицензия има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в Държавния регистър. За да се определи кои са тези трети лица, на които лицензионният договор не може да се противопостави до момента на вписването му в съответния регистър, в който е вписана и самата регистрация на търговската марка, следва да се съобрази, че целта на така предвидената в закона непротивопоставимост е да се защити това лице, което твърди да има права върху марката, която е обект на лицензионния договор, които конкурират тези на лицензодателя. Ето защо и доколкото с лицензионния договор се предоставя възможност на едно лице, което не е носител на правото на интелектуална собственост, да упражнява едно от правомощията, които се включват в него, а именно това да ползва регистрираната марка, то в закона е предвидено, че до вписване на този договор той не може да се противопостави на лице, което не е страна по него и което претендира да притежава защитими права върху същата тази марка, които сключената лицензионна сделка ограничава. Трети лица по смисъла на цитираната правна норма, обаче, не са такива, които не заявяват да имат права върху марката и следователно я използват неправомерно, каквото се твърди да е ответното дружество „К.” АД. Следователно това дали сключеният между ищците лицензионен договор е вписан или не в съответния регистър е напълно ирелевантно за настоящото производство и за определяне на това дали лицензополучателят по него може да предяви иск за нарушение на правата върху търговска марка „HU LA LA” срещу ответника / в този смисъл е и даденото от Съда на ЕС тълкуване на идентичната като съдържание норма на чл. 23, пар. 1, изр. първо от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета на Европейския Съюз от 26.02.2009 г. в Решение от 05.02.2016 г. по преюдициално запитване по дело C‑163/15/.

Доколкото по делото се установи, че ИФФКО Италия С.р.л. има качеството на лицензополучател на изключителна лицензия по сключен лицензионен договор с предмет разрешаване на ползването върху процесната търговска марка „HU LA LA”, то следва да се заключи, че и това дружество, наред с притежателя на марката Ко. Да. П. К.Д.П. С.п.А., е легитимирано да предявява искове за нарушения на правото върху нея по чл. 76 ЗМГО, каквито са тези предмет на разглеждане в настоящото производство.

На следващо място, съдът трябва да отговори на въпроса дали ответното дружество „К.” АД е извършило такива действия, които могат да бъдат квалифицирани като нарушение на правото на марка, чийто титуляр е ищецът Ко. Да. П. К.Д.П. С.п.А. и която се ползва от ищеца ИФФКО Италия С.р.л. по силата на лицензионен договор.

В чл. 13, ал. 1 ЗМГО е предвидено, че правото върху марка включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската си дейност знак, който: 1) е идентичен на марката за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана; 2) поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката; 3) е идентичен или сходен на марката за стоки или услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило. Съгласно чл. 13, ал. 2 ЗМГО използването на марката в търговската дейност включва действия по поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки; предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак; вносът или износът на стоките с този знак; използването на знака в търговски книжа и в реклами. В чл. 73 ЗМГО е регламентирано и кога е налице нарушение на това право на регистрирана марка, а именно когато се установи, че лице, различно от неговия притежател и без съгласието му използва в търговската си дейност знак по смисъла на чл. 13 ЗМГО.

Съдът намира, че от представените по делото доказателства се установява, че за периода от 08.06.2015 г. до датата на предявяване на иска ответникът „К.” АД произвежда и продава на територията на Република България, както и на външния пазар в държави от ЕС и извън ЕС, сладкарски продукти за разбиване на базата на растителни мазнини със захар, на които поставя следните знаци: 1) комбиниран знак „Hu La La”, представляващ словен елемент, представен в специално графично оформление с плътни масивни, тъмни на цвят букви, разположен диагонално и нагоре върху контрастиращо бяло поле, като над последната гласна „а” е поставен специален знак, който представлява ударение на последната сричка, както и художествено разкрасителен елемент; 2) словен знак „HULALA”; и 3) словен знак „Хулала”. Това е видно  от събраното в производството веществено доказателство, представляващо картонена опаковка на сладкарски продукт, произведен на базата на растителни мазнини, UHT със захар. На предната страна на опаковката е изписан описания комбиниран знак „Hu La La”, а на задната й страна е поставен допълнителен бял етикет с надпис на турски език, на който е изписан словния знак „HULALA” за обозначаване на продукта, който се съхранява в кутията. Освен това върху картонената опаковка е налице и отбелязване на латиница на търговеца, който произвежда сладкарския продукт и това е дружество с наименование като това на ответника и с адрес, който е този вписан в търговския регистър като адрес на управление на ответното дружество. С оглед на това, следва да се приеме, че вещественото доказателство представлява опаковка на сладкарски продукт, който се произвежда именно от ответника „К.” АД. Този факт всъщност не се и оспорва от последния в хода на производството, който възразява единствено срещу твърдението на ищците, че произвежда продукт, представляващ сметана, но не и че произвежда продукт за разбиване на растителна основа, който се опакова в представената по делото картонена кутия, на която е поставен процесния комбиниран знак.

Произвеждането и продажбата на продукти за разбиване на растителна основа, които са обозначавани със словните знаци „HULALA” и „Хулала”, се установява от основното и допълнителното заключения на изготвената в производството съдебно-икономическа експертиза, в които вещото лице след проверка на всички относими счетоводни документи, съставени от ответника „К.” АД, е направило извод, че това дружество в периода от 08.06.2015 г. до датата на изготвяне на заключенията, е издавало фактури, удостоверяващи продажбата на продукти за разбиване, означени с описаните два словни знака. Освен това, от констатациите на експерта, се доказва и това, че продажбата на тези продукти е осъществявана както на територията на Република България, така и на външния пазар - както в държави от ЕС, така и извън ЕС, т.е. са предмет на извършван износ.

Доколкото от заключенията на изготвените съдебно-счетовдни експертизи е видно, че словните знаци „HULALA” и „Хулала” са използвани за обозначаване на произвеждани от ответника продукти в издавани от него счетоводни документи, то следва да се приеме, че по делото се установява, че той ги употребява и в търговските си книжа.

В производството няма представени никакви доказателства, от които да е видно, че „К.” АД използва описаните в исковата молба знаци при рекламиране на произвежданите от него продукти, поради което следва да се приеме, че по делото не се доказва това дружество да ги е използвало по описания начин, както се твърди в исковата молба. Не се установява и твърдението на ищците, че ответникът използва по какъвто и да било начин в своята търговска дейност словните знаци „HU LA LA”, „Hulala”, „Hu la la”, „ХУЛАЛА” и „Ху ла ла”.

За да се направи извод, че поведението на „К.” АД по поставяне на комбинирания знак „Hu La La” и на словните знаци „HULALA”; и „Хулала” върху произвежданите и продавани от него стоки представлява нарушение на регистрираната търговска марка „HU LA LA”, трябва да се извърши сравнение между знаците и марката, за да се установи дали те са идентични или сходни, тъй като само при доказване на това обстоятелство се осъществява фактическия състав на всяка една от трите хипотези, уредени в чл. 13, ал. 1 ЗМГО. При осъществяване на тази дейност съдът взема предвид и изводите направени от вещото лице, изготвило основното и допълнителното заключение на изслушаната съдебно-маркова експертиза, което има специални знания в областта на индустриалната собственост. Освен това сравнението се прави при отчитане на сходствата и различията между знаците и регистрираната марка във визуално и звуково /фонетично/ отношение и при отчитане на създаваното от тях общо впечатление. Сравняваните знаци нямат смислово значение, поради което и няма да се разглежда въпроса дали са идентични, сходни или различни в смислово отношение.

При сравняване на регистрираната търговска марка „HU LA LA” със словния елемент от комбинирания знак „Hu La La”, поставян от ответника върху картонената опаковка на произвежданите от него сладкарски продукти, който елемент е доминиращ за общото впечатление от знака, е видно, че те се състоят от три еднакви разделени с интервал срички - „hu”, „la” и „la”, които при изписване са подредени в еднаква последователност. Констатира се една единствена разлика във визуално отношение, която се изразява в това, че в регистрираната марка всички букви са главни, а в използвания от ответника знак главни са само първите букви на всяка една сричка. Тази разлика, обаче, касае елемент, който не е определящ при цялостното възприемане на марката и словната част от знака от потребителя, който остава с впечатление, че се касае до един и същи по съдържание текст. С оглед на това съдът намира, че във визуално отношение е налице много високо по степен сходство между регистрираната марка и словната част на описания комбиниран знак, която е близка и до пълната им идентичност.

Установява се, че между сравняваните обекти е налице и пълна идентичност във фонетично отношение, тъй като без значение от това дали са използвани малки или големи букви при изписване на отделните срички, те се произнасят по един и същи начин от средния потребител на сладкарския продукт „сметана” и нейните разновидности.

Ето защо при констатирана много висока степен на сходство между регистрираната словна марка и доминиращият словен елемент на използвания от ответника комбиниран знак „Hu La La”, който той поставя върху картонената опаковка на произвежданите сладкарски продукти за разбиване, следва да се заключи, че е налице висока степен на сходство на тези знаци.

При сравнение във визуално отношение на другия знак, който се доказа, че „К.” АД използва в търговската си дейност – „HULALA”, и на регистрираната марка, съдът констатира, че между тях е налице много висока степен на сходство. При тези знаци е налице идентичност на използваните букви, всяка от които е изписана като главна, и на формираните от тях срички, които са подредени в еднаква последователност. Във визуално отношение се констатира една единствена разлика и това е че при регистрираната марка между отделните срички има поставен интервал, какъвто липсва при използвания словен знак, в който те са слети в една дума. Тази разлика, обаче, не може да се определи като доминираща при цялостното възприятие на знака. Същевременно при извършване на фонетично сравнение между тези знаци, съдът намира, че те са напълно идентични, тъй като се произнасят по един и същи начин.

С оглед на това, то съдът намира, че е налице много висока степен на сходство между знака, използван от ответника и регистрираната търговска марка, която се притежава от ищеца Ко. Да. П. К.Д.П. С.п.А. и се ползва на основание сключен лицензионен договор от другия ищец ИФФКО Италия С.р.л., която е близка до пълната идентичност между тях.

Следващият знак, който се установи, че се използва от „К.” АД за обозначаване на произвеждани от него стоки, а именно „Хулала”, се различава визуално от регистрираната марка, тъй като се състои от букви и срички, изписани на кирилица, а марката е съставена от букви и срички, изписани на латиница. Следва да се приеме, обаче, че произнасянето на този знак от средния потребител на българския пазар, където се предлагат стоки, които са означени с него, е напълно идентично с произнасянето на регистрираната марка от същия този потребител, което означава, че между тях е налице идентичност във фонетично отношение. Това от своя страна дава основание да се заключи, че и знакът „Хулала”, който ответникът използва в търговската си дейност на територията на страната, е сходен във висока степен с регистрираната марка.

За да се направи извод дали е налице използване на марката по смисъла на чл. 13 ЗМГО, освен наличие на сходство между знаците, които „К.” АД поставя върху произвеждани от него стоки, и процесната регистрирана търговска марка „HU LA LA”, съдът трябва да извърши сравнение и между стоките и услугите, за които марката е регистрирана, и стоките и услугите, за обозначаване на които се използват знаците.

По делото се доказа, че процесната търговска марка „HU LA LA” е регистрирана за стоки съгласно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки /Ницката класификация/ от клас 29, сред които са и мляко и млечни продукти. От списъка на стоки, които се включват в клас 29 на Ницката класификация, се установява, че това са както стоки, които представляват мляко и млечни произведения от животински произход, така и стоки, които са заместител на млякото и имат растителен произход, като например бадемово мляко, включително за готвене, кокосово мляко, включително за кулинарни цели, фъстъчено мляко, оризово мляко, заместители на млякото. Към този клас с е включват и следните стоки: сметана /млечни произведения/, бита сметана и подквасена сметана, като по отношение на последните два вида продукти в класификацията не е указано от какъв произход са – животински, т.е. от мляко, или растителен, т.е. от заместител на мляко. Ето защо доколкото, от една страна, в клас 29 от Ницката класификация на стоки са включени както млечни продукти от животински произход, така и такива от растителен произход, които потребителите могат да използват като заместител на първите, и от друга страна не е изрично посочено, че се включват стоки, представляващи бита сметана, която има единствено млечен произход, то следва да се приеме, че в този клас се включват всякакви продукти, представляващи бита сметана, без значение от съставките, на основата на които сметаната е произведена – дали са с растителен или животински произход. Това от своя страна означава, че процесната марка, която е регистрирана за всички продукти от клас 29, е регистрирана и за всички стоки, представляващи бита сметана, без значение дали са произвеждани от животински или растителни продукти.

Стоките, които се установи, че се произвеждат и продават от ответника „К.” АД, и върху които се поставят знаците „Hu La La”, „HULALA” и „Хулала”, както беше посочено, представляват сладкарски продукти за разбиване на базата на растителни мазнини със захар, УХТ технология, които съдържат вода, напълно хидрогенирана растителна мазнина /палмова/, захар, млечен протеин и стабилизатори. От описанието на продукта е видно, че той по своята същност представлява сметана за разбиване, който намира приложение за сладкарски цели. От съдържанието му е видно, че той няма животински произход, а съставките му са с изцяло растителен произход, включително за направата му е използван млечен протеин, който е заместител на млякото. С оглед на това и в случая може да се направи извод, че произвежданият от ответника хранителен продукт представлява сметаната за разбиване, произвеждана не на млечна основа, а на растителна основа чрез заместители на млякото. Доколкото към стоките от клас 29 от Ницката класификация се включват всякакви продукти, представляващи сметана за разбиване, без значение от това дали имат животински или растителен произход, то следва да се приеме, че стоките, върху които ответникът поставя процесните знаци, са идентични с част от стоките, за които е регистрирана процесната марка и това са тези, представляващи „бита сметана”.

Дори и да се приеме, че марката е регистрирана само за производство на сметана, която е произвеждана от животински продукти, а не от растителни такива, то тогава стоките, върху които „К.” АД поставя знаците „Hu La La”, „HULALA” и „Хулала”, не биха били идентични с този продукт, но биха били сходни с него и то с много висока степен на сходство. Това е така тъй като двата продукта имат една и съща функция – използват се в сладкарството, употребяват се чрез разбиването им, и могат да са взаимозаменяеми за потребителя в зависимост от това дали иска сметаната, която използва, да има животински произход или търси нейна алтернатива, която има растителен произход.

След като се установи, че процесната търговска марка е във висока степен сходна на използваните от ответника знаци, както и че стоките, за които марката е регистрирана, са идентични с тези, на които се поставят знаците, или ако не идентични, то са много сходни, се налага изводът, че е налице хипотезата на използване от ответника на марката по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗМГО. За да е налице нарушение на правото на марка, притежавано от ищеца Ко. Да. П. К.Д.П. С.п.А., в тази хипотеза, следва да се установи и че за потребителите съществува вероятност за объркване, която включва възможност за свързване на знака с марката.

Вероятността от объркване представлява вероятност потребителите да приемат, че съответните стоки, които са обозначени с регистрираната марка, и тези, върху които е поставен използвания знак, произхождат от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия. Тя се преценява с оглед цялостното възприятие, което конфликтните знаци и стоки създават у средния потребител на съответната категория стоки, който се приема, че е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен. В случая средният потребител, с оглед на който ще се преценява вероятността от объркване, е крайният клиент, който купува продуктите сметана на млечна и на растителна основа, от търговската мрежа в Република България, в страните от ЕС и в страните извън ЕС.

Предвид установената много висока степен на сходство между марката „HU LA LA” и използваните от ответника знаци „Hu La La”, „HULALA” и „Хулала”, както и идентичността между стоките „бита сметана”, за която е регистрирана марката и сладкарските продукти за разбиване на растителна основа, върху които се поставят знаците, то следва да се приеме, че съществува вероятност от объркване на средния потребител на такива стоки, който би могъл да възприеме тези, произвеждани от ответника, като такива на лицето, което притежава правото на регистрирана марка. Това се отнася особено силно за потребителите в страни извън Република България, тъй като в изнасяните кутии сметана на растителна основа словният елемент на знака е изписан на латиница и сходството между него и марката е и във визуално и във фонетично отношение и то в много висока степен, близка до тази на пълна идентичност. Този извод се налага дори и без да се приема, че процесната марка се ползва с повишен отличителен характер на пазара, което би повишило още вероятността от объркване на потребителя. В този смисъл е и заключението на вещото лице, изготвило основната и допълнителната съдебно-маркови експертизи, което съдът кредитира изцяло като мотивирано и компетентно дадено. Доколкото тази вероятност от объркване съществува и без доказване наличието на висока отличителност на регистрираната марка, в настоящият случай съдът няма да се произнася дали се установява такава или не.

Съдът не обсъжда възраженията на ответника за това, че процесната регистрирана марка не се ползва с известност на територията на Република България, тъй като това е относимо към фактическия състав на ползването по чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗМГО, а не към този по чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗМГО, който се установи да е налице в случая.

С оглед на всичко изложено, следва да се заключи, че по делото се установи, че „К.” АД използва в търговската си дейност при производството, продажбата и износа на сладкарски продукти за разбиване на базата на растителни мазнини със захар, по УХТ технология, знаци, сходни на регистрираната марката „HU LA LA”, правото върху която се притежава от ищеца Ко. Да. П. К.Д.П. С.п.А., за обозначаване на стоки, идентични с тези, за които марката е регистрирана, при което това създава вероятност от объркване на потребителя, т.е. налице е използване на марката по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗМГО. Това използване се осъществява без съгласието на притежателя на търговската марка, поради което представлява нарушение на правото върху този обект на интелектуална собственост по смисъла на чл. 73, ал. 1 ЗМГО. Това прави предявените в процеса главни установителни искове с правна квалификация чл. 76, ал. 1, т. 1 ЗМГО основателни.

 

По иска с правна квалификация чл. 76, ал. 1, т. 2 ЗМГО:

С оглед основателността на главните искове за установяване на нарушението и предвид липсата на спор, че ответникът и към датата на устните състезания пред настоящата инстанция продължава да извършва действия по производство и продажба на процесните сладкарски продукти за разбиване на базата на растителни мазнини със захар, по УХТ технология, с което нарушава правата на марка, притежавани от единия ищец и ползвани от другия по силата на сключен лицензионен договор, то основателни се явяват и исковете по чл. 76, ал. 1, т. 2 ЗМГО и съдът следва да осъди „К.” АД да преустанови нарушението.

 

По искането по чл. 76, ал. 2, т. 3 ЗМГО:

С оглед основателността на исковете по чл. 76, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗМГО, се налага изводът за основателност и на направеното от ищците искане по чл. 76, ал. 2, т. 3 ЗМГО съдът да постанови разгласяване за сметка на ответника на диспозитива на решението на съда в два всекидневника и в часови пояс на телевизионна организация с национално покритие, определени от съда, които ще бъдат вестник „24 часа”, вестник „Труд” и Българска Национална Телевизия.

 

По присъждане на направените по делото разноски:

С оглед крайния изход на делото и това, че от страна на ищеца е заявено своевременно искане за присъждане на направените в производството разноски, такива му се следват. Доказаха се реално заплатени разходи за водене на делото в общ размер от 1 980 лв., от които сумата от 280 лв. – платена държавна такса и сумата от 1 700 лв.  – платени депозити за възнаграждение на вещи лица.

Така мотивиран Софийски градски съд

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по искове с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 1 вр. чл. 73, ал. 1 вр. чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за марките и географските означения, предявени от Ко. Да. П. К.Д.П. С.п.А- в несъстоятелност, със седалище и адрес: ***, и ИФФКО Италия С.р.л., със седалище и адрес: ***, срещу „К.” АД, с ЕИК: ******, със седалище и адрес на управление:***, че „К.” АД извършва нарушение на правото на регистрирана търговска марка „HU LA LA”, словна, с межд. рег. № 547584 на Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост, регистрирана на 05.12.1989 г., със срок на действие до 05.12.2019 г., за стоки от клас 29 и клас 30 според класификацията, установена от Ницката спогодба за международна класификация на стоките и услугите, за които се регистрират марки, и с вписано териториално разширение за Република България съгласно публикация на Световната организация за интелектуална собственост в Официален вестник 1997/ 23, 08.01.1998 г. и Официален вестник 1999/ 25, 03.02.2000 г., което право се притежава от Ко. Да. П. К.Д.П. С.п.А. и се използва от ИФФКО Италия С.р.л. по силата на лицензионен договор, сключен на 30.07.2015 г., като използва в търговската си дейност следните знаци: 1) знак „Hu La La” – комбиниран, представляващ словният елемент „Hu La La”, представен в специално графично оформление с плътни масивни, тъмни на цвят букви, разположен диагонално и нагоре върху контрастиращо бяло поле, като над последната гласна „а” е поставен специален знак, който представлява ударение на последната сричка, както и художествено разкрасителен елемент, който знак е сходен с процесната марка; 2) словен знак „HULALA”, който е сходен с процесната марка; и 3) словен знак „Хулала”, който е сходен с процесната марка, което използване се изразява в действия по: 1) поставяне на тези знаци върху опаковките на произвежданите от него сладкарски продукти за разбиване на базата на растителни мазнини със захар, УХТ технология, както и върху стикери, които се поставят върху опаковките на тези стоки в случаите, когато те се изнасят за продажба; 2) предлагане за продажба на сладкарски продукти за разбиване на базата на растителни мазнини със захар, УХТ технология, върху опаковките на които са поставени тези знаци, и съхраняване на тези продукти с цел продажба; 3) използване на тези знаци в търговските книжа; 4) изнасяне на сладкарски продукти за разбиване на базата на растителни мазнини със захар, УХТ технология, с поставени тези знаци върху опаковките им.

ОСЪЖДА на основание чл. 76, ал. 1, т. 2 от Закона за марките и географските означения по искове, предявени от Ко. Да. П. К.Д.П. С.п.А- в несъстоятелност, и ИФФКО Италия С.р.л., „К.” АД ДА ПРЕУСТАНОВИ да извършва нарушението на правото на регистрирана търговска марка „HU LA LA”, словна, с межд. рег. № 547584 на Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост, регистрирана на 05.12.1989 г., със срок на действие до 05.12.2019 г., за стоки от клас 29 и клас 30 според класификацията, установена от Ницката спогодба за международна класификация на стоките и услугите, за които се регистрират марки, и с вписано териториално разширение за Република България съгласно публикация на Световната организация за интелектуална собственост в Официален вестник 1997/ 23, 08.01.1998 г. и Официален вестник 1999/ 25, 03.02.2000 г., което право се притежава от Ко. Да. П. К.Д.П. С.п.А. и се използва от ИФФКО Италия С.р.л. по силата на лицензионен договор, сключен на 30.07.2015 г., като използва в търговската си дейност следните знаци: 1) знак „Hu La La” – комбиниран, представляващ словният елемент „Hu La La”, представен в специално графично оформление с плътни масивни, тъмни на цвят букви, разположен диагонално и нагоре върху контрастиращо бяло поле, като над последната гласна „а” е поставен специален знак, който представлява ударение на последната сричка, както и художествено разкрасителен елемент, който знак е сходен с процесната марка; 2) словен знак „HULALA”, който е сходен с процесната марка; и 3) словен знак „Хулала”, който е сходен с процесната марка, което използване се изразява в действия по: 1) поставяне на тези знаци върху опаковките на произвежданите от него сладкарски продукти за разбиване на базата на растителни мазнини със захар, УХТ технология, както и върху стикери, които се поставят върху опаковките на тези стоки в случаите, когато те се изнасят за продажба; 2) предлагане за продажба на сладкарски продукти за разбиване на базата на растителни мазнини със захар, УХТ технология, върху опаковките на които са поставени тези знаци, и съхранявана на тези продукти с цел продажба; 3) използване на тези знаци в търговските книжа; 4) изнасяне на сладкарски продукти за разбиване на базата на растителни мазнини със захар, УХТ технология, с поставени тези знаци върху опаковките им.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 76, ал. 2, т. 3 от Закона за марките и географските означения ДА БЪДЕ РАЗГЛАСЕН във вестник „24 часа”, във вестник „Труд” и по Българската национална телевизия в часови пояс от 17.00 до 19.00 часа диспозитива на настоящото съдебно решение, което разгласяване да се извърши за сметка на „К.” АД.

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК „К.” АД да заплати на Ко. Да. П. К.Д.П. С.п.А- в несъстоятелност и ИФФКО Италия С.р.л. сума в размер на 1 980 лв. /хиляда деветстотин и осемдесет лева/, представляваща направени разноски по делото.

 

Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

СЪДИЯ: