№ 694
гр. София, 07.11.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ, 11-ТИ ТЪРГОВСКИ, в публично
заседание на седемнадесети октомври през две хиляди двадесет и втора
година в следния състав:
Председател:Бистра Николова
Членове:Тодор Тодоров
Милен Василев
при участието на секретаря Таня Ж. Петрова Вълчева
като разгледа докладваното от Тодор Тодоров Въззивно търговско дело №
20221001000658 по описа за 2022 година
Производството е по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.
Образувано е по въззивна жалба на „Бробет Лимитед“, дружество, регистрирано
съобразно законодателството на Република Малта, подадена против Решение № 473 от
29.04.2022 г., постановено по т. д. № 1067/2021 г. на СГС, ТО, VI – 17 –ти състав, с което
съдът е отхвърлил предявените от въззивника против „Ефбет“ ООД искове с правно
основание чл. 116, ал. 1, т. 1 вр. чл. 113, ал. 1 от ЗМГО за признаване на установено, че
въззиваемото дружество е извършило нарушение на регистрирани от ищеца търговски
марки, както и искове по чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗМГО за осъждане на „Ефбет“ ООД да
установи твърдяното нарушение.
Изложени са оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт, същият бил
необоснован, постановен в нарушение на материалния закон и съдопроизводствените
правила. Излага се, че съдът неправилно е приел, че не е налице нарушение на
изключителните права на ищеца върху процесните марки. Съгласно чл. 13, ал. 2, т. 5 от
ЗМГО използването на знака като търговско наименование представлява използването му в
търговската дейност, с оглед на което притежателя на марката има право да го забрани.
Твърди се, на следващо място, че е налице идентичност между услугите, за които
процесните марки се ползват със закрила, и предмета на дейност на въззиваемото
дружество. Излага се, също така, че е налице вероятност за объркване на потребителите,
която включва възможност за свързването на знака с марките на „Бробет Лимитед“. На
последно място, обстоятелството дали ответникът е извършвал търговска дейност за
1
обследвания период били ирелевантно.
Моли се за постановяване на Решение, с което обжалваното такова да бъде
отменено, а предявените искове – уважени, както и за присъждане на разноски.
Редовно уведомен, въззиваемият е депозирал в срок писмен отговор на така
подадената въззивна жалба, с който оспорва същата като неоснователна и моли за
оставянето й без уважение.
Съдът, като съобрази данните по делото във връзка с оплакванията и доводите на
страните, намери следното:
Въззивната жалба е процесуално допустима като подадена в
законовоустановения срок, същата изхожда от надлежна страна - ищец, имаща право и
интерес да обжалва, насочена е срещу подлежащ на обжалване валиден съдебен акт.
За установено от фактическа страна съдът намери следното:
От приетата като писмено доказателство по делото справка от портала за
електронни услуги на Патентно ведомство на Република България, намираща се на л. 26 – л.
27 от делото на СГС и извършената от съда служебна проверка за вписванията в регистъра
за марките, воден от Патентно ведомство на Република България, който е достъпен в
електронна форма на адрес ***, се установява, че по подадена на 19.01.2011 г. заявка е
направена регистрирация с № 00080548 на комбинирана търговска марка, представляваща
изображение, състоящо се от словния елемент „efbet”, в който буквите „e“ и „f“ са изписани
с по-голям размер и са с удебелен шрифт, като в горната част на буквата „e“ в полукръг са
изобразени три черни петолъчни звезди. Регистрацията на марката е за стоки и услуги от
клас 9 и 41 според класификацията, установена от Ницката спогодба за международна
класификация на стоките и услугите, за които се регистрират марки /Ницката
класификация/, сред които в клас 41 са посочени услугите по организиране на лотарии,
организиране на он-лайн залагания, информационни услуги в областта на развлеченията и
хазартните игри, организиране на он-лайн игри в глобална компютърна мрежа, осигуряване
на услуги в зали с игрални автомати и хазартни игри
От представените по делото документи за регистрация в Службата на
Европейския съюз за интелектуална собственост, както и от извършената служебна справка
от съда на електронната страница на службата е видно, че е извършена регистрация на две
търговски марки. Първата от тях е марка, която е регистрирана с рег. № *********, по
подадена заявка от 18.04.2012 г., за услуги от клас 41 от Ницката класификация, като срокът
на действие на регисрацията е до 18.04.2032 г. Тази марка се състои от словен елемент
„efbet”, изписан в характерен шрифт на латиница с малки букви, като над първата буква „e“
в полудъга са разположени три петолъчни звезди, които са фигуративни елементи. С оглед
на двата вида елементи, от които се състои марката, трябва да се заключи, че тя има
характер на комбинирана марка. Втората марка също е комбинирана, тъй като се състои от
словен елемент „ефбет”, изписан в характерен шрифт на кирилица с малки букви и
фигуративен елемент, представляваща изображение на три петолъчни звезди, разположени
2
над първата буква „e“ в полудъга. Тази марка е регистрирана с рег. № *********, по
подадена заявка от 07.12.2017 г., за услуги от клас 41 от Ницката класификация, като срокът
на действие на регистрацията е до 07.12.2027 г. В регистъра на Службата на Европейския
съюз за интелектуална собственост като лице, което притежава правата върху тези две
марки, е вписано ищцовото такова.
Видно от извършената служебна справка, „ЕВРО ИЗТОК“ с ЕИК *********, е
вписано в Търговския регистър на 23.09.2008 г., като, считано от 28.04.2016 г. фирмата на
същото е променена на „Ефбет“ ООД, актуална и към момента на даване ход по същество
на спора пред въззивната инстанция. Предметът на дейност на ответното дружество е
организиране на лотарии, томболи, числови лотарийни игри, залагания върху резултати от
спортни състезания, букмейкърска дейност, организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрални зали, изграждане и експлоатация на заведения за хазартни игри,
вътрешна и външна търговска дейност, както и други дейности и услуги, които не са
забранени със закон.
Съгласно представения като писмено доказателство Протокол от заседание на
извънредно общо събрание на съдружниците в „Ефбет“ ООД, последните са взели
единодушно решение за промяна на фирменото наименование на „НМ Гейминг“ (NM
Gaming), което, както бе посочено по – горе, не е вписано по партидата на търговеца.
Останалите събрани доказателства съдът намира за неотносими за правилното
решаване на спора.
При така установената фактическа обстановка и в изпълнение на правомощията
си по чл. 269 от ГПК, съдът намери от правна страна следното:
Предявени са обективно кумулативно съединени искове по чл. 116, ал. 1, т. 1 и т.
2 от ЗМГО, съгласно които разпоредби исковете за нарушение на правата по този закон
може да бъдат за установяване факта на нарушението (т.1) и преустановяване на
нарушението и/или за забрана за извършване на дейността, която ще съставлява нарушение
(т.2). В този смисъл е и разпоредбата на чл. 17, § 1 от Регламент (EC) 2017/1001, в който е
посочено, че отношенията между правните субекти, които са възникнали от нарушения на
правото върху марка на ЕС се уреждат от националното законодателство относно
нарушението на правата върху национална марка. Това правило отнесено към конкретния
казус означава, че при извършване на преценка дали е налице нарушение на притежаваното
от ищеца право върху търговските марки на ЕС приложение ще намерят нормите на ЗМГО,
който закон е националният такъв на Република България, на територията на която държава
е извършено нарушението на правото на марка, в който е регламентирано кога е налице
нарушение на това изключително право върху обект на интелектуална собственост, както и
какви права възникват в полза на неговия титуляр срещу лицето, което е извършило
действията, които представляват нарушен.
С разпоредбата на чл. 13, ал. 1 ЗМГО /отм./ законодателят е предвидил, че
правото върху марка включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с
нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската си дейност
3
знак, който: 1) е идентичен на марката за стоки или услуги, идентични на тези, за които
марката е регистрирана; 2) поради неговата идентичност или сходство с марката и
идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува
вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака
с марката; 3) е идентичен или сходен на марката за стоки или услуги, които не са идентични
или сходни на тези, за които марката е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с
известност на територията на Република България и използването без основание на знака би
довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на
по-ранната марка или би ги увредило. Съгласно чл. 13, ал. 2 ЗМГО /отм./ използването в
търговската дейност на знак, който има признаците, посочени в чл. 13, ал. 1 ЗМГО /отм./, е
налице когато е извършено което и да е от следните действия: 1) действия по поставянето на
знака върху стоките или върху техните опаковки; 2) действия по предлагането на стоките с
този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както
и предлагането или предоставянето на услуги с този знак; 3) действия по внос или износ на
стоките с този знак; 4) действия по използване на знака в търговски книжа и в реклами.
Когато се установи, че лице, различно от притежателя на право на регистрирана марка и без
съгласието му използва в търговската си дейност знак по смисъла на чл. 13 ЗМГО /отм./, то
тогава е налице нарушение на това право.
В чл. 13, ал. 1 от ЗМГО, обнародван в ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г. и действащ към
момента на даване ход на устните състезания пред СГС, е предвидено, че правото върху
марка включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани
на трети лица без негово съгласие да използват в търговската си дейност всеки знак за стоки
и/или услуги, който: 1) е идентичен на марката за стоки или услуги, идентични на тези, за
които марката е регистрирана; 2) e идентичен или сходен на марката и е използван за стоки
или услуги, идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, ако съществува
вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака
с марката; 3) е идентичен или сходен на марката, независимо дали е използван за стоки или
услуги, които са идентични, сходни или не на тези, за които марката е регистрирана, ако
марката се ползва с известност на територията на Република България и използването без
основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния
характер или известността на марката или би ги увредило. Съгласно следващата ал. 2,
използването в търговската дейност на знак, който има признаците, посочени в чл. 13, ал. 1
ЗМГО, е налице когато е извършено което и да е от следните действия: 1) действия по
поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки; 2) действия по
предлагането на стоките с този 6 знак за продажба или пускането им на пазара,
съхраняването или държането им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на
услуги с този знак; 3) действия по внос или износ на стоките с този знак; 4) действия по
използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от
търговско или фирмено наименование; 5) действия по използване на знака в търговски
книжа и в реклами; 6) действия по използването на знака в сравнителна реклама по начин,
който е в нарушение на чл. 34 от Закона за защита на конкуренцията. Когато се установи, че
4
лице, различно от притежателя на право на регистрирана марка и без съгласието му
използва в търговската си дейност знак по смисъла на чл. 13 от ЗМГО, то тогава е налице
нарушение на това право съгласно нормата на чл. 113, ал. 1 от ЗМГО.
Макар отменения ЗМГО да не забранява изрично използването на фирма, сходна
с регистрирана търговска марка, с влизането в сила на чл. 7, ал. 5 от ТЗ през 2011 г.,
съгласно която разпоредба фирмата не може да бъде идентична или сходна със защитена
марка, освен ако търговецът има права върху нея (какъвто безспорно не е настоящият
случай), кръгът на действията, изрично посочени да съставляват нарушение по чл. 113, ал. 1
от ЗМГО, е уеднаквен.
Предвид изложеното, налага се обоснованият извод, че при действието на двете
нормативни уредби, за да е налице нарушение на правото върху търговска марка,
използването на определен знак като фирменото наименование на търговец трябва да
отговаря на едно задължително условие, а именно - да е осъществено от този търговец в
извършваната от него по занятие търговска дейност и то конкретно за отличаване на
определени стоки или услуги. Този извод следва пряко от нормите на чл. 13, ал. 1 ЗМГО
/отм./ и чл. 13, ал. 1 ЗМГО от 2019 г., в които е посочено, че правото на марка включва
правото на притежателя да я използва и да забрани на трети лица без негово съгласие да
използват знак, сходен или идентичен с марката, чрез което и да е от регламентираните
действия, когато това използване се извършва в тяхната търговска дейност за стоки и/или
услуги, т.е. касае се не за всяко използване на знака, а само за използването му в търговската
дейност на третото лице за обозначаване на конкретни стоки и услуги, при което
обозначаване последните се отличават от други стоки и услуги от същия вид, предлагани от
различни правни субекти. След като не всяко използване се включва в правомощията на
притежателя на комплексното право върху марка, а само това, отговарящо на посочените
условия, съдът счита, че само това използване на знак от трето лице може да представлява
нарушение на това право. Посоченият извод се налага и при съобразяване на разпоредбата
на съображение 19 от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от
16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно
марките, чиито норми са въведени в националното законодателство със ЗМГО от 2019 г. В
нея е предвидено, че понятието за нарушение на марка следва да включва и използването на
знака като търговско наименование или подобно указание, при условие, че използването се
прави за целите на отличаването на стоките или услугите. Това означава, че и Директивата,
която е транспонирана с новия закон, с който се регулират процесните отношение, изрично е
регламентирано, че не всяко използване на знака като фирмено наименование представлява
нарушение на правото на марка, а само това използване, което отговаря на допълнителното
условие, а именно да се прави за целите на отличаване на конкретни стоки или услуги. Това
законодателно разрешение е възприето с оглед на факта, че само ако използването на
фирмата, с която един търговец е вписан в търговския регистър, е осъществено с изрично
посочената цел, с него би могло да се засегне основната функция на марката, която е да
отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и с това да гарантира на
5
потребителите произхода на стоките или услугите, която функция се защитава с въведената
с националния закон закрила. В този смисъл е произнасянето на ВКС по реда на чл. 290 ГПК
- Решение № 215 от 08.08.2014 г., постановено по т.д. № 1023/2012 г. по описа на ВКС, I т.о
В свое Решение № 215 от 08.08.2014 г., постановено по т. д. № 1023/2019 г., ВКС, ТК, I TO,
приема, че простото регистриране на търговско наименование, идентично или сходно с
притежавана от друг правен субект търговска марка, за идентични или сходни стоки и/или
услуги с тези, предмет на търговската дейност на регистриращия фирменото наименование
търговец, не изчерпва състава на нарушение правото на търговска марка по смисъла на чл.
13, ал. 1 от ЗМГО (отм.), а такова ще е налице, когато начинът на използване на
регистрираното фирмено наименование е от естество да накърни присъщите на търговската
марка функции, а именно: използвано е по начин, свързващ го с предлаганите стоки и/или
услуги, придаващ му характеристика на знак за тяхното индивидуализиране по произход и
създаващ вероятност от объркване на потребителя, която включва възможност за свързване
на фирменото наименование, използвано като знак и търговска марка. За да съставлява
нарушение, използването на регистрирано фирмено наименование по посочения начин
следва да е недобросъвестно – регистриралият го търговец следва да е знаел или да е бил
длъжен да знае за правата на притежателя на търговската марка и да желае или допуска
настъпването на противоправните последици.
Както бе посочено по – горе, процесните марки са комбинирани – състоят се от
няколко различни по вид елементи, поради което и за да се направи сравнение между тях
съдът дължи да отговори на въпроса как се възприема всяка една от тези марки от
съответния потребител и дали впечатлението, което тя създава, се определя от един или
няколко елемента, които се явяват доминиращи, а всички останали компоненти на марката
са незначителни и като такива нямат съществено значение за цялостното впечатление, което
тя създава у потребителя, както и кои са тези елементи. Преценката за това кой от всички
елементи от една търговска марка е доминиращ се прави при съобразяване на основната цел,
която има търговската марка съгласно чл. 9 ЗМГО, а имено да бъде знак, който е способен
да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица. Това означава, че
трябва да бъде установено кой от всички отделни компоненти на марката се възприема
основно от средния потребител на съответната стока или услуга, който се приема, че е
относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен, и въз основа на
кои от тези компоненти, които той възприема, може да отличи стоката или услугата с тази
марка като такава произхождаща от определен субект и съответно да я разграничи от стоки
или услуги от същия вид, които се предлагат от други субекти. С оглед на това, че в
комбинираните марки има както словни, така и фигуративни елементи, следва да се
съобрази това, че словните елементи по принцип са по-отличителни от фигуративните, тъй
като средният потребител на съответната стока или услуга я различава от друга такава от
същия вид основно по името, с което е означена, а не по различните фигури и рисунки,
които са изобразени.
Споделени следва да бъдат изводите на решаващия състав на СГС относно
6
липсата на изключителност на фигуративния елемент на процесните марки. Словните
елементи „efbet”, който е част от националната марка и по-рано регистрираната марка на
ЕС, и „ефбет“, който е част от по-късно регистрираната марка на ЕС, са доминиращи при
възприемането от средния потребител на всяка една от процесните комбинирани търговски
марки. Във всяка една от марките той е изписан като централна част от цялото изображение
с черни букви в характерен удебелен шрифт. И трите търговски марки имат освен словния
елемент и фигуративен такъв, който представлява три петолъчни звезди, които са много по-
малки по размер от словния надпис и са разположени само от едната му страна, в полукръг
над буквата „е“, която е първата от словния елемент. С оглед мястото, на което са поставени
фигурите на звезди в марките, трябва да се заключи, че този елемент има допълваща роля в
целия надпис. Освен това рисунката на трите малки по размер звезди не се ползва с някаква
оригиналност и характерност, поради което и не би могла да отвлече вниманието на
потребителя на услугата от словния елемент, който има основно и централно място в цялото
изображение. Следователно фигуративният елемент в трите марки няма съществено
значение при възприемането им от потребителя и не е такъв, въз основа на който може да
бъде отличена стоката или услугата, която е обозначена с марката, като такава
произхождаща от определен търговец при сравнението й с други стоки и услуги от същия
вид, предоставяни от други търговци.
При изследване на словните елементи обаче, съдът намери сходство между
фирмата на ответника и регистрираните марки. Словният знак „ЕФБЕТ” и словният елемент
от по-късно регистрираната марка на ЕС „ефбет“ са сходни във визуално отношение и са
идентични в звуково и смислово отношение, тъй като думата, от която се състои словният
компонент на марката се съдържа изцяло в знака, като и в двата елемента тя е изписана на
кирилица, произнася се по един и същи начин и има едно и също значение – това е
измислена дума, съдържаща английската дума „bet”, означаваща залагам, но изписана на
кирилица. Разликата във визуално отношение се изразява единствено в това, че при знака
думата е изписана изцяло с големи букви, а в марката – с малки. Тази разлика обаче не е
определяща при цялостното възприемане на словната част на марката и знака от
потребителя, който остава с впечатление, че се касае до един и същи по съдържание текст. С
оглед на това съдът намира, че във визуално, смислово и фонетични отношение е налице
много високо по степен сходство между словния елемент на регистрираната марка на ЕС и
използвания от ответника знак. С оглед на горното и предвид факта, че словният елемент се
явява доминиращ и отличителен такъв за всички търговски марки, притежавани от ищеца,
следва да се заключи, че е налице висока степен на сходство между марките и използвания
от ответника знак.
На следващо място, налице е недобросъвестност у ответника. Предвид факта, че
вписването на решението на Общото събрание на съдружниците на „Ефбет“ ООД за
промяна на фирмата на последното е станало след подаване на заявките за вписванията в
регистъра за марките, воден от Патентно ведомство на Република България, респ. в
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост – през 2016 г., поради което
7
въззиваемото дружество следва да се счита уведомено за права на трето лице върху
посочените марки.
Въпреки изложеното, споделени следва да бъдат решаващите мотиви на СГС
относно неоснователност на исковете. Както бе посочено по – горе, простото регистриране
на търговско наименование, идентично или сходно с притежавана от друг правен субект
търговска марка, за идентични или сходни стоки и/или услуги с тези, предмет на търговската
дейност на регистриращия фирменото наименование търговец, не изчерпва състава на
нарушение правото на търговска марка, а такова ще е налице, когато начинът на използване
на регистрираното фирмено наименование е от естество да накърни присъщите на
търговската марка функции, а именно: използвано е по начин, свързващ го с предлаганите
стоки и/или услуги, придаващ му характеристика на знак за тяхното индивидуализиране по
произход и създаващ вероятност от объркване на потребителя, която включва възможност за
свързване на фирменото наименование, използвано като знак и търговска марка. В
конкретния случай, ищецът не е изложил твърдения, както и не е ангажирал доказателства в
обратната насока, а именно, че ответникът извършва търговска дейност чрез предлагане на
стоки и/или услуги, индивидуализирани чрез фирменото му наименование, поради което и
искът по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗМГО следва бъде отхвърлен като недоказан.
Поради неоснователност на иска за установяване на нарушение на
изключителните права върху процесните марки, отхвърлен следва да бъде и искът за
осъждане на ответника да преустанови твърдяното нарушение по чл. 116, ал. 1, т. 2 от
ЗМГО.
Поради съвпадение в крайните изводи на двете съдебни инстанции, постановено
следва да бъде Решение, с което обжалваното такова да бъде потвърдено на основание чл.
272 от ГПК.
Макар на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК въззиваемото дружество да има право на
разноски за настоящото производство, съдът не е сезиран с такова искане, а страната не е
ангажирала доказателства за заплатени такива, поради което разноски за въззивното
производство не следва да бъдат присъждани.
Водим от горното и на основание чл. 272 от ГПК, съдът:
РЕШИ:
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 473 от 29.04.2022 г., постановено по т. д. №
1067/2021 г. на СГС, ТО, VI – 17 –ти състав.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд на Република
България в едномесечен срок от съобщението до страните по реда и при условията на чл.
280 от ГПК.
Председател: _______________________
Членове:
8
1._______________________
2._______________________
9