Р Е Ш Е Н И Е №

 

           гр. София, 02.04.2019г.

                                              

                                     В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Софийски  градски съд, Търговско отделение, VІ-23 състав, в открито заседание на деветнадесети февруари две хиляди и деветнадесета година, в състав: 

 

                                                                                                 Председател: Анна Ненова

 

при секретаря Маргарита Димитрова като разгледа  докладваното от съдията докладчик т.д. № 2485 по описа за 2017г. и за да се произнесе  взе предвид следното:

Предявени са искове с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 76, ал. 2, т. 3 от ЗМГО.

 Ищецът „Т.“ АД твърди, че е собственик на търговска марка Т., регистрирана като национална марка в Патентно ведомство на Република България с рег. № 6696Y Т.-комбинирана,  за услуги от класове 35 и 39, с приоритет от 13.04.1998г. Ответното дружество предлага в редица магазини и други локации (посочени в списък, приложен към исковата молба) услуги от клас 35, а именно услуги, свързани с търговия със С..М, под марка „Т.“. Знакът е изключително сходен на регистрираната от ищеца търговска марка, използва се в търговска дейност при идентични услуги, като ищецът не е давал съгласието си за използването на знака Т.от страна на ответника. Сходството е до степен, при която съществува вероятност от объркване на потребителите. 

Като прави подробен сравнителен анализ между марката  Т., съответно ползвания от ответника знак (за сходство от визуална, фонетична и семантична гледна точка), услугите (търговия със С..М) и сочи на вероятността от объркване на потребителите (поради това, че Т.ще бъде възприет като отличителен елемент в състава на атакувания знак, за което в исковата молба има позоваване и на практиката на СЕС – Решение от 22.05.2008г. по дело Т-205/06 и Решение от 14.07.2005г. по дело Т-312/03), ищецът иска да бъде постановено решение, установяващо факта на нарушение от страна на ответника на правата върху търговска марка рег. № 6696Y Т., да бъде задължен ответникът да преустанови нарушението, както и да бъде задължен да разгласи за своя сметка диспозитива на решението в два всекидневника и в часови пояс на телевизионна организация с национално покритие, определени от съда.

Съгласно представения към исковата молба списък на търговските обекти, където се осъществява твърдяното нарушение, те са съответно на адреси София 1700, бул.“Симеоновско шосе“ 4, София 1632, ул.“Бойчо Бойчев“ 80, до ул.“Околовръстен път“ 101, София 1320, кв. „Банкя“, ул.“Разтоварище“ 19, ж.п. гара Банкя, София 1680, ж.к.“Бели Брези“, ул.“Дойран“ 19, София 1404, ул.“Околовръстен път“ 59, София 1404, ул.“Околовръстен път“ 28, до Ботаническа градина, София 1360, бул.“Сливница“ 171 и ул.“Генерал Константин Константинов“, София 1172, ул.“Никола Габровски“ 9, товарна гара Пионер, София 1172, ул.“Никола Габровски“ и бул.“Симеоновско шосе“, товарна гара Пионер, София 1172, бул.“Симеоновско шосе“ и ул.“Никола Габровски“, товарна гара Пионер, София 1614, бул.“Никола Петков“ 151А, София 1225, кв.“Орландовци“, ул.“Нешо Бончев“ 28А, София 1527, ул.“Владайска река“ 4, товарна гара Сточна гара, София 1138, кв.“Горубляне“, ул.“Самоковско шосе“ № 131 (срещу СБА),   Мрамор 1261, ул.“Васил Левски“ 51,  Нови Искър 1280, ул.“Искърско дефиле“ 143А, Приморско 8180, път“Бургас – Царево ІІ“ 99, Драгичево 2351, главен път Е79 и Враца 3000, бул.“Васил Кънчов“, на 50 метра от ул.“Георги Апостолов“.    

Ищецът е поискал да бъде взето предвид още, че във връзка с нарушаващото използване на знак, сходен на търговската марка на ищеца и по негов сигнал с вх. № 70-00-456 от 09.02.2017г., в Патентното ведомство е било образувано административно производство за установяване на нарушение на регистрирана търговска марка по чл. 81 и сл. от ЗМГО. Административното производство е завършило с издаването на акт за нарушение на права върху регистрирана марка, което следва да покаже, че административният орган, който е натоварен с регистрацията и експертизата на търговски марки е счел, че е налице сходство, което е до степен, при която съществува вероятност от объркване на потребителите. Материалните изисквания на закона за установяване на нарушение по чл. 81 и сл. от ЗМГО и такова по чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от ЗМГО са идентични.

Ответникът „Т.2“ ЕООД оспорва предявените искове като неоснователни и недоказани.

Възразява, че не е използвал марката на ищеца. Знакът „Сдружение Т.“ е поставян от трето лице –С.„Т.“. Използва се фирмено име, което е информативно, свободно и не е използвано в качеството на „знак“, който да указва търговския произход на стоката. Фирменото име е обект на закрила по ТЗ (чл. 7- чл. 11) и съгласно чл. 14 от ЗМГО изрично не може да бъде ограничавано от правото на търговска марка. Ответникът използва своето фирмено име, включително при издаваните фискални бонове, а името „Сдружение Т.“, на което е член -  единствено с информационна цел, т.е. че ответникът е част от сдружението. Не всички посочени от ищеца обекти са на ответното дружество. Фирменото име е  по-ранно от марката на ищеца. Ответникът е регистриран с решение от 27.01.1997г. на СГС по ф.д. № 727/1997г. Не са ангажирани доказателства за съставомерността на деянието, включително вината на нарушителя. Използването на наименованието не попада в обхвата на закрилата на марката, а е свободно и не може да бъде забранено на основание чл. 14, т. 2 от ЗМГО.    Марката на ищеца няма отличителна способност. Словният елемент „Т.“ в знака не може да бъде възприет като доминиращ и отличителен. Регистрираната марка на ищеца е комбинирана, като представлява съвкупност от специфичен шрифт, начин на изписване и фигуративен елемент, които придават отличителност на марката му. Нито един от тези отличителни елементи не се използва по какъвто и да е начин от ответника, поради което не е налице сходство и вероятност от объркване. В обществото словният елемент „Т.“ е загубил своята отличителност, тъй като в търговския регистър към Агенция по вписванията са регистрирани почти 50 дружества с фирмени имена, включващи думата „Т.“. Тя е станала нарицателно, обичайно използвано в говоримия български език и търговската практика по смисъла на чл. 11, ал. 3 от ЗМГО. В следствие използването самото понятие е придобило родово значение. Посочените решения на СЕС са неотносими и неприложими в случая, тъй като касаят директно сравнение между два знака, представляващи търговски марки. В случая се сравнява фирмено име с име с фигуративна марка, притежаваща специфичен шрифт и фигуративен елемент. Няма вероятност от объркване, тъй като потребители на услугите на ответника в огромната си част са професионалисти. Ищецът над 20 години е търпял използването на „Т.2“ от ответника и на „Сдружение Т.“ от това лице (чл. 27, ал. 1 от ЗМГО). Между ищеца и ответника е имало в продължение на години търговски покупко-продажби. Върху твърдяното нарушение е изтекла абсолютна давност.

Изрично е уточнено, че се оспорват като обекти на ответника само тези в Приморско и Враца.

В хода на делото са представени доказателства за отмяна на издаденото срещу ответника наказателно постановление, за предявен иск срещу ищеца по чл. 26, ал. 3, т. 4 от ЗМГО, за подавана опозиция срещу искана регистрация на марка на ищеца, искане за регистриране на търговска марка съдържаща знака „Т.“ от ответника, както и за искане на отмяна на марката на ищеца поради това, че не е ползвана повече от пет години след регистрацията.

И двете страни са представили писмени защити с допълнително изложени съображения по същество на спора, както и е  поискано  присъждането на разноски по чл. 78, ал. 1 и ал. 3 от ГПК.

   

По предявените искове

Съдът като съобрази фактите и доказателствата по делото, поотделно и в тяхната съвкупност, възприема от фактическа страна по делото следното:

Ищецът е търговско дружество, първоначално регистрирано по ф.д. № 7267/1990г. на Софийски градски съд. След преобразуването му от държавна фирма (предприятие, част от  ДСО“Т.“ отпреди 1989г.) в едноличено дружество с ограничена отговорност с държавно имущество с наименование „Горивни и С..М“, през 1995г. правноорганизационната форма на дружеството е била променена на  еднолично акционерно дружество с държавно имущество, както е било променено и наименованието - „Т.“ ЕАД. В последствие дружеството е било  приватизирано, а след създаване на търговския регистър при Агенция по вписванията - и  пререгистрирано в търговския регистър при Агенция по вписванията  през 2009г.   Негов предмет на дейност е,  освен другото, вътрешна и външна търговия със С..М и стоки за промишлено и жилищно обзавеждане.

Дружеството е заявител и притежател на марка с наименование Т., вид - комбинирана, тип - индивидуална, с изображение  на марката словният елемент Т., изписан със специфичен червен шрифт, с високи масивни ръкописни букви с лек наклон надясно,   както и до него от ляво – фигуративен елемент, представляващ стилизирано изображение на пламък в червено и оранжево. Марката е хоризонтално разположен правоъгълник с жълт фон.

Марката е  с дата на заявяване 13.04.1998г. – номер на заявката **********N, дата на регистрация 28.04.1998г. – регистров номер 0006696Y, с покровителствен срок до 13.04.2028г., с класове по Виенската класификация 01.15.05, 26.11.14, 27.05.01, съответно класове по Ницската класификация 35. търговски сделки, услуги, свързани с търговия със С..М, отдаване под наем на магазини, нафтопунктове, бензиностанции, търговско представителство и посредничество и 36. транспорт, опаковане, съхранение и спедиция на строителни и горивни материали, отдаване под наем на складове.  

Ищцовото дружество има регистрации и на други марки  (фамилия марки), съдържащи словния елемент „Т.“ с покровителствен срок от 1998г., което няма никое друго дружество, включително ответникът.

Ответникът е търговско дружество, регистрирано първоначално по ф.д. № 727/1997г. на Софийски градски съд, а през 2009г. -  пререгистрирано в търговския регистър при Агенция по вписванията. Предмет на дейност на дружеството, освен другото, е търговия с всякакви стоки за населението.

Обстоятелствата се установяват от вписванията в търговския регистър при Агенция по вписванията, както и от представените от страните писмени доказателства във връзка с тези вписвания, включително по фирмените дела пред Софийски градски съд.

Съответно на предмета си на дейност ответникът осъществява  дейност в търговски обекти - София , бул.“Симеоновско шосе“ 4, София, ул.“Бойчо Бойчев“ 80, до ул.“Околовръстен път“ 101, София, кв. „Банкя“, ул.“Разтоварище“ 19, ж.п. гара Банкя, София, ж.к.“Бели Брези“, ул.“Дойран“ 19, София, ул.“Околовръстен път“ 59, София, ул.“Околовръстен път“ 28, до Ботаническа градина, София, бул.“Сливница“ 171 и ул.“Генерал Константин Константинов“, София, ул.“Никола Габровски“ 9, товарна гара Пионер, София, ул.“Никола Габровски“ и бул.“Симеоновско шосе“, товарна гара Пионер, София, бул.“Симеоновско шосе“ и ул.“Никола Габровски“, товарна гара Пионер, София, бул.“Никола Петков“ 151А, София, кв.“Орландовци“, ул.“Нешо Бончев“ 28А, София, ул.“Владайска река“ 4, товарна гара Сточна гара, София, кв.“Горубляне“, ул.“Самоковско шосе“ № 131 (срещу СБА),   Мрамор, ул.“Васил Левски“ 51,  Нови Искър, ул.“Искърско дефиле“ 143А и Драгичево, главен път Е79,   където предлага и С..М.

На  обектите (различни сгради – складове и магазини) са поставени  табла, на които върху бял фон, хоризонтално разположен, наподобяващо правоъгълник,  отграничено със зелени  линии, с различен шрифт на три реда са изписани съответно „Сдружение“ (с по-дребен черен шрифт, удебелени буквите вертикално, отляво и от дясно вписани хоризонтални зелени линии), под него – „Т.“ (с 4-5 пъти по-едър черен шрифт, с главни печатни масивни букви, със серифи, удебелени вертикално, и вписана отдолу цялостна зелена линия, явяваща се разделителна), както и  под него, също с по-дребен черен шрифт с печатни букви с разредка  – „с т р о и т е л н и     м а т е р и а л и“.

Обстоятелствата по ползването на обектите от ответника, осъществяваната търговска дейност в тях и поставените табла се установяват от представения от ищеца снимков материал по делото, износни бележки и фискални бонове, издавани от ответника.  Същевременно при дадена изрична възможност ответникът не е  оспорил, че осъществява търговска дейност в тези обекти. С.„Т.“, чието наименование е изписано върху таблата, е юридическо лице, регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ. Регистрацията е от  2005г. по ф.д. № 13768/2005г. на Софийски градски съд, въз основа на постановено съдебно решение. Учредители, съответно членове на сдружението,  са  множество търговски дружества, включително ответникът, част от които свързани с управителя на ответното дружество В.О.Щ., който представлява и самото сдружение. След регистрацията на сдружението по фирменото дело не са били извършвани други вписвания или обявявания, нито сдружението  е пререгистрирано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията. 

Създаването на сдружението е било мотивирано от учредителите му с необходимостта от създаване наС.с нестопанска цел, което да подпомага развитието на търговията и производството със строителни, инертни материали, оборудване, обзавеждане, аксесоари и консумативи за строителството в Република България.   Това е била и една от целите на сдружението, съгласно вписването при регистрацията. Сдружението е със седалище и адрес на управление ***.

Не се установява по делото таблата, съдържащи думите  „Сдружение“, „Т.“ и „с т р о и т е л н и  м а т е р и а л и“ да са поставени на обектите на ответника (посочени по-горе)  отС.„Т.“. По делото няма доказателства за такива обстоятелства. Седалището и адресът на управление наС.„Т.“  са различни от адресите на обектите, както и на таблата е вписан изразът „С..М“ – за обозначение, че в обектите се предлагат такива материали за продажба, каквато търговска дейност сдружението не може да извършва и не се установява да извършва.

Не се установява и с поставянето на таблата (платната) да се означава качеството на ответника член наС.„Т.“. Няма отбелязване на такова обстоятелство върху таблата.

При тези възприети от съда обстоятелства и при преценка на фактите и доказателствата  по делото съдът приема, че таблата на обектите са поставени и се поддържат от ответника „Т.“ ЕООД и това е във връзка с търговската дейност, осъществявана от  него в обектите – за нейното обозначаване,  рекламиране и идентифициране и по-специално за обозначаване, че в търговските обекти на място се предлагат за продажба С..М.

Знакът „Т.“ върху таблата е сходен на регистрираната от ищеца търговска марка „Т.“, налице е идентичност на услугите, за които е регистрирана марката  и тези предоставяни в обектите на ответника, както и поради това съществува вероятност от объркване на потребителите.

В този смисъл, по поставена задача за изготвяне на сравнителен анализ между регистрираната марка на ищеца и твърдения като нарушаващ знак,  е заключението на изслушаната по делото единична съдебно-маркова експертиза, изготвена от вещото лице В.П.Я..

В заключението е изложено  принципното положение в марковата практика, че когато общият елемент (идентичен или сходен) има доминиращо въздействие, може да се направи заключение за сходство. При обща оценка на марката на ищеца и ползвания от ответника знак, след формирани изводи за  смислова идентичност, визуално сходство и фонетична идентичност на  общия словен елемент „Т.“ и констатирано  доминиращо въздействие на този  общ словен елемент, е прието сходство (във висока степен) между марката на ищеца и използвания от ответника в търговската му дейност знак („Т.“).  Експертизата е определила като доминиращ елемент в знака словният „Т.“, защото веднага грабва погледа и се „набива на очи“, разположен е централно, заема най-голяма част  и превалира над всички останали словни елементи, предвид, че височината на буквите е 4-5 пъти по-голяма от останалите, той е лесно запаметяем и възпроизведим, а благодарение на масивните високи букви и графичното си представяне обуславя общото впечатление, което  оставя в потребителя.    Също съгласно марковата практика, посочено в заключението, съществено е да се държи сметка за сходството, а не за различията, защото то е, което остава в паметта и възстановява във въображението на потребителите. При сравнението потребителите не правят педантично сравнение на марката и отделните й съставящи компоненти, а възприемат марката като цяло и не анализират детайлите. 

Експертизата е констатирала идентичност и на предлаганите от ответника услуги с услугите, за които е била регистрирана марката на ищеца.

Мнозинството от вещите лица в тройната съдебно-маркова експертиза по делото (вещите лица С.Г.В. и А.А.Ч.) потвърждават крайните изводи на вещото лице по първоначалната експертиза.

Допълват, че съществува вероятност от объркване на потребителите. При наличието на поредица (фамилия) от марки, както е в случая, вероятността от объркване следва по-специално от факта, че потребителят може да се заблуди относно това откъде произхождат или произлизат услугите, обозначени със знаци идентични/сходни на регистрираната марка и погрешно да сметне, че знакът е част от тази поредица (фамилия) марки. Систематичната употреба на общия елемент „Т.“ на поредицата марки в комбинация с други второстепенни по своята същност елементи може са накара потребителите да не забелязват несъществените разлики, като считат, че те по-скоро означават нов вид услуга на същото лице. Не е необходимо някои или всички марки от поредицата да се ползват с известност сред потребителите, за да се възприеме общия елемент в поредицата като идентифициращ услугите на дадено лице.   Приема се, че средният потребител е сравнително добре информиран, умерено наблюдателен и внимателен при избора си на покупка, като нивото на внимание се променя в зависимост от съответната категория услуги. Но средният потребител не винаги има възможност за директно сравнение между знаците и регистрираните марки, поради което трябва да се довери на несъвършеното изображение, запазило се в паметта му. Ищецът е единственото дружество, което има регистрации на фамилия марки, съдържащи словния елемент „Т.“ с покровителствен срок от 1998г.

Съгласно единичната експертиза, в отговор на поставени от ответника въпроси във връзка с възраженията, че марката на ищеца няма отличителна способност, е било дадено заключение, че  отличителен елемент в марката на ищеца е словният Т.в комбинация с образния пламък, тъй като в най-голяма степен служат за осъществяване на основната функция на марката – да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица. В знака на ответника отличителният елемент е словният Т.. „Сдружение“ е неотличителен елемент – правна форма, а „С..М“ – описателен.  Хоризонталните линии служат и се възприемат като начин за рамкиране и украса на знака.   Спрямо строителните материали този доминиращ елемент е отличителен, при което от вещото лице е било прието, че марката на ищеца притежава отличителна способност за услугите от клас 35 “услуги, свързани в търговия със С..М“.

Съдът приема изводите на единичната и мнозинството от вещите лица  от тройната експертиза като обосновани.

Вещото лице от тройната експертиза Р.К.М., изложила особено мнение, след подробни разяснения от марковата теория и практика и цитирани решения на СЕС, е посочила основно, че има един и същи доминиращ словен елемент „Т.“, както и че се касае за ниска степен на визуално сходство, фонетично сходство на средно ниво и смислово сходство на средно ниво, но е направила извод, че между регистрираната марка  на ищеца и нарушаващия знак на ответника не съществува такова сходство, което може да доведе до объркване на потребителите или до възможност за свързване с марката на ищеца, тъй като от години в търговската практика този термин е станал обичайно означение на обекти, предлагащи както материали за отопление, така и С..М и свързаните с тях услуги от различни юридически лица. Посочено е, че повече от 40 години преди 1989г. в България е функционирало ДСО“Т.“ и в складовите бази са се предлагали и С..М, поради което за потребителите „Т.“ е място, където могат да се снабдят с горивни и С..М. На същото основание от вещото лице е направен и извод, че думата „Т.“е изгубила отличителния си характер по отношение на услугите, свързани със С..М, в каквато връзка също е изложено особено мнение. Елементи, които нямат отличителен характер по отношение на стоките и/или услугите, за които се отнасят знаците следва да бъдат игнорирани при оценката на сходството на знаците като цяло, независимо колко доминиращо е тяхното въздействие в състава им. 

Съдът не приема изводът на вещото лице, че  „Т.“ като дума има значение на място, където потребителите могат да се снабдят с горивни и С..М, съответно, че думата „Т.“, отнесена към услуги, свързани с търговия със С..М, се възприема като синоним на „склад за С..М“. Този извод е необоснован и не се подкрепя от доказателствата и обстоятелствата по делото. Смисловото (речниково) значение на думата „Т.“ в тълковни речници, издавани от 1989г.  и до момента е неизменно. Думата „Т.“ има едно значение – най-общо материал за отопление, тя няма значение на склад за С..М, включително като термин от търговската практика. В този смисъл са   Български тълковен речник, София 1993, Издателство на БАН, Български тълковен речник, издателство „Наука и изкуство“, София 2001г., Български тълковен речник, изд. „Изток – Запад“, 2012г. и др. Оттук не може да се приеме и извода на вещото лице Р.К.М. за липса на възможност за объркване на потребителите. Допълнително първоначалното заключение по съдебно-марковата експертиза и това на вещите лица от мнозинството по тройната експертиза не са в противоречие, а съответстват на посочените от вещото лице, изразило особено мнение, разяснения от марковата теория и практика.  

Във връзка с възраженията относно отличителността на марката на ищеца, по делото от ответника е представено проучване (резултати от проучване, проведено сред фирми и специалисти в строително-монтажния бранш от март 2018г.), съгласно което значително мнозинство от анкетираните (67%) не свързват „Т.“ с конкретен субект, а с множество различни търговци и складове. По проучването обаче  е депозирано становище от хабилитирани преподаватели (представено от ищеца) с възражения по неговата представителност и  достоверност, при което то не се приема от съда. Не се установява неговата представителност и достоверност при оспорването му от другата страна.  

Не се установява по делото обектите Приморско 8180, път“Бургас – Царево ІІ“ 99 и Враца 3000, бул.“Васил Кънчов“, на 50 метра от ул.“Георги Апостолов“ да са обекти, в които ответникът осъществява търговска дейност. Това е изрично оспорено от него с молба от 19.03.2018г. във връзка с указания на съда, като въпреки дадената възможност от ищеца не са посочени и представени доказателства за осъществяване от ответника в обектите търговска дейност.    

    За марка с наименованиеС.Т.С..М, съответно изображение идентично с това по таблата на търговските обекти на ответника, като вид марка комбинирана, тип индивидуална, от ответника е била подадена  заявка **********N от 28.09.2017г. пред Патентно ведомство.

С опозиция 70078936/29.09.2017г., във връзка със заявена от ищеца марка „Т.“ (вх. № 144229 Т.– 14.12.2016г.),  ответникът е заявил, че е притежател на по-ранна сходна нерегистрирана марка „Сдружение Т.С..М“ (вх. № 147720), използвана действително в търговската му дейност на територията на Р България за услуги в класове 25, 36, 39, идентични на услуги в същите класове на заявената марка.

 След сезиране от страна на ищеца на 02.10.2017г.,  на основание чл. 81, ал. 1 от ЗМГО, е било издадено  наказателно постановление № 83/2017г. на заместник-председателя на Патентно ведомство на Република България, с което на ответника е била наложена имуществена санкция за това,  в търговската си  дейност по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 4 от ЗМГО, като предлага услуги в обекти, означени със знаци „Т.“, използва знаци,  сходни на регистрираната по национален ред марка с рег. № 6696Y, без съгласие на притежателя на марката „Т.“ АД. Обектите, съгласно постановлението, са били съответно на адреси София, ул.“Никола Габровски“ и бул.“Симеоновско шосе“, София, бул.“Симеоновско шосе“ 4, София, ул.“Околовръстен път“ 28, София, бул.“Никола Петков“ 151А, София, ул.“Бойчо Бойчев“ 80, кв. „Банкя“, ул.“Разтоварище“ 19, София, бул.“Сливница“ 171, София, ул.“Владайска река“ 4 и София 1680, ж.к.“Бели Брези“, ул.“Дойран“ 19.

В последствие наказателното постановление е било отменено след съдебно обжалване. Отмяната е била поради допуснато особено съществено процесуално нарушение на чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ЗАНН, довело до ограничаване на правото на защита на наказваното лице (ответника) в производството, но не са били разглеждани предпоставките по същество за налагането на административно наказание (така решение от 17.07.2018г. на Софийския районен съд, Наказателно отделение, 136 състав по н.а.х.д. № 20823/2017г., в сила от 31.01.2019г.).   

Същевременно на 08.12.2017г., също след образуване на настоящото дело, от ответника е било подадено искане 70084026/08.12.2017г. за отмяна на марката на ищеца на основание чл. 25, ал. 1, т. 1, вр. чл. 19 от ЗМГО – поради това, че марката не е била използвана на пазара за непрекъснат период от 5 години.

На 21.09.2018г. от ответника е била подадена и искова молба с предявен иск по чл. 26, ал. 3, т. 4 от ЗМГО за установяване на недобросъвестност на заявителя при заявяване на  марка на ищеца по делото, за което е било образувано т.д. № 1940/2018г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ-18 състав. Основно са били изложени твърдения за ползване на фирменото наименование на ответника от 1997г. и подаване на заявката за регистрация на марката на ищеца  повече от година по-късно от регистрацията на търговското дружество „Т.2“ ЕООД.

   

            При така установеното от фактическа страна, от правна страна  съдът  намира следното:

Считано от датата на подаване на заявка, чрез регистрация по национален ред, установен  в ЗТМПО  (отм., ДВ, бр. 81/14.09.1999г., в сила от 15.12.1999г.), ищецът е придобил правото върху комбинираната индивидуална марка с наименование Т.,  регистров номер 0006696Y, с покровителствен срок и понастоящем, с класове по Ницската класификация, включително 35 - услуги, свързани с търговия със С..М.

При действието на ЗМГО (обн. ДВ, бр. 81/14.09.1999г., в сила от 15.12.1999г.), и съгласно чл. 10, ал. 1 и ал. 3, правото на ищеца върху марката  включва възможността ищецът да  използва марката, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската си дейност знак, освен другото, който поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака, съществува вероятност за объркване на потребителите - възможност за свързване на знака с марката (чл. 13, ал 1, т. 2 от ЗМГО).  Използване в търговската дейност по смисъла на разпоредбата  е включително предлагането или предоставянето на услуги с този знак (чл. 13, ал. 2, т. 2 от ЗМГО).

Закрилата е идентична на предвидената в действалите Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21.12.1988 година за сближаване на законодателствата на държавите – членки относно марките и Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2008 година за сближаване на законодателствата на държавите – членки относно марките, както и в действащата понастоящем Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16.12.2015г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (чл. 10).   

            В случая ответникът предлага услуги, свързани с търговия със С..М, на обекти (съгласно възприетото от фактическа страна),  означени със знак „Т.“, за което няма съгласие на ищеца. Касае се за сходство на използвания знак с марката на ищеца, за идентичност на услугите, за които е регистрирана марката на ищеца, използването на знака от ответника е в търговска дейност (предлагане и предоставяне на услуги с този знак), при съществуваща вероятност за объркване на потребителите – възможност за свързване на знака с марката.

Използването е нарушение на правото на регистрирана марка по чл. 73, ал. 1 от ЗМГО, вр. чл. 13, ал. 1, т. 2, вр. чл. 13, ал. 2,  т. 2 от ЗМГО, и предявените от ищеца искове по чл. 76, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМГО – за установяване на факта на нарушението в обектите, приети като такива  на ответника, съответно преустановяване на нарушението, са основателни. Едновременно с исковете ищецът е поискал и разгласяване за сметка на нарушителя на диспозитива на решението на съда в два всекидневника  и в часови пояс на телевизионна организация с национално покритие и това искане на ищеца по чл. 76, ал. 2, т. 3 от ЗМГО по отношение на уважената част от останалите искове също е основателно.

Неоснователно е възражението на ответника, че не е налице сходство между марката на ищеца и знака на ответника.  

При преценяването на такова сходство или идентичност е релевантно създаваното общо впечатление от марката и знака, като се държи сметка за отличителните и доминиращи елементи. В случая има общ словен елемент „Т.“, който, съгласно възприетото от фактическа страна, е доминиращ и при марката, и при знака. В знака на ответника  „сдружение“ е неотличителен елемент (правна форма на юридическо лице по ЗЮЛНЦ, изобразен с пъти по-малък шрифт), „С..М“ има описателно значение, като думата е също със значително по-малък шрифт, а цветните хоризонтални линии са начин за рамкиране и украса на знака, но без някаква съществена отличителност или доминация. Така са налице основания преценката на приликата да се прави въз основа на доминиращия словен елемент – „Т.“, при което е налице сходство на знака на ответника с марката на ищеца. Останалите елементи от знака на ответника  са незначителни. Възприетото от съда е в съответствие и с практиката на СЕС (дело С-334/05). Също съгласно възприетото от фактическа страна, при преценка от страна на съда и на изложеното в тройната съдебно-маркова експертиза особено мнение,  не може да се приеме, че знакът е  станал обичайно означение на обекти, предлагащи С..М.

Не се установява и загуба на отличителност на марката, съответно че при регистрацията не е имало такава отличителност – няма установени по делото такива обстоятелства, съответно на изложеното от съда по депозираното от вещото лице от тройната съдебно-маркова експертиза особено мнение, само което вещо лице обосновава липса на отличителност (от съда са изложени съображения по неприемането на представеното от ответника проучване (резултати от проучване, проведено сред фирми и специалисти в строително-монтажния бранш от март 2018г.)). Няма данни и от ответника да е било правено искане по чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗМГО за отмяна на марката или по чл. 26, ал. 1 от ЗМГО  за нейното заличаване.

В настоящото производство не би могло и да се преценява  загуба на такава отличителност или началната й липса, във връзка с основната функция на търговската марка да индивидуализира стоките или услугите на пазара, свързвайки ги с даден производител и определено качество (гаранционна и рекламна  функция на марката). Отличителност на марката на ищеца (способност на марката да отличава, разграничава, което е и нейната същност) по отношение на услугите, свързани с търговия със С..М, е била възприета при нейната регистрация по реда на чл. 4 от ЗТМПО (отм.), когато е направена преценка за регистрабилност, и липса на отличителност, съответно евентуална загуба на отличителност може да бъде преценявана и установявана  в отделно административно производство. Способността на марката да отличава се изследва преди регистрацията и във връзка с искане за заличаването й.  В този смисъл най-общо следва да се разбира  и практиката на СЕС (дело С-39/97, дело С-196/11 – решение на Съда (трети състав) от 24.05.2012г.), като това следва и от правните последици на регистрацията, на производството при която е дадена публичност, независимо дали е на национална или европейска марка, и необходимостта да се  закриля правото върху марка, придобито чрез регистрацията до нейното заличаване/отмяна. Подходът в посоченото решение  следва да бъде възприет като приложим  и поради предприетото сближаване и на процесуалните правила с цел улесняване регистрацията на марки и нейното управление в целия Европейски съюз (Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16.12.2015г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките). Основните процесуални правила в областта на регистрацията на марките в държавите членки и в системата на марките на ЕС следва да бъдат приведени в съответствие. Производство по искане по чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗМГО за отмяна на марката или по чл. 26, ал. 1 от ЗМГО  за нейното заличаване не би имало и значение за настоящото съдебно производство до евентуална отмяна или заличаване на марката.

След приемането на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16.12.2015г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, с която  цели сближаването на законодателството на държавите – членки  и по процедурни въпроси, спиране на съдебно производство за защита на правото на марка би могло да бъде при евентуално доказано възражение за неползване на марката повече от пет години по  аргумент от  т. 32 от съображенията към Директивата, както и чл. 16 и 17 от Директивата, но в случая няма направено от ответника възражение за такива обстоятелства в срока за отговор на исковата молба  – че марката на ищеца, регистрирана за услуги, свързани с търговия със С..М, не е ползвана. Така, освен че не се касае за хипотеза по чл. 229 от ГПК за спиране (както е възприел съдът в хода на делото), фактически  направеното искане на ответника  за отмяна на марката на ищеца на основание чл. 25, ал. 1, т. 1, вр. чл. 19 от ЗМГО – поради това, че марката не е била използвана на пазара за непрекъснат период от 5 години, е  и неотносимо по делото. Съгласно чл. 133 от ГПК, когато в установения срок ответникът не подаде писмен отговор, не вземе становище, не направи възражения, не оспори истинността на представен документ или не упражни правата си по чл. 211, ал. 1, чл. 212 и чл. 219 от ГПК, той губи възможността да направи това по-късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.    

По изложеното в последното съдебно заседание, както и по изложените по-горе съображения, няма основание за спиране на настоящото производство и поради висящото исково производство пред Софийски градски съд, ТК, VІ-18 състав, по чл. 26, ал. 3, т. 4 от ЗМГО за установяване недобросъвестност на ищеца при регистрацията на марката.     

Неоснователно е още възражението на ответника, че не е налице  вероятност от объркване на потребителите при ползвания от ответника знак.

Вероятността от объркване представлява рискът потребителите да повярват, че съответните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия (дело С-342/97, С-120/04, С-425/98, С-206/04, С-334/05), а в случая, съгласно възприетото от фактическа страна, при наличието на поредица (фамилия) от марки, регистрирани единствено от ищеца, като правоприемник на предприятие, част от обединение с наименование „Т.“, създадено преди 1989г.,   вероятността от объркване следва от факта, че потребителите може да се заблудят  откъде произхождат или произлизат услугите, обозначени със знак, сходен на регистрираната марка, като сметнат, че знакът е част от тази поредица (фамилия) марки, както и систематичната употреба на общия словен елемент комбинация с други второстепенни по своята същност елементи може да накара потребителите да не забелязват несъществените разлики, като считат, че те по-скоро означават нов вид услуга на същото лице. В този смисъл са изводите на мнозинството от вещите лица от тройната съдебно-маркова експертиза, както и на вещото лице по първоначалната експертиза, които както вече се посочи от фактическа страна съдът споделя.  

В случая е безспорна идентичността на услугите, за които е регистрирана марката и тези, осъществявани от ответника в означените със знака „Т.“ обекти. Фактически той не и оспорил обстоятелството. Напротив в хода на делото   от ответника е подадена заявка за марка с наименованиеС.Т.С..М, с  изображение идентично с това по таблата на търговските му обекти, установени по делото, както и е подал опозиция  във връзка със заявена от ищеца марка „Т.“, с изложени възражения за притежавана  по-ранна сходна нерегистрирана марка „Сдружение Т.С..М“,  използвана действително в търговската му дейност на територията на Р България за услуги в класове 25, 36, 39, идентични на услуги в същите класове на заявената марка. Налице е използване за стоки или услуги, когато трето лице използва знак по начин, по който се установява връзка между знака, представляващ наименование на търговски обект и стоките, с които третото лице търгува или услугите, които също предоставя (дело С-17/06, съответно решение на съда (голям състав) от 11.09.2007г., С-96/09, Т-430/08, Т-534/08).   

  Без значение е търговското име (фирменото наименование на ответника) – „Т.-2“, съответно са неотносими разпоредбите на чл. 7-11 от ТЗ и чл. 14 от ЗМГО, разпоредбите на посочените европейски директиви относно търговското име, както и обстоятелството, че по правило търговското име, като обект на индустриална собственост,  се закриля  (чл. 1, ал. и чл. 8 от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, в какъвто смисъл е и  Решение № 154 от 08.12.2009г. по т.д. № 194/2009г. на ВКС, ТК, ІІ т.о.). По делото не се твърди нарушение във връзка с фирменото наименование на ответника, а  нарушаващ марката на ищеца друг знак. Или без значение е националната и международна защита на фирмените наименования, съответно изключителното право на носителя да употребява фирменото си наименование в гражданския и търговския оборот добросъвестно.

Същевременно процесният знак (част от него) е наименование на регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ юридическо лице с нестопанска цел (сдружение), но, съгласно възприетото от фактическа страна, не се установя таблата върху обектите на ответника да са поставяни и да се ползват от това лице, при което  не се обсъжда и правото на това юридическо лице на наименование, съответно разпоредбите на чл. 7, ал. 4 и ал. 5 от ЗЮЛНЦ, които установяват такова право.

Дори да е член на товаС.ответникът няма права във връзка с наименованието на сдружението, в което членува, нито се установява таблата да са поставяни от него като член на сдружението и за да информира за това си качество. Членственото правоотношение междуС.по ЗЮЛНЦ и всеки един от неговите членове е комплексно,  включва имуществени и неимуществени права и задължения на членовете, уредени в ЗЮЛНЦ и конкретизирани по съдържание в устава на сдружението, като съгласно ЗЮЛНЦ, неимуществените права на членовете са, най-общо, с управителен, защитен и контролен характер.

При изложеното, няма права, които ответникът да противопоставя относно ползвания от него знак – права върху марка, във връзка с  фирмено наименование, наименование наС.или членствено право в такова сдружение.

Търпимостта на ищеца по отношение на ответника, съответно неупражняването до образуване на настоящото дело на правото му по чл. 13 от ЗМГО да забрани на ответника, като трето лице, без негово съгласие да използва в търговската  дейност знак, който поради неговото сходство с марката на ищеца и идентичността на услугите на марката и знака, съществува вероятност за объркване на потребителите, не е основание за отхвърляне на исковете. Няма такова основание за погасяване на правото на марка или иск.

Не са налице и обстоятелства по чл. 27, ал. 1 от ЗМГО – ответникът няма регистрирана търговска марка, съответно не се касае за използване на по-късна марка, на което притежателят на права върху по-ранна марка да не може да се противопостави, ако в продължение на пет последователни години е търпял използването.      

Отговорността на ответника по делото (гражданска) няма връзка с евентуална негова административно-наказателна отговорност и поради това образуваното административно-наказателно производство, приключило с издаване на наказателно постановление по чл. 81 от ЗМГО, е без значение. Без значение и отмяната на постановлението по съдебен ред, още повече че отмяната, при възприетото от фактическа страна, е на процесуални основания.  

 Като цяло това са доводите и на ищеца по възраженията на ответника и те се споделят от настоящия съдебен състав.

Недоказано от ищеца е останало обстоятелството, че обектите Приморско 8180, път“Бургас – Царево ІІ“ 99 и Враца 3000, бул.“Васил Кънчов“, на 50 метра от ул.“Георги Апостолов“  са обекти, в които ответникът осъществява търговска дейност, при което искането за установяване на нарушение на марката на ищеца, свързано и с тези обекти, се отхвърля.

 По разноските

            Ищецът е поискал присъждане на направените по делото разноски. Установява разноски за платена държавна такса по исковата молба от 240 лева, 350 лева разноски за вещо лице и 2 000 лева разноски за адвокат. С оглед изхода на делото – установяване на нарушение относно притежаваната от него търговска марка, осъждане на ответника да преустанови нарушението и разгласяването му за сметка на ответника, по предявените искове, за които са направени разноските, тези разноски, общо 2 590 лева, са дължими изцяло (чл. 78, ал. 1 от ГПК).

Разноските на ответника за адвокатско възнаграждение и платени депозити за вещи лица, общо 5 450 лева, както се претендират разноските, не са дължими (чл. 78, ал. 3 от ГПК). 

            Воден от горното съдът

 

 

                                                               Р Е Ш И :

 

 

ПРИЗНАВА за установено, на основание чл. 76, ал. 1, т. 1 от ЗМГО, по иск на   „Т.“ АД, с ЕИК ****** и със седалище и адрес на управление ***, по отношение на  „Т.2“ ЕООД, с ЕИК******и със седалище и адрес на управление ***, факта на нарушение от  „Т.2“ ЕООД на правата на „Т.“ АД като притежател на търговска марка с рег. № 6696Y Т.-комбинирана,  за услуги включително от клас 35,  свързани с търговия със С..М, чрез предлагане на такива услуги в обекти, означени със знак „Т.“, на адреси София 1700, бул.“Симеоновско шосе“ 4, София 1632, ул.“Бойчо Бойчев“ 80, до ул.“Околовръстен път“ 101, София 1320, кв. „Банкя“, ул.“Разтоварище“ 19, ж.п. гара Банкя, София 1680, ж.к.“Бели Брези“, ул.“Дойран“ 19, София 1404, ул.“Околовръстен път“ 59, София 1404, ул.“Околовръстен път“ 28, до Ботаническа градина, София 1360, бул.“Сливница“ 171 и ул.“Генерал Константин Константинов“, София 1172, ул.“Никола Габровски“ 9, товарна гара Пионер, София 1172, ул.“Никола Габровски“ и бул.“Симеоновско шосе“, товарна гара Пионер, София 1172, бул.“Симеоновско шосе“ и ул.“Никола Габровски“, товарна гара Пионер, София 1614, бул.“Никола Петков“ 151А, София 1225, кв.“Орландовци“, ул.“Нешо Бончев“ 28А, София 1527, ул.“Владайска река“ 4, товарна гара Сточна гара, София 1138, кв.“Горубляне“, ул.“Самоковско шосе“ № 131 (срещу СБА),  Мрамор 1261, ул.“Васил Левски“ 51,  Нови Искър 1280, ул.“Искърско дефиле“ 143А и Драгичево 2351, главен път Е79, съставляващо  използване в търговската дейност на знак без съгласие на притежателя на марката по чл. 73, ал. 1, вр. чл. 13, ал. 1, т. 2, вр. чл. 13, ал. 2,  т. 2 от ЗМГО, като ОТХВЪРЛЯ исканото установяване относно обектите в Приморско 8180, път“Бургас – Царево ІІ“ 99 и Враца 3000, бул.“Васил Кънчов“, на 50 метра от ул.“Георги Апостолов“.   

            ОСЪЖДА, на основание чл. 76, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, „Т.2“ ЕООД, с ЕИК******и със седалище и адрес на управление ***, да преустанови установеното нарушение.

            ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 76, ал. 2, т. 3 от ЗМГО, разгласяване за сметка на „Т.2“ ЕООД на решението на съда в уважената част от исковете  във в.“Труд“ и в.“24 часа“ и БНТ в часови пояс от 8.00 часа до 12.00 часа.    

ОСЪЖДА „Т.2“ ЕООД, с ЕИК******и със седалище и адрес на управление ***, да заплати на „Т.“ АД, с ЕИК ****** и със седалище и адрес на управление ***, сумата от 2 590 лева (две хиляди петстотин и деветдесет лева) разноски по делото, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК.

            Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – гр. София в двуседмичен срок от връчването му на страните.                                                               

 

 

 

                                                                  Съдия: