№ 457
гр. София, 01.07.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ, 3-ТИ ТЪРГОВСКИ, в публично
заседание на тринадесети май през две хиляди двадесет и втора година в
следния състав:
Председател:Теодора Кръстева
Членове:Ивайло Младенов
Светлин Михайлов
при участието на секретаря Росица Й. Вьонг
като разгледа докладваното от Светлин Михайлов Въззивно търговско дело
№ 20221001000146 по описа за 2022 година
Производството е по реда на чл.258 от ГПК.
Образувано е по повод постъпила въззивна жалба от „Лего юрис” А/С, с която
обжалва решение № 261 261 от 20.08.2020 г., постановено по т.д. № 1 430/19 г. по описа на
Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ-13 състав, в частта, в която съдът е
отхвърлил предявения от „Лего юрис“ А/С срещу „ Mар 2000 “ ООД иск по чл. 76, ал. 2 т. 2,
предл. първо ЗМГО (отм.) да заплати сумата от 892.50 лв. - дължима сума от ищеца за
периода от 27.06.2019 г. до 23.07.2019 г. за съхранение на изделия - конструктори в
картонени кутии със серийни (каталожни) номера: 11233 (384 бр.), 11234 (288 бр.), 11166
(840бр.), 11167 (840бр.), 11168 (840бр.), 11169 (756бр.), 11170 (216 бр.), 11184 (720бр.),
11185 (420 бр.), 11186 (504 бр.), 11187 (300 бр.) и 11188 (180 бр.), 11158 (1260 бр.), 11159
(864 бр.), 11161 (300 бр.), 11162 (144 бр.), 11163 (180 бр.), 11165 (72 бр.) и SY965A(360 бр.)
поради нарушение на марка EUTM *********, отхвърлил е предявения от „Лего юрис“ А/С
срещу „Mар 2000“ ООД иск по чл. 76, ал. 1, т. 1 ЗМГО (отм.) за извършено нарушение на
марка EUTM ********* чрез използване на марка EUTM *********; по чл. 76, ал. 1, т. 2
ЗМГО (отм.) за прекратяване нарушението на правата относно марка EUTM *********; по
чл. 76, ал. 1, т. 3 ЗМГО (отм.) обезщетение за пропуснати ползи в резултат на нарушението
относно марка EUTM *********; по чл. 76, ал. 1, т. 4 ЗМГО (отм.) за унищожаване на 11233
(384 бр.), 11234 (288 бр.), 11166 (840 бр.), 11167 (840 бр.), 11168 (840 бр.), 11169 (756 бр.),
11170 (216 бр.), 11184 (720 бр.), 11185 (420 бр.), 11186 (504 бр.), 11187 (300 бр.) и 11188 (180
бр.), 11158 (1260 бр.), 11159 (864 бр.), 11161 (300 бр.), 11162 (144 бр.), 11163 (180 бр.), 11165
1
(72 бр.) и SY965A (360 бр.) поради нарушение на марка EUTM *********; по чл. 76, ал. 2, т.
2 предл. второ ЗМГО (отм.) за сумата 6 000 лв. - необходими средства за унищожаване на
посочената стока; по чл. 76 ал. 2 т. 2 предл. първо ЗМГО (отм.) да заплати сумата от 892.50
лв. - дължима сума от ищеца за съхранение на описаните стоки за периода от 27.06.2019 г.
до 23.07.2019 г.; чл. 76, ал. 2, т. 3 ЗМГО (отм.) за разгласяване на диспозитива, отхвърлил е
предявения от „Лего юрис“ А/С срещу „МАР 2000“ ООД иск по чл. 76 ал. 1 т. 1 ЗМГО (отм.)
за извършено нарушение на търговска марка EUTM ********* посредством използване на
изображението и по чл. 76, ал. 1, т. 2 ЗМГО (отм.) за прекратяване нарушението на
правата относно марка EUTM ********* - забрана за използване на изображението NINJA
по чл. 76, ал. 1, т. 3 ЗМГО (отм.) обезщетение за пропуснати ползи в резултат на
нарушението относно марка EUTM *********; по чл. 76, ал. 1, т. 4 ЗМГО (отм.) за
унищожаване на изделия - конструктори в картонени кутии със серийни (каталожни) номера
съответно: 11158 (1260 бр.), 11159 (864 бр.), 11161 (300 бр.), 11161 (144 бр.), 11163 (180 бр.)
и 11165 (72 бр.) поради нарушение на марка EUTM *********; по чл. 76, ал. 2, т. 2, предл.
второ ЗМГО (отм.) за сумата 6 000 лв. - необходими средства за унищожаване на посочената
стока; по чл. 76, ал. 2, т. 2, предл. първо ЗМГО (отм.) да заплати сумата от 892.50 лв. -
дължима сума от ищеца за съхранение на описаните стоки за периода от 27.06.2019 г. до
23.07.2019 г.; чл. 76 ал. 2 т. 3 ЗМГО (отм.) за разгласяване на диспозитива, отхвърлил е
предявения от „ Лего юрис“ А/С срещу „Мар 2000“ ООД иск по чл. 76 ал. 1 т. 1 ЗМГО (отм.)
за извършено нарушение на търговска марка EUTM ********* посредством използване на
изображението NINJA; по чл. 76, ал. 1, т. 2 ЗМГО (отм.) за прекратяване нарушението на
правата относно марка EUTM ********* - забрана за използване на изображението NINJA
по чл. 76, ал. 1, т. 3 ЗМГО (отм.) обезщетение за пропуснати ползи в резултат на
нарушението относно марка EUTM *********; по чл. 76 ал. 1 т. 4 ЗМГО (отм.) за
унищожаване на изделия - конструктори в картонени кутии със серийни (каталожни) номера
съответно: 11158 (1260 бр.), 11159 (864 бр.), 11161 (300 бр.), 11162 (144 бр.), 11163 (180 бр.)
и 11165 (72 бр.) поради нарушение на марка EUTM *********; по чл. 76, ал. 2, т. 2, предл.
второ ЗМГО (отм.) за сумата 6 000 лв. - необходими средства за унищожаване на посочената
стока; по чл. 76, ал. 2, т. 2, предл. първо ЗМГО (отм.) да заплати сумата от 892.50 лв. -
дължима сума от ищеца за съхранение на описаните стоки за периода от 27.06.2019 г. до
23.07.2019 г.; чл. 76, ал. 2, т. 3 ЗМГО (отм.) за разгласяване на диспозитива.
В жалбата се твърди, че решението в тази част е неправилно, постановено в
нарушение на материалния и процесуалния закон и е необосновано. Твърди, че съдът
неправилно е приел, че ответникът не е осъществил нарушение на правата върху следните
две регистрирани марки на Лего – марка ЕС ********* NINJAGO словна и марка на ЕС
********* NINJAGO комбинирана. Твърди, че въз основа на анализ, извършен от съда
същият е достигнал до наличието на визуално, фонетично и смислово сходство между
конфликтните знаци, но неправилно е приел, че не е налице нарушение. В тази връзка
твърди, че съществува вероятност от объркване на потребителите, която включва
възможност за свързване на знака с марката, която сама по себе си е достатъчна , за да се
приеме, че е налице нарушение. Оспорва извода, че различния шрифт изключва твърдяната
2
висока степен на визуално сходство. Твърди, че съобразно практиката на СЕСИС,
съответните знаци се възприемат обичайно в своята съвкупност, като потребителите рядко
имат възможността да сравняват директно въпросните знаци, а се доверява на
несъвършените изображения, запазили се в паметта му. Инвокира довод, че в практиката си
СЕСИС при сравняване на словна с комбинирана марка доминиращ и отличителен елемент е
словния, а съобразно установен принцип в марковото право, потребителите обикновено
обръщат внимание на началото на марките. Оспорва възприетото от съда приложение на
чл.14, §1, б.“б“ от Регламент 2017/1001 относно марката на ЕС, като твърди, че използвания
от ответника знак NINJA не е описателно указание, ответникът използва знакът NINJA по
начин, който противоречи на добросъвестната търговска практика. В тази връзка твърди, че
въпросът относно добросъвестността на ответника при използването на този знак е ключов
въпрос за преценката дали по отношение на неговото поведение може да се приложи
ограничението да действието на търговските марки. Твърди, че липсва легална дефиниция
на понятието „добросъвестно ползване“ или „ползване в съответствие с почтените
производствени или търговски практики“, но тълкуването му следва да бъде извлечено от
най-близката §1, т.6 от ЗЗК, според която „добросъвестна търговска практика“ са правилата,
определящи пазарното поведение, който произтичат от законите и обичайните търговски
отношения и не нарушават добрите нрави. Цитира развитата концепция в решение СЕС от
17.03.2005 г. по дело С-228/03, като твърди, че приетото в него се отнася и до извършеното
от ответника, което по същество е нарушение на почтената практика. Твърди, че освен
използваните върху кутиите знаци, объркващо сходни с регистрираните марки, но съдържат
сцени, които почти едно-към-едно копират сцените и картините от кутиите на по-рано
оповестените детски конструктори на ищеца. Твърди, че в светлината на представените 36
броя писмени доказателства е очевидно, че в случая чрез цялостния външен вид на
опаковките на процесните стоки не е търсено отличаване, разграничаване от продукта на
конкурента, а тъкмо обратното. С оглед на това твърди, че използването на процесния знак
от ответника е класически пример за използване в противоречие с „почтените практики в
областта на производството и търговията“ Ето защо моли съда да постанови решение, с
което да отмени атакуваното в тази част и вместо него постанови ново, с което да уважи
предявените искове, като претендира и разноски.
Ответникът по тази жалба „Мар 2000“ ООД оспорва същата. Твърди, че
наведените доводи са повторение на тези релевирани в първоинстанционното производство.
Твърди, че съдът е извършил задълбочен анализ и е достигнал до единствено правилния
извод, че следва да се приложи изключението. Моли съда да постанови решение, с което да
потвърди атакуваното в тази част като правилно и законосъобразно и претендира разноски.
С въззивна жалба „Мар 2000“ ООД оспорва решение № 261 261 от
20.08.2020 г., постановено по т.д. № 1 430/19 г. по описа на Софийски градски съд,
Търговско отделение, VІ-13 състав, в частта, в която съдът е признал за установено на
основание чл. 16, ал. 1, т. 1 ЗМГО (отм.) по иска на „Лего юрис“ А/С факта на нарушение на
търговска марка EUTM ********* LEGO - фигуративна, за стоки от клас 28 по Ницското
споразумение относно Международната класификация на стоки и услуги ... Игри, играчки...,
извършено от „Мар 2000“ ООД, чрез поставяне на марка EUTM ********* върху идентични
3
стоки и създадена вероятност за възприемане на стоката като произхождаща от свързано с
„Лего юрис“ А/С предприятие без съгласието на ищеца, осъдил е на основание чл. 76, ал. 1,
т. 2 ЗМГО (отм.) „Мар 2000“ ООД да преустанови нарушението, осъдил е на основание чл.
76, ал. 1, т. 3 ЗМГО (отм.) „Мар 2000“ ООД да заплати на „Лего юрис“ А/С сумата от
36 953.52 лв. - обезщетение под формата на неполучено лицензионно възнаграждение за
ползването, постановил е на основание чл. 26, ал. 1, т. 4 ЗМГО (отм.) унищожаване на
стоките, декларирани с митническа декларация № 19BG002002010399R6/24.06.2019 г. с
получател „Мар 2000“ ООД и задържани в Териториална дирекция Северна Морска на
Агенция „Митници“с разписка за задържане № 01411342/27.06.2019 г. с изключение на
конструктори с каталожен номер 2017-13 - 1080 бр. за сметка на „Мар 2000“ ООД, осъдил е
на основание чл. 76, ал. 2, т. 2, предл. второ ЗМГО (отм.) „Мар 2000“ ООД да заплати на
„Лего юрис“ А/С сумата от 6 000 лв. - необходими средства за унищожаване на изделия -
конструктори в картонени кутии със серийни (каталожни) номера съответно: 11233 (384
бр.), 11234 (288 бр.), 11166 (840 бр.), 11167 (840 бр.), 11168 (840 бр.), 11169 (756 бр.), 11170
(216 бр.), 11184 (720 бр.), 11185 (420 бр.), 11186 (504 бр.), 11187 (300 бр.) и 11188 (180 бр.),
11158 (1260 бр.), 11159 (864 бр.), 11161 (300 бр.), 11162 (144 бр.), 11163 (180 бр.), 11165 (72
бр.) и SY965A (360 бр.) при условие, че „Мар 2000“ ООД не организира и финансира
унищожаването на тази стока под контрола на „Лего юрис“ А/С в двуседмичен срок,
считано то датата на влизане в сила на решението и е постановил на основание чл. 76, ал. 2,
т. 3 ЗМГО (отм.) разгласяване на горния диспозитив в Телевизия „bTV“ в часовия диапазон
19:00 ч. - 20:30 ч. и във всекидневниците: вестник „Труд“ и вестник „24 часа“ за сметка на
„Мар 2000“ ООД.
В жалбата се оспорва извода на съда, че припокриването на квадратната
форма, цвета на фона и съчетанието от цветовете при знака на ответника BELA и по-
ранната марка на ищеца LEGO създава впечатление за общност, която сама по себе си
предполага връзка между различни лица, че тази връзка се засилва от идентичното
оформяне на квадрата - с черен кант, поради което и предвид високата степен на известност
на марката на ищеца на българския пазар е налице вероятност предлаганата от ответника
стока да бъде възприета като произхождаща от свързано с ищеца предприятие. В тази връзка
твърди, че извода на съда се базира на разглеждането на марките като фигуративни, а не се
коментира в пълнота и силно се подценява словесния елемент в двете марки. В тази връзка
твърди, че изслушаната по делото тройна експертиза е обоснова и изяснила, изцяло и в
синхрон с насоките за проверка на марки на ЕС, че наличието на словен елемент е
определящ за съпоставката на сходството. Инвокира доводи относно заключението на
експертизата, като твърди, че съдът неправилно не се е съобразил с него при определянето
на идентичността и сходството на двете марки. Твърди, че по делото е установено
фонетично сходство в изключително ниска степен, както и до смисловото различие на
марките. В тази връзка твърди, че крайното общо впечатление и въздействие върху масовия
потребител е различно и двете марки нямат нищо общо. Оспорва и изводите на съда по
отношение възприемането на предлагана от него марка като произхождаща от свързано с
ищеца предприятие. В тази връзка твърди,че отделен и задълбочен анализ относно степента
на известност на марката на ищеца не е правен, а от друга страна същият би касаел
конкурентното право. Твърди, че сходството трябва да бъде оценено за територията, на
която по-ранната марка е бира защитена. Твърди, че такова искане (висока степен на
известност на българския пазар), водещо до възприемането на марката на ответника като
произхождаща от свързано предприятие не е правено от ищеца, поради което твърди, че не
може да бъде основание за уважаване на иска. Оспорва изводите на съда във връзка с
репутацията на марката на ищеца, като твърди, че такъв довод не е заявен от страна на
ищеца като основание за нарушаване на правата на ответника. Твърди, че извода на съда по
отношение на липсата на спор за съществуването на идентичност между стоките на страните
е необоснован. Твърди, че доколкото стоките са детски играчки, то за това липсва спор, но
4
стоките се различават като съдържание и същност. Твърди, че по делото липсват
доказателства и заявено искане за извършване на преценка на приликата на знака S. Твърди,
че доколкото смята предявеният главен иск за неоснователен, то като неоснователни следва
да се отхвърлят и предявените обективно съединени искове, като в тази връзка поддържа
изложените доводи в отговора на исковата молба. Относно претенцията за пропуснати ползи
твърди, че същата е недоказана, тъй като ищецът не е обосновал правото си да получи
лицензионно възнаграждение. Смята присъденият размер за прекомерен, както и че е
недоказано пропускането на сигурно увеличаване на имуществото на ищеца, в следствие на
осъществявания от ответника внос на стоките. Оспорва и решението в частта за разноските.
Ето защо моли съда да постанови решение, с което да отмени атакуваното решение и вместо
него постанови ново, с което да отхвърли претенциите на ищеца като неоснователни и
недоказани, като претендира и разноски в производството.
Ответникът по тази жалба „Лего юрис“ А/С оспорва подадената въззивна
жалба. Твърди, че решението е правилно и законосъобразно. Твърди, че макар и да не
споделя напълно изводите в решението (наличие от вероятност от объркване на
потребителите) изводът, че чрез използването на знака от ответника е осъществено
нарушение на правата върху марката на ищеца (добрата репутация и идентичността в
предлаганите стоки, липсата на оспорване на известността на марката на ищеца,
припокриването на квадратната форма, цвета на фона и съчетанието на цветовете). По
отношение на твърдението за липса на наведено нарушение на репутацията на марката,
твърди, че същото е неоснователно, тъй като е поискано установяване на нарушението и
съдът се е произнесъл именно по това искане, като е обсъдил всички правнорелевантни
факти. Изводите за това са изведени както от липсата на оспорване, така и от заключението
на двете експертизи, с оглед на което е приел, че не е необходимо да се събират
доказателства относно този факт. Твърди, че съдът правилно е обсъдил различията в
словните елементи,но обосновано е приел, че те не са от значение при преценката за общото
впечатление. Поддържа изводите на съда по отношение на квадратната форма, цвета на
фона и съчетанието, които може и да не са доминиращи, но в резултат на повишената
разпознаваемост на марката като цяло, тези допълнителни елементи са придобили
независима и самостоятелно висока отличителност. Съвпадането на две от буквите
допълнително засилва сходството. Твърди, че несъстоятелен е доводът относно
некредитирането на експертизата. В тази връзка твърди, че съдът е достигнал до правилни
изводи, както и че същият не е длъжен да кредитира заключението на вещите лица. Твърди,
че извода на съда относно вероятността предлаганите от ответника стоки да бъдат
възприети като произхождащи от свързано с ищеца лице. В тази връзка твърди, че съдът
правилно се е позовал на мотивите на от практиката на СЕСИС. Оспорва и наведените
доводи за липса на изследване и необоснованост на изводите на съда по отношение на знака
S. В тази връзка твърди, че преценката за наличието на сходство/вероятност от объркване не
са области, изискващи специални знания каквито съдът не притежава, доколкото той е
напълно способен самостоятелно при обикновен преглед на конфликтните знаци от гледна
точка на средния потребител да приложи емпирични правила, развити в практиката на
СЕСИС и СЕС и да формира изводи в тази връзка. И без експертен анализ е видно
сходството между марките. Оспорва и наведените твърдения по отношение на акцесорните
искове. Моли съда да потвърди атакуваното решение в тази част като правилно и
законосъобразно и претендира разноски.
Съдът след като се съобрази с доводите на страните и обсъди събраните по
делото писмени доказателства, съобразно разпоредбата на чл.235 от ГПК, приема за
установено от фактическа и правна страна следното:
От фактическа страна:
5
Не се спори между страните, а се установява и от обжалваното решение № 261
261 от 20.08.2020 г., постановено по т.д. № 1 430/19 г. по описа на Софийски градски съд,
Търговско отделение, VІ-13 състав, че съдът е признал за установено на основание чл. 16 ал.
1 т. 1 ЗМГО (отм.) по иска на „Лего юрис“ А/С факта на нарушение на търговска марка
EUTM ********* LEGO - фигуративна, за стоки от клас 28 по Ницското споразумение
относно Международната класификация на стоки и услуги ... Игри, играчки..., извършено от
„Мар 2000“ ООД, чрез поставяне на марка EUTM ********* върху идентични стоки и
създадена вероятност за възприемане на стоката като произхождаща от свързано с „Лего
юрис“ А/С предприятие без съгласието на ищеца, осъдил е на основание чл. 76 ал. 1 т. 2
ЗМГО (отм.) „Мар 2000“ ООД да преустанови нарушението, осъдил е на основание чл. 76
ал. 1 т. 3 ЗМГО (отм.) „Мар 2000“ ООД да заплати на „Лего юрис“ А/С сумата от 36 953.52
лв. - обезщетение под формата на неполучено лицензионно възнаграждение за ползването
като е отхвърлил иска за разликата до пълния предявен размер от 75 613 лв., постановил е на
основание чл. 26 ал. 1 т. 4 ЗМГО (отм.) унищожаване на стоките, декларирани с митническа
декларация № 19BG002002010399R6/24.06.2019 г. с получател „Мар 2000“ ООД и
задържани в Териториална дирекция Северна Морска на Агенция „Митници“с разписка за
задържане № 01411342/27.06.2019 г. с изключение на конструктори с каталожен номер
2017-13 – 1 080 бр. за сметка на „Мар 2000“ ООД, осъдил е на основание чл. 76 ал. 2 т. 2
предл. второ ЗМГО (отм.) „Мар 2000“ ООД да заплати на „Лего юрис“ А/С сумата от 6 000
лв. - необходими средства за унищожаване на изделия - конструктори в картонени кутии със
серийни (каталожни) номера съответно: 11233 (384 бр.), 11234 (288 бр.), 11166 (840 бр.),
11167 (840 бр.), 11168 (840 бр.), 11169 (756 бр.), 11170 (216 бр.), 11184 (720 бр.), 11185 (420
бр.), 11186 (504 бр.), 11187 (300 бр.) и 11188 (180 бр.), 11158 (1260 бр.), 11159 (864 бр.),
11161 (300 бр.), 11162 (144 бр.), 11163 (180 бр.), 11165 (72 бр.) и SY965A (360 бр.) при
условие, че „Мар 2000“ ООД не организира и финансира унищожаването на тази стока под
контрола на „Лего юрис“ А/С в двуседмичен срок, считано то датата на влизане в сила на
решението, постановил е на основание чл. 76 ал. 2 т. 3 ЗМГО (отм.) разгласяване на горния
диспозитив в Телевизия „ЬТУ“ в часовия диапазон 19:00 ч. - 20:30 ч. и във всекидневниците:
вестник „Труд“ и вестник „24 часа“ за сметка на „Мар 2000“ ООД, отхвърлил е предявения
от „Лего юрис“ А/С срещу „ Mар 2000 “ ООД иск по чл. 76 ал. 2 т. 2 предл. първо ЗМГО
(отм.) да заплати сумата от 892.50 лв. - дължима сума от ищеца за периода от 27.06.2019 г.
до 23.07.2019 г. за съхранение на изделия - конструктори в картонени кутии със серийни
(каталожни) номера: 11233 (384 бр.), 11234 (288 бр.), 11166 (840 бр.), 11167 (840 бр.),
11168 (840 бр.), 11169 (756 бр.), 11170 (216 бр.), 11184 (720 бр.), 11185 (420 бр.), 11186
(504 бр.), 11187 (300 бр.) и 11188 (180 бр.), 11158 (1260 бр.), 11159 (864 бр.),
11161 (300 бр.), 11162 (144 бр.), 11163 (180 бр.), 11165 (72 бр.) и SY965A (360 бр.) поради
нарушение на марка EUTM *********, отхвърлил е предявения от „Лего юрис“ А/С срещу „
Mар 2000 “ ООД иск по чл. 76 ал. 1 т. 1 ЗМГО (отм.) за извършено нарушение на марка
EUTM ********* чрез използване на марка EUTM *********; по чл. 76 ал. 1 т. 2 ЗМГО
(отм.) за прекратяване нарушението на правата относно марка EUTM *********; по чл. 76
ал. 1 т. 3 ЗМГО (отм.) обезщетение за пропуснати ползи в резултат на нарушението относно
марка EUTM *********; по чл. 76 ал. 1 т. 4 ЗМГО (отм.) за унищожаване на 11233 (384 бр.),
11234 (288 бр.), 11166 (840 бр.), 11167 (840 бр.), 11168 (840 бр.), 11169 (756 бр.), 11170 (216
бр.), 11184 (720 бр.), 11185 (420 бр.), 11186 (504 бр.), 11187 (300 бр.) и 11188 (180 бр.), 11158
(1260 бр.), 11159 (864 бр.), 11161 (300 бр.), 11162 (144 бр.), 11163 (180 бр.), 11165 (72 бр.) и
SY965A (360 бр.) поради нарушение на марка EUTM *********; по чл. 76 ал. 2 т. 2 предл.
втоpо ЗМГО (отм.) за сумата 6 000 лв. - необходими средства за унищожаване на посочената
стока; по чл. 76 ал. 2 т. 2 предл. първо ЗМГО (отм.) да заплати сумата от 892.50 лв. -
дължима сума от ищеца за съхранение на описаните стоки за периода от 27.06.2019 г. до
23.07.2019 г.; чл. 76 ал. 2 т. 3 ЗМГО (отм.) за разгласяване на диспозитива, отхвърлил е
предявения от „Лего юрис“ А/С срещу „Мар 2000“ ООД иск по чл. 76 ал. 1 т. 1 ЗМГО (отм.)
6
за извършено нарушение на търговска марка EUTM ********* посредством използване на
изображението й; по чл. 76 ал. 1 т. 2 ЗМГО (отм.) за прекратяване нарушението на
правата относно марка EUTM ********* - забрана за използване на изображението NINJA
по чл. 76 ал. 1 т. 3 ЗМГО (отм.) обезщетение за пропуснати ползи в резултат на нарушението
относно марка EUTM *********; по чл. 76 ал. 1 т. 4 ЗМГО (отм.) за унищожаване на
изделия - конструктори в картонени кутии със серийни (каталожни) номера съответно:
11158 (1260 бр.), 11159 (864 бр.), 11161 (300 бр.), 11161 (144 бр.), 11163 (180 бр.) и 11165 (72
бр.) поради нарушение на марка EUTM *********; по чл. 76 ал. 2 т. 2 предл. второ ЗМГО
(отм.) за сумата 6 000 лв. - необходими средства за унищожаване на посочената стока; по чл.
76 ал. 2 т. 2 предл. първо ЗМГО (отм.) да заплати сумата от 892.50 лв. - дължима сума от
ищеца за съхранение на описаните стоки за периода от 27.06.2019 г. до 23.07.2019 г.; чл. 76
ал. 2 т. 3 ЗМГО (отм.) за разгласяване на диспозитива, отхвърлил е предявения от „Лего
юрис“ А/С срещу „Мар 2000“ ООД иск по чл. 76 ал. 1 т. 1 ЗМГО (отм.) за извършено
нарушение на търговска марка EUTM ********* посредством използване на изображението
NINJA; по чл. 76 ал. 1 т. 2 ЗМГО (отм.) за прекратяване нарушението на правата относно
марка EUTM ********* - забрана за използване на изображението NINJA по чл. 76 ал. 1 т. 3
ЗМГО (отм.) обезщетение за пропуснати ползи в резултат на нарушението относно марка
EUTM *********; по чл. 76 ал. 1 т. 4 ЗМГО (отм.) за унищожаване на изделия -
конструктори в картонени кутии със серийни (каталожни) номера съответно: 11158 (1260
бр.), 11159 (864 бр.), 11161 (300 бр.), 11162 (144 бр.), 11163 (180 бр.) и 11165 (72 бр.) поради
нарушение на марка EUTM *********; по чл. 76 ал. 2 т. 2 предл. второ ЗМГО (отм.) за
сумата 6 000 лв. - необходими средства за унищожаване на посочената стока; по чл. 76 ал. 2
т. 2 предл. първо ЗМГО (отм.) да заплати сумата от 892.50 лв. - дължима сума от ищеца за
съхранение на описаните стоки за периода от 27.06.2019 г. до 23.07.2019 г.; чл. 76 ал. 2 т. 3
ЗМГО (отм.) за разгласяване на диспозитива, осъдил е на основание чл. 78 ал. 1 ГПК „Мар
2000“ ООД да заплати на „Лего юрис“ А/С сумата от 8 849.57 лв. разноски в производството
пред Софийски градски съд и е осъдил на основание чл. 78 ал. 3 ГПК „Лего юрис“ А/С да
заплати на „Mар 2000“ ООД сумата от 2 817.15 лв.
По делото не се спори, а и доказателствата по делото се установява, че марка
EUTM ********* LEGO - фигуративна е заявена на 01.04.1996 г. и е регистрирана на
09.11.1998 г. на името на ищеца за стоки и услуги, класифицирани съгласно Ницското
споразумение относно Международната класификация на стоки и услуги за целите на
регистрацията на марки от 15 юни 1957 г. (МКСУ) сред които и от клас 28 „Игри, играчки
....“. Видно от заключението на назначената експертиза, марката е със срок на закрила до
01.04.2026 г.
Не се спори по делото, а и от доказателствата се установява, че ответникът е
заявил на 21.11.2016 г., а на 06.03.2017 г. е регистрирана на негово име фигуративна марка
под номер EUTM ********* за стоки и услуги клас МКСУ в това число от клас 28
„...играчки, игри, играчки и новости ...“ BELA.
Не се спори, а се установява и от доказателствата по делото, че на 30.10.2018 г.,
ищецът е заявил и под на 15.03.2019 г. под номер EUTM ********* е регистрирана
фигуративна марка без текст за услуги и стоки от клас 28 по МКСУ в това число „...игри,
играчки ...“.
Не се спори, а от доказателствата по делото се установява, че на 13.01.2014 г.
ищецът е заявил и е регистрирана на негово име на 01.06.2014 г. и словна марка NINJAGO
под номер EUTM ********* за стоки и услуги от клас 28 по МКСУ в това число „...
Играчки, игри..“, както и че притежава и комбинирана марка под номер EUTM ********* за
стоките и услугите от клас 28 по МКСУ в това число „...Играчки, игри...“, заявена на
25.02.2014 г. и регистрирана на 05.07.2014 г. NINJAGO.
Не се спори по делото, а и от доказателства се установява, че ответникът е
7
вносител на стоки, опаковани в картонени кутии с конструктори със серийни (каталожни)
номера: 11233 (384 бр.), 11234 (288 бр.) с указание да са тематично свързани в серия
BATLEADER, кутии с конструктори със серийни номера 11166 (840 бр.), 11167 (840 бр.),
11168 (840 бр.), 11169 (756 бр.), 11170 (216 бр.) от серия MY WORLD, кутии със серийни
номера 11184 (720 бр.), 11185 (420 бр.), 11186 (504 бр.), 11187 (300 бр.) и 11188 (180 бр.) от
серия SPIDER HERO, серийни номера 11158 (1260 бр.), 11159 (864 бр.), 11161 (300 бр.), Ш62
(14^рЛ 1И63 (1180 бр.) и 11165 (72 бр.) от серия под наименование NINJA, отразяват и
регистрираната от ответника марка номер EUTM *********.
Картонени кутии с каталожни номера 2017-13 (с онагледена лицева част със
снимка на л. 83 от делото - 1080 бр.) и SY965A (с онагледена лицева част със снимка на л. 84
от делото - 360 бр.) не отразяват регистрираната търговска марка на ответника.
Страните не спорят, а и вещите лица са единодушни, че процесиите стоки са
идентични с тези, за които са регистрирани марките на ищеца.
От правна страна:
При така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни
изводи:
Видно от обстоятелствената част и петитума на исковата молба са предявени
обективно съединени искове с правно основание чл.76, ал.1 ЗМГО и чл.76, ал.2 от ЗМГО.
С атакуваното решение № 261 261 от 20.08.2020 г., постановено по т.д. № 1
430/19 г. по описа на Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ-13 състав, че съдът е
признал за установено на основание чл. 16 ал. 1 т. 1 ЗМГО (отм.) по иска на „Лего юрис“
А/С факта на нарушение на търговска марка EUTM ********* LEGO - фигуративна, за
стоки от клас 28 по Ницското споразумение относно Международната класификация на
стоки и услуги ... Игри, играчки..., извършено от „Мар 2000“ ООД, чрез поставяне на марка
EUTM ********* върху идентични стоки и създадена вероятност за възприемане на стоката
като произхождаща от свързано с „Лего юрис“ А/С предприятие без съгласието на ищеца,
осъдил е на основание чл. 76 ал. 1 т. 2 ЗМГО (отм.) „Мар 2000“ ООД да преустанови
нарушението, осъдил е на основание чл. 76 ал. 1 т. 3 ЗМГО (отм.) „Мар 2000“ ООД да
заплати на „Лего юрис“ А/С сумата от 36 953.52 лв. - обезщетение под формата на
неполучено лицензионно възнаграждение за ползването като е отхвърлил иска за разликата
до пълния предявен размер от 75 613 лв., постановил е на основание чл. 26 ал. 1 т. 4 ЗМГО
(отм.) унищожаване на стоките, декларирани с митническа декларация №
19BG002002010399R6/24.06.2019 г. с получател „Мар 2000“ ООД и задържани в
Териториална дирекция Северна Морска на Агенция „Митници“с разписка за задържане №
01411342/27.06.2019 г. с изключение на конструктори с каталожен номер 2017-13 – 1 080 бр.
за сметка на „Мар 2000“ ООД, осъдил е на основание чл. 76 ал. 2 т. 2 предл. второ ЗМГО
(отм.) „Мар 2000“ ООД да заплати на „Лего юрис“ А/С сумата от 6 000 лв. - необходими
средства за унищожаване на изделия - конструктори в картонени кутии със серийни
(каталожни) номера съответно: 11233 (384 бр.), 11234 (288 бр.), 11166 (840 бр.), 11167 (840
бр.), 11168 (840 бр.), 11169 (756 бр.), 11170 (216 бр.), 11184 (720 бр.), 11185 (420 бр.), 11186
(504 бр.), 11187 (300 бр.) и 11188 (180 бр.), 11158 (1260 бр.), 11159 (864 бр.), 11161 (300 бр.),
11162 (144 бр.), 11163 (180 бр.), 11165 (72 бр.) и SY965A (360 бр.) при условие, че „Мар
2000“ ООД не организира и финансира унищожаването на тази стока под контрола на „Лего
юрис“ А/С в двуседмичен срок, считано то датата на влизане в сила на решението,
постановил е на основание чл. 76 ал. 2 т. 3 ЗМГО (отм.) разгласяване на горния диспозитив в
Телевизия „ЬТV“ в часовия диапазон 19:00 ч. - 20:30 ч. и във всекидневниците: вестник
„Труд“ и вестник „24 часа“ за сметка на „Мар 2000“ ООД, отхвърлил е предявения от „Лего
юрис“ А/С срещу „ Mар 2000 “ ООД иск по чл. 76 ал. 2 т. 2 предл. първо ЗМГО (отм.) да
заплати сумата от 892.50 лв. - дължима сума от ищеца за периода от 27.06.2019 г. до
23.07.2019 г. за съхранение на изделия - конструктори в картонени кутии със серийни
8
(каталожни) номера: 11233 (384 бр.), 11234 (288 бр.), 11166 (840 бр.), 11167 (840
бр.), 11168 (840 бр.), 11169 (756 бр.), 11170 (216 бр.), 11184 (720 бр.), 11185 (420
бр.), 11186 (504 бр.), 11187 (300 бр.) и 11188 (180 бр.), 11158 (1260 бр.), 11159 (864
бр.), 11161 (300 бр.), 11162 (144 бр.), 11163 (180 бр.), 11165 (72 бр.) и SY965A (360 бр.)
поради нарушение на марка EUTM *********, отхвърлил е предявения от „Лего юрис“ А/С
срещу „ Mар 2000 “ ООД иск по чл. 76 ал. 1 т. 1 ЗМГО (отм.) за извършено нарушение на
марка EUTM ********* чрез използване на марка EUTM *********; по чл. 76 ал. 1 т. 2
ЗМГО (отм.) за прекратяване нарушението на правата относно марка EUTM *********; по
чл. 76 ал. 1 т. 3 ЗМГО (отм.) обезщетение за пропуснати ползи в резултат на нарушението
относно марка EUTM *********; по чл. 76 ал. 1 т. 4 ЗМГО (отм.) за унищожаване на 11233
(384 бр.), 11234 (288 бр.), 11166 (840 бр.), 11167 (840 бр.), 11168 (840 бр.), 11169 (756 бр.),
11170 (216 бр.), 11184 (720 бр.), 11185 (420 бр.), 11186 (504 бр.), 11187 (300 бр.) и 11188 (180
бр.), 11158 (1260 бр.), 11159 (864 бр.), 11161 (300 бр.), 11162 (144 бр.), 11163 (180 бр.), 11165
(72 бр.) и SY965A (360 бр.) поради нарушение на марка EUTM *********; по чл. 76 ал. 2 т. 2
предл. втоуо ЗМГО (отм.) за сумата 6 000 лв. - необходими средства за унищожаване на
посочената стока; по чл. 76 ал. 2 т. 2 предл. първо ЗМГО (отм.) да заплати сумата от 892.50
лв. - дължима сума от ищеца за съхранение на описаните стоки за периода от 27.06.2019 г.
до 23.07.2019 г.; чл. 76 ал. 2 т. 3 ЗМГО (отм.) за разгласяване на диспозитива, отхвърлил е
предявения от „Лего юрис“ А/С срещу „Мар 2000“ ООД иск по чл. 76 ал. 1 т. 1 ЗМГО (отм.)
за извършено нарушение на търговска марка EUTM ********* посредством използване на
изображението й; по чл. 76 ал. 1 т. 2 ЗМГО (отм.) за прекратяване нарушението на правата
относно марка EUTM ********* - забрана за използване на изображението NINJA по чл. 76
ал. 1 т. 3 ЗМГО (отм.) обезщетение за пропуснати ползи в резултат на нарушението относно
марка EUTM *********; по чл. 76 ал. 1 т. 4 ЗМГО (отм.) за унищожаване на изделия -
конструктори в картонени кутии със серийни (каталожни) номера съответно: 11158 (1260
бр.), 11159 (864 бр.), 11161 (300 бр.), 11161 (144 бр.), 11163 (180 бр.) и 11165 (72 бр.) поради
нарушение на марка EUTM *********; по чл. 76 ал. 2 т. 2 предл. второ ЗМГО (отм.) за
сумата 6 000 лв. - необходими средства за унищожаване на посочената стока; по чл. 76 ал. 2
т. 2 предл. първо ЗМГО (отм.) да заплати сумата от 892.50 лв. - дължима сума от ищеца за
съхранение на описаните стоки за периода от 27.06.2019 г. до 23.07.2019 г.; чл. 76 ал. 2 т. 3
ЗМГО (отм.) за разгласяване на диспозитива, отхвърлил е предявения от „Лего юрис“ А/С
срещу „Мар 2000“ ООД иск по чл. 76 ал. 1 т. 1 ЗМГО (отм.) за извършено нарушение на
търговска марка EUTM ********* посредством използване на изображението NINJA; по чл.
76 ал. 1 т. 2 ЗМГО (отм.) за прекратяване нарушението на правата относно марка EUTM
********* - забрана за използване на изображението NINJA по чл. 76 ал. 1 т. 3 ЗМГО (отм.)
обезщетение за пропуснати ползи в резултат на нарушението относно марка EUTM
*********; по чл. 76 ал. 1 т. 4 ЗМГО (отм.) за унищожаване на изделия - конструктори в
картонени кутии със серийни (каталожни) номера съответно: 11158 (1260 бр.), 11159 (864
бр.), 11161 (300 бр.), 11162 (144 бр.), 11163 (180 бр.) и 11165 (72 бр.) поради нарушение на
марка EUTM *********; по чл. 76 ал. 2 т. 2 предл. второ ЗМГО (отм.) за сумата 6 000 лв. -
необходими средства за унищожаване на посочената стока; по чл. 76 ал. 2 т. 2 предл. първо
ЗМГО (отм.) да заплати сумата от 892.50 лв. - дължима сума от ищеца за съхранение на
описаните стоки за периода от 27.06.2019 г. до 23.07.2019 г.; чл. 76 ал. 2 т. 3 ЗМГО (отм.) за
разгласяване на диспозитива., осъдил е на основание чл. 78 ал. 1 ГПК „Мар 2000“ ООД да
заплати на „Лего юрис“ А/С сумата от 8 849.57 лв. разноски в производството пред
Софийски градски съд и е осъдил на основание чл. 78 ал. 3 ГПК „Лего юрис“ А/С да заплати
на „Mар 2000“ ООД сумата от 2 817.15 лв.
По допустимостта и основателността на подадената въззивна жалба от
ищеца „Лего юрис“ А/С:
По отношение на така подадената въззивна жалба съдът намира, че същата е
процесуално допустима, като подадена от лице с представителна власт и в установените от
9
закона срокове. Атакуваното решение в тази част е валидно и допустимо.
В жалбата са релевирани твърдения за незаконосъобразност на атакуваното
решение, свързани с изводите на съда по отношение наличието на сходство и то до степен,
обуславяща вероятност от объркване у релевантния потребител досежно произхода на
внесената от ответника стока. Разгледана по същество, настоящата жалба съдът намира за
неоснователна, по следните съображения:
Съгласно чл. 9 ЗМГО (отм.), който е аналогичен на чл. 2 от Директива
89/104/ЕИО, марката е знак, който е способен да отличава стоките и услугите на едно лице
от тези на други лица и може да бъде представен графично. Функцията на регистрираната
марка според легалната дефиниция на понятието "марка" се изразява в отличителната й
способност по отношение на стоките или услугите с различен произход - да гарантира на
потребителя идентичност на произхода на обозначената с марка стока или услуга, която му
позволява да разграничава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица, без
възможност за объркване на стоките или услугите с различен произход, да гарантира, че
всички стоки или услуги, които носят марката, са създадени под контрола на нейния
притежател, който може да бъде отговорен за тяхното качество. Отличителният характер на
марката е от съществено значение за правилното установяване на произхода на стоките или
услугите от страна на техните потребители. Преценката дали дадена марка притежава
отличителност се извършва в няколко случая: при регистрация на марката, предвид
предвиденото в чл. 11, ал. 1, т. 2 ЗМГО (отм.), съответен на чл. 3, параграф 1, б. "б. " от
Директива 89/104/ЕИО, абсолютно основание за отказ на регистрация; при преценка на
предпоставките за заличаване на марката по чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 11 ЗМГО (отм.),
респективно обявяване на недействителност по чл. 3, параграф 1, б. "б. " от Директива
89/104/ЕИО; при упражняване на правото на притежателя на марката да забрани на всяко
трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак при някоя от
предпоставките на чл. 5, параграф 1 и параграф 2 от Директива 89/104/ЕИО.
Съгласно член 9 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на
Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз Регистрацията на
марка на ЕС предоставя на притежателя изключителни права, като без да се засягат
правата на притежателите, придобити преди датата на подаване на заявката или датата на
приоритета на марката на ЕС, притежателят на марка на ЕС има право да забрани на всяко
трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак за стоки или
услуги, когато: знакът е идентичен с марката на ЕС и е използван за стоки или услуги,
идентични с тези, за които е регистрирана марката на ЕС; знакът е идентичен или сходен с
марката на ЕС и е използван във връзка със стоки или услуги, идентични или сходни със
стоките или услугите, за които е регистрирана марката на ЕС, ако съществува вероятност от
объркване в съзнанието на хората; вероятността от объркване включва възможност за
свързване на знака с марката; знакът е идентичен или сходен с марката на ЕС, независимо
дали е използван за стоки или услуги, които са идентични, сходни или не сходни с тези, за
които е регистрирана марката на ЕС, ако последната се ползва с известност в Съюза и ако
използването без основание на този знак би довело до несправедливо облагодетелстване от
отличителния характер или от репутацията на марката на ЕС или би ги увредило.
10
С нормата на чл. 13 ЗМГО (отм.) е транспонирана разпоредбата на чл. 5,
параграф 1 и параграф 2 от Директива 89/104/ЕИО, при прилагането на чл. 13, ал. 1, т. 2
ЗМГО (отм.) следва да бъде съобразено даденото от Съда на Европейския съюз /СЕС/
задължително тълкуване на чл. 5, параграф 1 от Директива 89/104/ЕИО в редица решения,
постановени по преюдициални запитвания, отправени от различни национални съдилища на
държави-членки, както и в решения на Общия съд, постановени по жалби срещу решения на
Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП).
Съгласно постоянната практика на СЕС вероятността потребителите да повярват,
че съответните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или евентуално
от икономически свързани предприятия представлява вероятност от объркване по смисъла
на разпоредбата на чл. 5, параграф 1 и параграф 2 от Директива 89/104/ЕИО (решение от
22.06.1999 г. по дело С-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, ECLI: EU: C: 1999: 323, т. 17,
решение от 06.10.2005 г. по дело С-120/04, Medion, ECLI: EU: C: 2005: 594, т. 26, решение от
12.06.2007 г. по дело С-334/05, Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и
дизайни (СХВП) срещу Shaker di L. Laudato & C. Sas, ECLI: EU: C: 2007: 333, т. 33). В
изводите по посочените решения е прието, че използването на знак, идентичен или подобен
на марката, който поражда вероятност от объркване в съзнанието на потребителите, засяга
или може да засегне основната функция на марката. В друга група решения (решение от
11.11.1997 г. по дело С-251/95, SABEL, ECLI: EU: C: 1997: 528, т. 22 - т. 26, решение от
06.10.2005 г. по дело С-120/04, Medion, ECLI: EU: C: 2005: 594, т. 23 - т. 32, и цитираната в
тях практика) СЕС е изразил становище, че вероятността от объркване, която включва
вероятност от свързване с по-ранната марка по смисъла на П. Д., следва да бъде тълкувана в
смисъл, че обикновената асоциация, която средният ползвател може да направи между две
марки в резултат на тяхното аналогично семантично съдържание, само по себе си не е
достатъчно да обоснове извод, че е налице вероятност от объркване по смисъла на
Директивата.
Посочил е, че при липса на изложени твърдения относно степента на
отличителност на марката, следва да се приеме, че марката е с нормални отличителни
характеристики. Съгласно константната практика на СЕС преценката дали елемент от
марката има такава отличителност, че да характеризира марката като цяло, е предоставена в
правомощията на сезирания съд и следва да бъде извършена въз основа на материалите по
делото и правилата на логиката и здравия разум.
Вероятността от объркване трябва да бъде преценявана в цялост, като се отчитат
всички фактори, относими към обстоятелствата по конкретното дело. Общата преценка за
визуално, фонетично и концептуално сходство на сравняваните марки трябва да се
извършва въз основа на общото впечатление, което оставят марките, като се отчитат в
частност техните отличителни и доминиращи елементи. Начинът, по който марките се
възприемат от средния потребител на означаваните с тях стоки или услуги, има решаващо
значение за цялостната преценка за вероятност от объркване. СЕС е посочил, че средният
потребител обикновено възприема марката като цяло и не анализира отделните й части и
11
детайли.
В посочените съдебни актове СЕС приема, че знакът може да има отличителен
характер сам по себе си или заради репутацията, която има марката в обществото, както и че
вероятността от объркване е толкова по-голяма, колкото по-отличителен е характерът на по-
ранната марка. Следователно не може да се изключи, че концептуалното сходство,
произтичащо от факта, че две марки използват изображения, които съвпадат по своето
семантично съдържание, би могло да създаде вероятност от объркване в случай, когато по-
ранната марка има определен отличителен характер, или присъщо, или по силата на
известността, с която се радва в обществото. Простото концептуално сходство между
марките не е достатъчно, за да създаде вероятност от объркване.
Въз основа на съображение 10 на Директива 89/104/ЕИО и мотивите на СЕС в
цитираната съдебна практика се налага извод, че един от факторите, които трябва да бъдат
отчетени при оценката на вероятността от объркване и сравнението между регистрираната
марка и използвания от трето лице знак, е познаването на марката на пазара и връзката,
която може да бъде направена от нея със знак, използван от трето лице, а не само
установяването на сходство между марката и знака и между обозначените стоки или услуги.
Отличителността на марката следва, от една страна, да е налице по отношение на стоките
или услугите, за които е регистрирана, и от друга страна, да съществува във възприятията на
средния потребител на тези стоки или услуги, който е сравнително добре информиран,
наблюдателен и внимателен.
В постоянната си практика СЕС последователно приема, че в рамките на
преценката за съществуване на вероятност от объркване оценката на сходство между две
марки не може да се ограничи до отчитане само на един елемент от комбинирана марка и до
сравняването му с друга марка. Напротив, сравнението изисква всяка от съответните марки
да се разглежда в нейната цялост. Това не означава, че общото впечатление, създадено в
паметта на съответните потребители от една, състояща се от няколко елемента, марка, не би
могло да бъде обусловено от един или от няколко от нейните компоненти. Прието е, че за да
се прецени отличителният характер на дадена марка, следва да се извърши обща преценка за
това дали марката е годна в по-голяма или в по-малка степен да установи, че стоките или
услугите, за които е регистрирана, произхождат от определено предприятие и следователно
да ги отличи от стоките и услугите на други предприятия. Изложени са съображения, че
отличителният характер на по-ранната марка е един от факторите, които трябва да се вземат
предвид, за да се прецени вероятността от объркване. Този отличителен характер е само
един от елементите, включени в преценката на съществуваща вероятност от объркване. С
оглед на така направения анализ на практиката на СЕС Върховния касационен съд е
направил извод, представляващ задължителна практика по приложението на разпоредбата
на чл.13, ал.1, т.2 от ЗМГО (отм.), че за да се извърши преценка за вероятност от объркване
на потребителите по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗМГО (отм.), е необходимо да се вземат
предвид следните фактори: отличителният характер на регистрираната марка и нейната
разпознаваемост от потребителите; връзката между регистрираната марка и знака, използван
12
от трето лице; идентичността или сходството между по-рано регистрираната марка и
използвания от трето лице знак; идентичността или сходството между стоките или услугите.
Степента на отличителния характер на марката е от значение, доколкото при по-
отличителен характер на регистрираната марка вероятността от объркване на потребителите
е по-голяма. (вж. решение № 19 от 24.03.2021 г., постановено по т.д. № 2 824/19 г., по описа
на Т.К., ІІ Т.О. на ВКС).
В конкретния случай, видно от заключението на тройната експертиза между
защитените марка на ищеца EUTM ********* NINJAGO комбинирана и EUTM *********
NINJAGO словна и използвания от ответника знак NINJA съществува ниско визуално и
фонетично сходство. Релевантния кръг от потребителите на тези стоки са деца и родители,
вкл. и търговци на детски играчки, които се отнасят с повишено внимание при избора и
трудно биха могли да бъдат заблудени относно качеството и произхода на стоките. Марките
са словни, като тези елементи не могат да бъдат определени като доминиращи, като марките
на ищеца сами за себе си са нормално отличителни и нямат нищо общо с природата или
характеристиките на регистрираните стоки. Те навяват мисъл за обучените японски
наемници, носещи това наименование. Ниската степен на визуално сходство се определя от
разликата в дължината на словата, плътността на надписите, компактността на буквите и
неправилното изписване с кирилично окончание. Ниската степен на фонетично сходство се
определя от различния брой на сричките в двете марки. Извършвайки анализ на смисловото
сходство (въз основа на погрешното изписване на последната буква, както и произхода на
NINJAGO на английски език) вещите лица дават заключение, че не съществува семантично
сходство между стоките на ответника и защитените марки. Твърдят, че общото впечатление,
в неговата цялост е различно, основавайки се на посочената по-горе практика относно
възприятията на средния потребител. С оглед на това вещите лица дават заключение, че не
съществува вероятност от объркване.
Настоящият състав споделя изводите на първоинстанционния съд, че
словният елемент NINJA съставлява утвърдено понятие за герой с подчертано присъствие и
в детските играчки, той има описателен, а не отличителен - специфичен за конкретната
марка ефект. С оглед на това правилно и законосъобразно съдът е приел, че е налице
изключението по чл. 14 nap. 1 б. б) от Регламента, установяващ възможността защитена
марка на ЕС да не дава право на притежателя да забраняване на трети лица да използват в
процеса на търговия знаци или означения, които не са отличителни. В тази връзка съдът
намира, че са неоснователни наведените доводи във въззивната жалба и писмената защита от
ищеца, че използвания от ответника знак не е описателно указание и че не са налице
предпоставките за приложението на изключението. В представеното графично изображение
на стока, предлагана от ответника е видно, че поставеният знак NINJA е поставен наред със
стилизирани фигурки на бойци, както и самолет. Твърдението, че същият представлява
атрактивно лого и има силен визуално въздействие не могат да бъдат споделени.
Доминиращ визуален елемент от същото са изображенията на оръжия (самолет), а
поставеният надпис представлява знак, който е лишен от отличителен характер по
отношение на стоката, която се възприема визуално от средния потребител.
Като неоснователно следва да се възприеме и второто наведено твърдение, че
не е налице другото предвидено условие – използването на знака да е извършено в
съответствие с почтените практики в областта на производството и търговията. В
13
цитираната от ищеца практика, обективирана в решение на СЕС от 17.03.2005 г.,
постановено по дело С-228/03 г. са посочени примери на несъответствие с почтените
практики в областта на производството и търговията, изразяваща си в осъществяване по
начин, който създава впечатление за съществуваща връзка между третото лице и
притежателя на марката, засягане на стойността на марката, чрез извличане на
несправедливо облагодетелстване, води до дискредитира и опетняване на марката, както и в
случай, че третото лице (ответника) представя стоката си като имитация или реплика на
продукта означен с търговската марка. Ищецът твърди, че с оглед шрифта на знака,
имитиращ този на популярната марка, регистрирана от него и в комбинация с имитиращата
марка, за която е прието, че създава впечатление за общност и изображение на фигурки
объркващо сходни с популярните минифигурка на ищеца е налице опит за имитация,
означен с търговската марка, без да е собственик на марката. Това твърдение не следва да се
възприема за основателно, предвид липсата на означаване на стоките с търговската марка на
ищеца. Вероятността от объркване у потребителя по отношение на регистрирана марка на
ищеца номер EUTM ********* и марка на ответника EUTM ********* не обоснова
законосъобразен извод за представяне на стоките като имитация или реплика на продукта и
означен с търговска марка, без да е собственик на същата. Цитираните справки по
отношение на водените дела в СЕСИС, с които е прието наличие на идентичност на
дизайните не обосновава липса на отличителен характер. Ответникът не означава стоките с
марка, която не притежава.
С оглед на изложеното настоящият състав намира, че атакуваното решение в
тази част е правилно и законосъобразно и като такова следва да се потвърди.
По допустимостта и основателността на подадената от ответника „Мар
200“ ООД въззивна жалба:
Жалбата е проц;есуално допустима, като подадена от лице с представителна
власт и в установените от закона срокове. Атакуваното решение в тази част е валидно и
допустимо. В жалбата са наведени твърдения свързани с неправилност на изводите на съда
по отношение на наличието на нарушение на търговските марки на ищеца, поставени върху
идентични стоки и създаваща вероятност за възприемане на стоките,като произхождащи от
свързани с ищеца предприятия без съгласието на ищеца. Така навадените доводи за
незаконосъобразност на атакуваното решение, съдът в настоящия си състав намира за
неоснователни по следните съображения:
В светлината на извършения по-горе преглед на практиката на СЕС
вероятността потребителите да повярват, че съответните стоки или услуги произхождат от
едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия
представлява вероятност от объркване по смисъла на разпоредбата на чл. 5, параграф 1 и
параграф 2 от Директива 89/104/ЕИО. В изводите на цитираните решения е прието, че
използването на знак, идентичен или подобен на марката, който поражда вероятност от
объркване в съзнанието на потребителите, засяга или може да засегне основната функция на
марката да осигури гаранция, че всички стоки и услуги са произведени под контрола на
едно-единствено предприятие, което носи отговорност за тяхното качество (в т.см. решение
по дело С-39/97, С-48/09, и др.). При извършването на преценката относно наличието на
вероятност от объркване по делото са назначени единична и тройна съдебно маркови
експертизи, които са изготвили заключенията си сравнявайки сходството между стоките,
какъвто е статутът на представяния от ответника продукт, сравняване на сходството между
конфликтните знаци. При извършването на оценката вещите лица са взели предвид, че
конфликтните марки са комбинирани, съдържащи както текст, така и имат специфична
форма и цветове. С оглед на това вещите лица са извършили преценка на визуалното,
фонетичното и смисловото сходство на процесните марки.
14
В заключенията си, при извършване на оценка на визуалното сходство вещите
лица стигат до извод, че е налице припокриване в ограждащата текста форма - квадрат,
цвета на фона - светло червен и използваните цветове при представяне на отделните
елементи на знака - бял, черен и жълт, черен кант на червения квадрат, по-отчетлив при
марката на ответника, четирибуквени текстови елементи и съвпадение в местоположението
на буквата „Е“ и различно разположена буква „L“. Твърдят, че извършвайки оценка на
визуалното въздействие, са взели предвид относителната тежест на различните елементи в
знака. С оглед на това правят извод, че съвпаденията касаят неотличителни елементи на
марката на ищеца (форма, цвят на фона и на външния кант), но определят като доминиращ
елемент от марката на ищеца (този, който привлича вниманието), изписаният текст LEGO.
Този текст е изписан със стилизиран шрифт, поради което в голяма степен оказва влияние
върху цялостното възприятие. В сравняваната марка на ответника като доминиращ следва да
се възприема изобразеният в жълто йероглиф и представеният с бели букви с обичаен
шрифт текст - BELA. Безспорно вещите лица твърдят, че макар и еднакви, цветовете в двете
марки са използвани различно, поради което поставят акцент върху текста LEGO при
марката на ищеца, а основния жълт цвят поставя акцент върху йероглифа при марката на
ответника. С оглед на това вещите лица дават заключение (тройната експертиза), че
степента на визуално сходство между знака, отразяващ марката на ищеца и използвания
знак от ответника е ниска.
В заключението си тройната експертиза определя и много ниска степен на
фонетично сходство в знаците, както и за различие в смислов (концептуален) аспект.
Съобразявайки се правилата за изследване отличителния характер, при които определящи
като основно впечатлението, което знакът оставя у „средния потребител“. За този
потребител, практиката и елементарната житейска логика приема за относително осведомен
и в разумни граници наблюдателен и съобразителен при избора на стоки. Направеният
извод е, че графичното оформление на текстовия елемент в марката на ищеца му придава
отличителност, завишена в резултат на популярността на марката на българския пазар. С
оглед на това тройната експертиза дава заключение за липсата на идентичност на
конфликтните марки. Въз основа на тези заключения първоинстанционния съд прави извод
за липса на вероятност от объркване.
В практиката си СЕС последователно приема, че добрата репутация на
търговска марка и идентичността на предлаганите на пазара стоки, налагат да се извърши
преценка относно наличието на опасност от свързване на използвания от ответника знак,
дори в случаите, когато не е налице вероятност от объркване. В тази връзка известността на
марката на ищеца е самостоятелно основание, което влия върху общото възприятие.
Извършвайки оценката, както единичната, така и тройната експертиза категорично заявяват,
че марката на ищеца е придобила висока степен на отличителност, в резултат на
дългогодишното си присъствие на български пазар. Ето защо установените прилики следва
да се разглеждат като такива, сочещи сходство, достатъчно да обоснове облагоделстване от
отличителния характер на марката или нейната репутация. Така установената прилика
(общо визуална) обосновава законосъобразен извод за свързване на марките. В тази връзка
наведените твърдения за незаконосъобразност на решението в тази част са неоснователни.
Установената прилика поражда вероятност от свързване на конфликтните марки, въз основа
на общото впечатление на двете и информативната стойност на вложените в знака негови
отделни елементи. Ето защо макар и двете марки преценени по отделните елементи да не
обосновават фонетично или смислово сходство. Квадратната форма, цвета на фона и
съчетанието на цветовете в марката на ищеца не могат да се определят като самостоятелни
доминиращи елементи, но в резултат на разпознаваемостта на марката на ищеца като
15
отличителност и визуалното покриване им в знака на ответника обосновават извод за
вероятност от объркване, изразена във възможността потребителите да приемат, че стоките
означени с тези знаци, произхождат от икономически свързани лица. С оглед на това
практиката на съдилищата и СЕС последователно приемат, че не е задължително
конфликтните знаци да съвпадат в доминиращите си елементи, за да се приемат за
объркващо сходни. Еднаквия външен вид, цветовото съчетание, разположението на
елементите, структурата и композицията създават възможност от объркване у средния
потребител.
В конкретния случай завишената отличителност на марката на ищеца в
резултат на използването й не е в състояние да занижи вниманието на потребителите, готови
да заплатят по-висока цена, за да закупят по-скъпия конструктор и то до степен,
преодоляваща общото впечатление от доминиращия елемент в знака на ответника - изписан
йероглиф и текст, разграничаващи го еднозначно от доминиращия и привличащ вниманието
словен елемент в марката на ищеца. С оглед на това следва да се приеме, че е налице
вероятност от объркване по смисъла на чл.9, ал.1, б.б от Регламента. Преценката относно
вероятността от объркване не може да се определя само от степента на сходство между
марките и знака (в каквато насока са изводите на първоинстанционния съд), а съдът следва
да извърши преценка колко лесно може да се направи асоциация между знака и марката,
през призмата на разпознаваемостта на марката на пазара. Наличието на пазара на стоки със
сходни знаци нарушава правата на марката, доколкото може да намали нейния отличителен
характер и да застраши нейната основна функция, гарантираща на потребителите произхода
на съответните стоки (решение на СЕС от 10.04.2008 г. по дело С-102/07 г.).
По изложените съображения и предвид съвпадането на крайните изводи,
настоящият състав намира, че атакуваното решение следва да се потвърди в тази част.
По отношение на направените изявления за присъждане на разноски пред
настоящата инстанция съдът намира, че такива не следва да се присъждат. Направените от
страните разноски следва да останат в тежест на страните, така както са направени с оглед
изхода на спора и предвид неоснователността на двете въззивни жалби.
Водим от гореизложеното Софийски апелативен съд
РЕШИ:
ПОТВЪРЖДАВА решение № 261 261 от 20.08.2020 г., постановено по т.д. № 1 430/19 г. по
описа на Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ-13 състав, като правилно и
законосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от
съобщението за изготвянето му до страните пред Върховния касационен съд, при условията
на чл.280 от ГПК.
Председател: _______________________
Членове:
1._______________________
16
2._______________________
17